PROCESO 234-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: Sociedad JEANNE LANVIN. Marca: “OXIGENYANBAL” (mixta). Expediente Interno Nº 2001-00349
01. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 21 de noviembre de 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 6 de febrero de 2006. 1.
Antecedentes 1. Las partes La parte demandante es la sociedad JEANNE LANVIN y la parte demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se considera como tercero interesado a la sociedad JAFER LIMITED. 2. Actos demandados La sociedad JEANNE LANVIN plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: 1.
Resolución No. 21553 de 31 de agosto de 2000, mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro para la marca OXIGENYANBAL (mixta), en la clase 3 Internacional de Niza, a nombre de Jafer Limited, “declarándose infundada la oposición presentada por Jeanne Lanvín (sic)”; 2.
Resolución No. 30790 de 28 de noviembre de 2000 mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión contenida en la Resolución 21553, y concedió el recurso de apelación interpuesto contra dicha Resolución; y, 3. Resolución No. 13776 de 30 de abril de 2001 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, quien resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contendida en la Resolución 21553 antes mencionada, y declaró agotada la vía gubernativa en el correspondiente trámite.
Solicita, adicionalmente, que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia; y, “se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio reconocer el derecho de mi representada a impedir el registro de la marca OXIGEN YANBAL (MIXTA) (sic) con fundamento en la reproducción que dicho signo realiza de la marca OXYGENE de Jeanne Lanvin, lo cual ocasiona riesgo de confusión entre el público consumidor”. 3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: a) “La sociedad Jeanne Lanvin solicitó registro para la marca OXYGENE en clase 3[1] en Colombia en marzo 11 de 1999, solicitud que se tramitó en el expediente 99.014.837 y que culminó con la expedición del registro 233.818 para la marca OXYGENE, registrada para identificar productos de uso personal comprendidos en la clase 3 internacional de Niza, registro vigente hasta mayo 19 de 2010”. b) “Jafer Limited presentó solicitud de registro en febrero 11 de 2000 para la marca OXIGEN YANBAL (MIXTA) (sic) (…) en la clase 3 internacional de Niza, (…)”, se tramitó con el expediente No. 00.008.957 y fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 490 de 27 de marzo siguiente. c) El 11 de mayo de 2000, la sociedad actora presentó observación contra la solicitud de registro de la marca OXIGENYANBAL por considerar que se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al ser similar hasta el punto de crear confusión con la marca previamente solicitada a registro OXYGENE, para distinguir productos de la misma clase. d) El 31 de agosto de 2000 la División de Signos Distintivos expidió la Resolución 21553 mediante la cual concedió el registro de la marca OXIGENYANBAL (mixta) a favor de la sociedad JAFER LIMITED y declaró infundada la observación presentada por la parte actora. e) La actora interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos y confirmaron la Resolución mencionada, declarando agotada la vía gubernativa. b) Demanda JEANNE LANVIN, sociedad constituida conforme a las leyes de Francia, domiciliada en 15 Rue du Faubourg Saint Honore 75008, París, presentó la demanda en contra de las resoluciones mencionadas.
Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes: Manifiesta que “La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio violó las disposiciones marcarias contenidas en el artículo 83 literal a; 81 de la Decisión 344 (hoy artículos 136 literal a, 134, 135 literal b de la Decisión 486), siendo ésta la regulación vigente durante el trámite de registro de la marca, al haber concedido el registro para el signo OXIGEN YANBAL (MIXTA) (sic) en clase 3 a nombre de Jafer Limited, por cuanto el registro de dicho signo reproduce la marca previamente registrada OXYGENE, propiedad de Jeanne Lanvin”.
Fundamenta lo expuesto al señalar que “la sociedad Jeanne Lanvin es solicitante prioritaria de registro para la marca OXYGENE”, la cual fue concedida para identificar productos de la Clase 3, bajo certificado número 233.181, vigente hasta el 19 de mayo de 2010; la marca OXIGENYANBAL (MIXTA) se solicitó y concedió para identificar productos comprendidos en la clase 3, éstos son “perfumería y cosméticos”;
“las marcas enfrentadas se pretenden para exactamente los mismos productos dentro de la clase 3 internacional de Niza, con lo cual se cumple el primer requisito establecido por la causal de irregistrabilidad arriba citada: que las marcas en conflicto se pretendan para los mismos productos”. Afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en un evidente error de hecho al otorgar el registro del signo solicitado porque: El elemento denominativo no está compuesto por una sola palabra, pues la marca consiste en dos palabras diferentes, siendo una de ellas una marca registrada, ello se evidencia en el elemento gráfico de la marca, en el cual las palabras están separadas; el elemento nominativo en la marca impugnada está constituido por la palabra OXYGEN y no OXIGEN YANBAL;
“El elemento caracterizante de la marca impugnada lo constituye la expresión OXYGEN, (…) son precisamente las expresiones diferentes a la marca YANBAL lo que identifica los productos comercializados con dicha marca”. Agrega que las marcas en conflicto son confundibles, “Del estudio de la marca impugnada, es claro que el elemento que prevalece en la marca mixta es el elemento nominativo OXYGEN, por su preponderancia en el conjunto marcario; el hecho de estar destacado y diferenciado y ser el elemento distintivo y característico.
Tal elemento reproduce y es prácticamente idéntico a la marca prioritaria OXYGENE, por lo que su confundibilidad se presume”. Por lo anterior, concluye que “la Administración violó, por falta de aplicación: El artículo 81 de la Decisión 344, por cuanto concedió el registro para un signo que no reúne las características esenciales para ser registrado como marca”, “El artículo 135 literal b de la Decisión 486 que establece como causal de irregistrabilidad los signos que carezcan de distintividad, causal en la que se encuentra incurso el signo OXIGEN YANBAL (sic) acompañado de la etiqueta OXYGEN YANBAL & Diseño, por cuanto reproduce la marca OXYGENE de Jeanne Lanvin, y además cubre los mismos productos identificados con la marca de mi representada en clase 3 internacional de Niza”, “El artículo 136 literal a de la Decisión 486”, por cuanto “El signo impugnado reproduce la marca previamente registrada OXYGENE, y además las marcas en conflicto se encuentran destinadas para identificar los mismos productos en clase 3”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas planteadas por la accionante por cuanto carecen de apoyo jurídico y de sustento legal para que prosperen.
Afirma que “el fundamento legal de los actos administrativos acusados y expedidos por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria”. Manifiesta que “La expresión ‘OXYGENYANBAL’ (sic) clase 3 a contrario de lo que afirma el accionante tiene suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados junto con la expresión OXIGENE (registrada) (sic) es claro que no presentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas que conlleven al público consumidor a error”.
Agrega que “(…) efectuada (sic) el examen conjuntual de las marcas enfrentadas se tiene que entre ‘OXIGENYANBAL’ y ‘OXIGENE’ (sic) no arroja confusión, pues no presentan similitudes ya que cada uno de los signos en controversia posee elementos distintivos de orden gráfico y fonético suficientes que produce una confusión diferente con características propias; adicionalmente las dos expresiones son evocativas de tener dentro del contenido del producto ‘oxigeno’ (sic), y a la expresión ‘OXIGENYANBAL’ la expresión ‘YANBAL’ le otorga suficiente distintividad”.
Concluye indicando que “los actos administrativos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante”. d) Tercero interesado JAFER LIMITED comparece como “impugnante y tercero coadyuvante de la administración” en el proceso y argumenta, por medio de apoderada, que “(…) la marca, al contrario de lo manifestado por el actor, se solicitó como una sola expresión OXIGENYANBAL, y no como dos palabras separadas OXIGEN – YANBAL, según se manifiesta en la acción formulada”.
Señala que “(…) los fundamentos de la acción formulada no tiene (sic) ninguna clase de sustento de derecho o de hecho, dado que se desconoce por parte del actor el carácter inapropiable del término OXYGENE, en razón de que éste resulta de necesaria utilización dentro de los agentes del mercado que abarca los productos de la clase 3 internacional para describir o indicar una cualidad o elemento de sus productos, (…)”.
Manifiesta que “el término registrado como marca por la sociedad Jeanne Lanvin es descriptivo en relación con los productos de la clase tercera de la clasificación internacional, (…) sobre la cual no se puede reclamar un derecho de exclusividad, su titular no puede pretender impedir su uso por parte de terceros que deseen incluirla en sus marcas, aún más si se trata de marcas que identifican productos respecto de los cuales esta es una expresión de necesario uso, (…)”.
Agrega, al respecto, que “El carácter descriptivo de la expresión OXYGENE se corrobora si se tiene en cuenta que este (sic) es el término en idioma francés que traducida al español significa OXIGENO, palabra que designa un elemento químico de necesaria utilización dentro del mercado de los productos de la clase 3 de la clasificación internacional, por lo cual, no obstante estar en idioma extranjero, (…) no le otorga distintividad al signo, por lo que no desaparece su carácter descriptivo”.
Observa que “la raíz del término en francés OXYGENE es casi idéntica a la raíz de su traducción al español OXIGENO, por lo que el término francés, (…) se deberá tomar si se tratara de una palabra en español, la cual resulta de carácter descriptivo para los productos de la clase 3 de la clasificación internacional”. Insiste en que “el término OXIGENO ya sea como sustantivo o como adjetivo (OXIGENADO, OXIGENADA), o en su forma verbal OXIGENACIÓN, es usado de manera general por los comerciantes de los productos de la clase 3 de la clasificación internacional, especialmente aquellos (sic) involucrados en el sector de los cosméticos, en la medida en que éste describe de manera directa y exclusiva la composición química y cualidad de esta clase de productos, los cuales están destinados a la preservación de la vitalidad y frescura del cuerpo o su OXIGENACIÓN (…)”.
Señala que “Lo dicho determina que la sociedad Jeanne Lanvin no pueda pretender un uso de forma exclusiva del término genérico OXYGENE e impedir el registro de marcas que contengan la raíz OXYGEN u OXIGEN, para conformar expresiones simplemente evocativas y por lo tanto susceptibles de registro como marcas, como es el caso de la marca de mi poderdante OXIGENYANBAL”.
Afirma que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio “tuvo en cuenta al analizar la confundibilidad marcaria entre los signos cotejados OXYGENE y OXIGENYANBAL, que una posible confusión entre ambos signos no puede estar basada en el uso común que éstos hacen de la raíz OXYGENE, OXIGEN, u oxigeno (sic), ya que esta (sic) es un (sic) raíz de carácter descriptivo y genérico, de libre uso por parte de todos los comerciantes de los productos de la clase 03 (…)”.
Por lo tanto, manifiesta que la expresión OXYGEN u OXIGEN, no es apropiable para identificar los productos de la clase 3, y la excluye dentro del proceso de comparación marcaria entre marcas que la contengan. Asimismo, manifiesta que “(…) al contener la marca OXIGENYANBAL la marca YANBAL de mi representada, se le ha adicionado un elemento sustancial que el público conoce e identifica, y que elimina de manera definitiva cualquier eventual confundibilidad con la marca del actor, pues contiene un identificador del origen empresarial de la marca”, toda vez que “se le ha incluido el elemento diferenciador que indica el origen empresarial de los productos, origen que el público reconoce y que le permite a la marca que ahora se impugna, hacerla sustancialmente diferente de otras marcas, incluso genéricas (…)”.
Finalmente, manifiesta que “(…) la marca registrada por mi representada es una expresión compuesta, QUE NO SE LIMITA A LA PALABRA OXIGEN (genérica) como amañadamente lo segrega la parte actora; tanto la parte nominativa como la parte figurativa que componen la marca de mi representada incluyen en caracteres destacados y fundamentales, la palabra YANBAL”.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 6 de febrero de 2006. 2. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas Es procedente realizar la interpretación de los artículos solicitados por el consultante, éstos son: 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente para la fecha de presentación de la solicitud de registro de la denominación “OXYGENYANBAL” (mixta), realizada el 11 de febrero de 2000.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”;
( ) Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: Concepto de marca y elementos constitutivos; clases de marcas: denominativas y mixtas; impedimentos para el registro de un signo como marca: la identidad y la semejanza; riesgos de confusión: directa e indirecta; reglas para realizar el cotejo marcario:
1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.[2] Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los distintivos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: -Perceptibilidad, -Distintividad, y -Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
3.2. CLASES DE MARCAS: DENOMINATIVAS Y MIXTAS La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, examinar lo relacionado a las marcas denominativas (denominativas compuestas) y mixtas, por corresponder a las clases a la cual pertenecen los signos en conflicto.
Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquéllos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.
(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP-2001, ya citado).
En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado” (Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta)).
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.[3] Sobre el tema la jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55- IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). También ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión.
3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA: La identidad y la semejanza. Los riesgos de confusión: Directa e Indirecta La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, objeto de la interpretación prejudicial solicitada.
Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[4] Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[5] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.[6] En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
(Proceso 48-IP-2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” de 9 de junio de 2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…” [7] El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[8] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.
“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” [9]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ´disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.[10] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.
Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.
En el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca. Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 3.
No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.
Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2001-00349 01, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 3.- Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. [2] Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.
DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. [3] Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239. [4] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. [8] OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas.
Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. P. 153. [9] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, P. 351 y ss. [10] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.