PROCESO 236-IP-2005 Interpretación prejudicial del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56, 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Actora: Sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: “ORGANIZACIÓN DELI” (mixta). Proceso interno Nº 2002-00097. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres días del mes de marzo del año dos mil seis. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitidos por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibidos en este Tribunal el 23 de noviembre de 2005, referente a los artículos 134, 136, literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El auto de 6 de febrero del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud. 1.
ANTECEDENTES 1.1. Partes La parte demandante es la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. La parte demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso a la sociedad DYVAL S.A., la cual absorbió a la sociedad ORGANIZACIÓN DELI LTDA. 1.2.
Actos demandados La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., por intermedio de apoderado, plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa: Resolución Nº 29730, de 18 de septiembre de 2001, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, por medio de la cual al resolver el recurso de apelación interpuesto, se revocó lo decidido en la Resolución N° 28086, de 22 de diciembre de 1999; y, concedió el registro como marca del signo “ORGANIZACIÓN DELI” (mixta), a favor de la sociedad DYVAL S.A. (la cual absorbió a la sociedad ORGANIZACIÓN DELI LTDA.), para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
La actora solicita, adicionalmente, que como consecuencia de lo anterior, se ordene la cancelación del certificado de registro correspondiente a la marca ORGANIZACIÓN DELI (mixta) para la clase internacional Nº 30; y, se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso. 1.3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, se destacan los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 4 de septiembre de 1989 la sociedad DYVAL S.A. (ORGANIZACIÓN DELI LTDA. absorbida) solicitó el registro del signo “ORGANIZACIÓN DELI” (mixta), para proteger productos comprendidos en la clase internacional Nº 30.[1] - El 31 de marzo de 1989 fue publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta Oficial Nº 458. - Luego de la publicación referida, se formularon tres observaciones: de la sociedad actora ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. como propietaria de la marca D’LISSE, clase 29[2]; la FÁBRICA NACIONAL DE GRASAS S.A. con fundamento en las marcas de su propiedad DELIPAN y DELIPALMA, (clase 29, las dos marcas); la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES, en base a la marca de su propiedad DELIJET, clase 30. - La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 28086, de 22 de diciembre de 1999, en la cual decidió negar el registro para el signo “ORGANIZACIÓN DELI” (mixta), clase 30, por considerar que se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344; y, declaró fundadas la observaciones presentadas por las sociedades ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., FABRICA NACIONAL DE GRASAS S.A. y COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. - La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. presentó un recurso de apelación en contra de la Resolución 28086 mencionada. - El 18 de septiembre de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto por medio de la Resolución Nº 29730, en la cual revocó lo decidido en la Resolución Nº 28086 y concedió el registro solicitado por la sociedad DYVAL S.A. (ORGANIZACIÓN DELI LTDA. absorbida). b) Escrito de demanda La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., constituida de conformidad con las leyes de Colombia, domiciliada en Sopó, Departamento de Cundinamarca, manifiesta, por medio de apoderado, que presentó sus observaciones a la solicitud de registro del signo “ORGANIZACIÓN DELI” (mixta) clase 30, con fundamento en la marca de su propiedad “D’LISSE” que distingue productos de la clase 29; y, señala que interpuso un recurso de apelación frente a la emisión de la resolución N° 28086.
Fundamenta sus pretensiones, afirmando la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que considera que “La marca D’LISSE y la marca ORGANIZACIÓN DELI (mixta) son confundibles, dado que la marca objeto de esta demanda contiene casi en su integridad la marca prioritaria D’LISSE y que una y otra amparan productos estrechamente relacionados respecto de los cuales el uso de la marca cuya nulidad se pretende puede causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca previamente registrada por ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.”.
Señala que, “El acto administrativo acusado hace especial énfasis en el elemento figurativo de la marca acusada como factor de distintividad. Sin embargo, tanto la doctrina como la jurisprudencia han reconocido que en los casos de comparación de marcas nominativas con marcas mixtas debe tomarse como principal elemento de comparación de la marca mixta el que tenga mayor peso dentro del conjunto, y éste, en caso de marcas que distinguen productos de consumo popular que por lo general se piden al tendero por su nombre, es sin duda alguna, el componente nominativo, es decir las palabras.
De poco sirve que la etiqueta del producto esté compuesta por figuras que no van a ser el factor que lleve a una persona a elegir el producto. En el caso en estudio, el componente de más peso en el conjunto es, por las razones expresadas, el nominativo, esto es la palabra DELI, lo que se establece con sólo mirar el diseño de la marca, la cual, se reitera, es fonéticamente semejante, casi idéntica, a la marca D’LISSE de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.”.
Alude la violación del artículo 134 de la misma Decisión porque considera que “Ha quedado plenamente establecido y demostrado en las líneas precedentes que el signo DELI se enmarca en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, toda vez que se asemeja a una marca anteriormente registrada por un tercero (en este caso D’LISSE de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.) para los mismos productos (en este caso para los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional)”.
Considera, así mismo, la violación del artículo 150 de la Decisión 486 arguyendo que “( ) no existe pronunciamiento alguno sobre las oposiciones presentadas contra la solicitud de registro de la marca ORGANIZACIÓN DELI (mixta). La Resolución 29739 del 18 de septiembre de 2001 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, tan sólo se limitó a revocar la decisión contenida en la Resolución 28086 de 1999 y a conceder el registro de la marca solicitada, sin declarar fundadas o infundadas las observaciones presentadas contra la solicitud de registro.”.
Concluye manifestando, en lo principal, que la administración violó directamente, por falta de aplicación, las normas ya citadas de la Decisión 486, al conceder el registro de la marca mixta ORGANIZACIÓN DELI (mixta) “( ) con lo cual se estaría vulnerando lo que se pretende proteger con la normatividad marcaria, esto es la protección al consumidor de ser inducido en error y la protección al titular de derechos marcarios de evitar el registro de marcas semejantes a las por él registradas con anterioridad.
Y finalmente, al no haberse pronunciado sobre las observaciones presentadas a la solicitud del registro de la marca ( )”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.
Se refiere a los requisitos para la registrabilidad de un signo citando jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 14-IP-98, 15-IP-96 y 36-IP-99, y, de otro lado, agrega sobre el cotejo marcario que “En el presente caso se tiene que indudablemente el elemento denominativo es el predominante en las marcas en debate ORGANIZACIÓN DELI (mixta) clase 30 y D’LISSE clase 29”.
Señala que “efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas ORGANIZACIÓN DELI y D’LISSE no arroja confusión pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico, ortográfico y fonético suficientemente distintivos adicionando a ello la diferencia conceptual, tal como lo manifestó oportuna o acertadamente el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.”.
Afirma, en lo sustancial, que “( ) contrariamente a lo argumentado por la parte demandante mi representada la Superintendencia de Industria y Comercio efectuó el correspondiente estudio y examen de registrabilidad de la marca ORGANIZACIÓN DELI clase 30 de conformidad con lo previsto en la norma comunitaria especialmente de lo preceptuado en su artículo 150 y siguiendo los lineamientos expuestos por la jurisprudencia y la doctrina.”.
Concluye argumentando la legalidad del acto administrativo impugnado al decir que “(…) se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter supranacional como aduce la parte demandante”. d) Tercero interesado La sociedad DYVAL S.A. (ORGANIZACIÓN DELI LTDA. absorbida), en su contestación a la demanda propuesta, señaló que se opone “a las pretensiones perseguidas por la demandante entre otras cosas por carecer de fundamento legal”; y, solicita que “se niegue lo reclamado y se condene a la demandante en costas en este proceso”.
Asevera la inexistencia de violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 manifestando que “El demandante alega conexidad entre las marcas ORGANIZACIÓN DELI clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca D’LISSE en la clase 29 de la misma clasificación, simplemente porque en ambas clases los productos amparados son alimentos y de ahí concluye erróneamente que las clases están relacionadas, y además que los productos amparados por ambas clases son de consumo popular, supuestamente de bajo precio, y en cuya selección no se presta un alto grado de atención”.
Indica que “( ) pese a que los productos que ambas marcas protegen recaen sobre alimentos, es de observarse que en una y otra clase el origen de los mismos es diverso; en tanto que la clase 29 protege esencialmente productos de origen animal, así como las legumbres y otros productos hortícolas, la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza busca amparar todos aquellos productos alimenticios de origen vegetal, así como los coadyuvantes destinados a mejorar el gusto de los alimentos; y por consiguiente, el demandante no puede, de manera infundada y en detrimento de mi poderdante, concluir que los bienes o productos de la clase 29 amparados con su marca son similares, o guarden conexidad con los productos de la clase 30, amparados con la marca ORGANIZACIÓN DELI.
Si se llegase a la conclusión de la conexidad entre marcas resultaría entonces, innecesaria la existencia de la clasificación internacional de productos y servicios, y por ende, sería igualmente, innecesaria la aplicación del PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD en el estudio de registrabilidad de una marca”. Con relación a la supuesta violación del artículo 150 de la misma Decisión expresa “En ningún momento la Superintendencia de Industria y Comercio guardó silencio frente a las observaciones presentadas en contra de la solicitud de registro de la marca en comento, pues como se desprende de la parte motiva de la Resolución N° 29730 del 18 de Septiembre de 2001; objeto de la presente demanda, esa entidad dio respuesta a todos los argumentos esgrimidos en el escrito de oposición de la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. ( )”.
Finaliza diciendo que “( ) cabe concluir que la Superintendencia obró conforme a derecho, atendiendo las normas sustanciales y procesales correspondientes.”. Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido formulada con base, según así se expresa, a lo dispuesto por el artículo 61 de la Decisión 184, de 19 de agosto de 1983, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; a pesar de esta imprecisión, la solicitud de interpretación guarda armonía con lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se realiza un informe sucinto de los hechos considerados relevantes y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.
Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo. 2.
Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha requerido de este Organismo, mediante solicitud remitida con oficio Nº 1591, de 7 de octubre de 2005, la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; no obstante, se ha podido verificar, que la solicitud referente al registro del signo ORGANIZACIÓN DELI (mixta) ha sido presentada el 4 de septiembre de 1989, esto es, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Por lo expuesto, este Tribunal considera procedente realizar la interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85, por ser éstas las normas aplicables al caso en controversia. Con relación a la interpretación solicitada del artículo 150 de la Decisión 486, se estima procedente realizarla, tomando en cuenta que la última Resolución administrativa se dictó en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Por otro lado, cabe extender dicha interpretación, de oficio, a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 85 (…) DE LAS MARCAS Requisitos para el registro de marcas “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”.
(…) “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;” ( ) DECISIÓN 486 (…) Del Procedimiento de Registro “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la norma comunitaria en el tiempo; la marca y elementos constitutivos; clases de marcas: denominativa, denominativa compuesta y mixta; impedimentos para el registro de una marca: marcas confundibles, riesgo de confusión: confusión directa e indirecta; la identidad y la semejanza; reglas para realizar el cotejo marcario; procedimiento para el examen de registrabilidad:
3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Órgano Comunitario ha determinado la improcedencia de interpretar los artículos 134, 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común sobre Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344; con apoyo en los cuales se determina que, en materia de derecho sustancial, el régimen aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud.
Este Tribunal ha señalado en su jurisprudencia: “…si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. [3] En este sentido este Tribunal ha sostenido que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.
Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. “Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.” [4] Con base a lo expuesto este Tribunal sostiene finalmente que: “(…) si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal.” [5] La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. La Disposición Transitoria en referencia contempla además la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone la aplicación de la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido, así como a su plazo de vigencia. Por tanto, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectaran por las nuevas regulaciones de tal carácter.
Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.
3.2. LA MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.[6] Elementos constitutivos de una marca Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, los cuales, según el artículo 56 transcrito son: novedad, visibilidad y suficiente distintividad.
En la Decisión 85, la novedad no hace referencia a la falta de utilización anterior del signo como marca, sino a la obligatoriedad de que sea inconfundible con otros signos ya registrados o solicitados. El Tribunal ha manifestado que “La novedad y originalidad, que se exige también a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, son relativas y así lo considera parte de la doctrina. ‘Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original.
Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente’. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño).
Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio” [7] Respecto a la visibilidad, se ha dicho que es el resultado de la necesidad material de que un signo pueda ser apreciado o percibido por el sentido de la vista.
Un signo es visible cuando se concreta en algún medio perceptible por el consumidor a través de dicho sentido; así, son signos visibles, una denominación o palabra, un gráfico, un conjunto de palabras o un conjunto de colores. Estos medios tangibles hacen posible que el público reconozca, distinga y diferencie un signo de otro. Otro requisito indispensable para que un signo pueda constituirse en marca es la distintividad.
Si un signo no tiene la capacidad de distinguir, diferenciar y, de esa manera, localizar o individualizar un producto de una persona de los productos de otra, no cumpliría la función que la marca persigue en el mercado. Un signo que posea los requisitos señalados cumple, según la citada norma, con la función esencial de distinguir o identificar los diferentes productos al evitar, de este modo, que se produzca confusión.
3.3. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, examinar lo relacionado a las marcas denominativas y mixtas, por ser las clases pertenecientes a los signos en conflicto. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en dos subgrupos: las marcas sugestivas que son las que tienen connotación conceptual y evocan ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, las marcas arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que están integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.[8] En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP-2001, ya citado).
En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado.” [9] LA MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. Este tipo de signos, por lo general, estará compuesto por un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.
Sobre este tema el Tribunal ha manifestado: “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.” [10] Al realizar la comparación entre una marca denominativa y una mixta, se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO MARCARIO Las marcas confundibles La confundibilidad es un concepto que ha sido tratado en la Decisión 85, por medio del artículo 58, literales f) y g); resulta pertinente reiterar lo considerado por el Tribunal al referir que, la confusión es entendida como la acción de tomar una cosa por otra, que ésta presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la semejanza entre ellas.
De esta figura se predica que el signo que se proyecte registrar no debe confundirse con una marca debidamente inscrita o previamente solicitada, la cual goza de la protección legal conferida por el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva. El artículo 58, en su literal f), se refiere a la prohibición del registro de marcas confundibles con otras cuyo registro haya sido previamente solicitado o reivindicado; prohíbe consecuentemente, la coexistencia de marcas registradas semejantes o idénticas que lleven a los consumidores a confusión, siempre que se encuentren destinadas a productos o servicios de la misma clase.
Uno de los elementos esenciales de una marca como ya se ha dicho, es la distintividad, sin la cual un signo no puede ser registrado. Esta limitación se hallaba establecida en el artículo 58, que tiene por cometido proteger al consumidor, el que puede ser objeto de confusión al tomar un producto por otro, o adquirir un bien supuestamente originario de un determinado productor sin que esto sea real.
Confusión directa e indirecta El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[11] La identidad y la semejanza El Tribunal ha manifestado que cuando se presenta confusión entre marcas, se induce como consecuencia al público consumidor a incurrir en error, poniendo en peligro su capacidad de elección que es la que le permite adquirir un determinado producto o servicio, y no otro.
Por otra parte, este Organismo ha enfatizado que la confusión puede presentarse respecto de tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, y podría generarse por similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales. Resulta necesario tratar las siguientes características propias de la semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.
Al respecto, el profesor OTAMENDI señala que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[12] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”[13] El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto: Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. [14] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [15]
6. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD En la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículos 63 a 67 se desprendía lo correspondiente al examen de registrabilidad de un signo, observaciones respecto a la solicitud del signo realizadas por parte de la Oficina Nacional Competente, “oposiciones” presentadas por parte de terceros interesados; y, el otorgamiento o denegación de su registro.
En la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en actual vigencia, el artículo 148 establece que en el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas.
La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten tanto la “oposición” como la contestación. Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Al respecto este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.”[16] Se recalca entonces que, de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulten de la presente interpretación, en la aplicación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 al caso concreto.
En salvaguarda del debido proceso y del derecho a la defensa de las partes, la decisión deberá ser motivada, es decir, expresar las razones de hecho y de derecho que hayan inclinado a la Oficina Nacional Competente a pronunciarse en uno u otro sentido. El Tribunal ha dicho a este propósito que “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto”.
(Proceso Nº 04-AN-97, sentencia de 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, de 21 de septiembre de 1998, caso: CONTRACHAPADOS). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.
Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior de conformidad con la Disposición Transitoria de la Decisión 486. En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.
De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de una marca ha sido derogada y reemplazada por otra antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquélla norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2.
Conforme al artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia; se debe considerar, además, que el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la Decisión en mención. 3.
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras, letras o números) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante. 4.
Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca anteriormente registrada o solicitada para productos o servicios o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad, pertenecientes a una misma clase. 5.
La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, y que ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial; y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos. 6.
La Oficina Nacional Competente, hayan sido o no presentadas oposiciones, realizará obligatoriamente el examen de registrabilidad, de manera previa a conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al momento de dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2002-00097, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 30.- Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo. [2] Clase 29.- Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. [3] Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 184-IP-2005, sentencia de 30 de noviembre del 2005; marca: “OCCIDENTE (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.
DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. [7] Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1082 del 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [10] Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”.
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [12] OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. [13] Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [14] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [15] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [16] Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003.
Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.