PROCESO 23-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 88, 103, 120 y la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente interno N° 2003-00264.

Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: “ONDULIT” (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 3 de marzo de 2006. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. Las partes: Demandante: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

B. datos RELEVANTES. 1 Hechos: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante Resolución N° 6690 de 27 de agosto de 1987, concedió el registro de la marca ONDULIT para distinguir productos comprendidos en la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. b. En agosto de 1992, la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. solicitó renovación del registro de la marca ONDULIT. c. La División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución N° 5420 de 30 de diciembre de 1992, concedió la renovación del registro de la marca ONDULIT. d. El 23 de mayo de 2002, la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. solicitó la renovación de la marca ONDULIT, anexando para dicho trámite los pagos de ley, así como la documentación requerida.

Hasta el momento no ha habido pronunciamiento alguno por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, en relación con dicha solicitud. e. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, sin hacer referencia a la solicitud reseñada anteriormente, mediante Resolución N° 30634 de 23 de septiembre de 2002, declaró la caducidad del Certificado de Registro N° 118.421, para la marca ONDULIT, clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza. f. Dentro del término legal la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. g. El Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 38372 de 3 de diciembre de 2002, resolvió el recurso de reposición, confirmando la Resolución N° 30634 y concediendo el recurso de apelación. h. El Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial (e), mediante Resolución N° 93 de 14 de enero de 2003, resolvió el recurso de apelación, confirmado la Resolución N° 30634 de 23 de septiembre de 2002. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que se violaron los artículos 35 y 38 del Código Contencioso Administrativo de Colombia, así como el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por las siguientes razones: a. La declaratoria de caducidad de un registro marcario es una verdadera sanción administrativa, cuando el titular de dicho registro no ha realizado el pago de las tasas correspondientes a la publicación del título, o cuando no realiza la renovación del registro dentro del término señalado en la ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 2591 de 13 de Diciembre de 2000, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b. La referida facultad sancionatoria no era intemporal, ya que estaba sujeta a un término de caducidad, es decir, el contenido en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo: 3 años contados a partir del acto que pudiera ocasionarlas.

Lo anterior significa que la facultad de la administración para decretar la caducidad del registro marcario en cuestión, caducaba el 30 de diciembre de 1995, ya que la Resolución que concedió la renovación del registro había sido expedida el 30 de diciembre de 1992. c. Ni la Decisión 486, ni las normas nacionales que establecen sanciones para el no pago de las tasas, establecen un límite temporal para imposición de las sanciones derivadas del incumplimiento de tal obligación y, por lo tanto, es indispensable recurrir al término de caducidad establecido en el Código Contencioso Administrativo para el ejercicio de la facultad sancionatoria. d. Sería absurdo sostener que la administración puede imponer la sanción consistente en la caducidad del registro marcario en cualquier tiempo, ya que hasta los regímenes sancionatorios más severos prevén la prescripción de las penas o la caducidad de las acciones tendientes a la imposición de las mismas. e. Al resultar improcedente la declaratoria de caducidad del registro, ya que caducó el término legal para el ejercicio de la facultad sancionatoria, surgía necesariamente una sanción para el titular del registro: la imposibilidad de realizar la publicación del mismo. f. Al solicitar formalmente, previo el pago de las tasas establecidas en la ley, la renovación del registro marcario, la administración estaba en la obligación de resolver tal petición, otorgándola o negándola y, por supuesto, teniendo como antecedente para resolver, la petición presentada oportunamente. 3.

La contestación a la demanda. a. Contestación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: • El registro marcario no se otorga sin límite de tiempo, ya que se le impone al titular la obligación de renovar el registro, cumpliendo previamente ciertos requisitos, so pena de perder el derecho otorgado. • El trámite marcario es un trámite especial y, por lo tanto, no puede confundirse la facultad que tiene la Oficina Nacional Competente para declarar la caducidad de un registro marcario, con disposiciones generales que prevén situaciones diferentes. • La caducidad declarada en el asunto en cuestión, de ninguna manera es una sanción, ya que es un modo de extinción del derecho de uso de la marca contra el titular negligente y desinteresado en obtener la renovación del registro de su marca. • Con el Decreto 2591 del 13 de diciembre de 2000, se reglamentó parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en su artículo 25, establece que la Superintendencia de Industria y Comercio, seguirá declarando la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, transferencias, prórrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular, otorgados a partir de la fecha de publicación del Decreto 117 de 1994, cuyo pago no se haya acreditado ante dicha Entidad dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo. • Así mismo, el artículo 25 del Decreto 117 del 14 de enero de 1994, plasmó que la Superintendencia de Industria y Comercio, seguirá declarando la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, transferencias, prórrogas, licencias, cambios de nombre y del domicilio del titular otorgados a partir de la fecha de publicación del citado decreto, cuyo pago no se acreditara ante esta Entidad dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo.

En su segundo inciso estipuló: “Así mismo, se declarará la caducidad de los títulos enunciados en el inciso anterior, concedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de publicación del presente decreto, cuyo pago no se acredite ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto”. • No puede ser aplicable el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo respecto de la figura de la caducidad de que trata la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, reglamentada por el Decreto 2591 de 2000, ya que de ninguna manera la demandante ha cometido infracción, falta o contravención, sea por acción u omisión, contra nuestro ordenamiento jurídico.

La caducidad, en consecuencia, se presentó por no haberse cumplido los requisitos exigidos para su renovación contenidos en normas especiales como son el Decreto 117 de 1994 y el 2591 de 2000. • Transcurrieron 11 meses contados desde el 26 de abril de 1993, fecha en la cual quedó ejecutoriada la Resolución N° 5420 del 30 de diciembre de 1992, hasta el 14 de abril de 1994, último plazo consagrado por el Decreto 117 de 1994, sin que la actora cumpliera con su obligación de pagar las tasas correspondientes para la publicación y el retiro del título de renovación del certificado N° 118421 de la marca ONDULIT. • La Resolución N° 05420 del 30 de diciembre de 1992, en el inciso segundo del artículo segundo de la parte Resolutiva, manifestó: “Previa la cancelación de los derechos que esta actuación cause, entréguese al titular copia de la presente resolución, publíquese en la Gaceta de Propiedad Industrial…” • La Resolución que declara la caducidad de un registro marcario no es más que la oficialización de haberse presentado tal fenómeno por culpa de su titular, y puede ser decretada en cualquier momento, a partir del día siguiente del no cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 25 del Decreto 2591 de 2000.

II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

La norma cuya interpretación se solicita es el artículo 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, considera este Tribunal que la Decisión aplicable es la 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que fue en su vigencia que nació la obligación del pago de las tasas respectivas, por cuanto la solicitud de renovación se presentó en agosto de 1992.

Se interpretarán, en consecuencia los siguientes artículos: 88, 103, 120 y la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISION 313 Artículo 88 “La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro, para solicitar la renovación. Transcurrido dicho plazo cualquier persona podrá solicitar el registro.” Artículo 103 “El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago, de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro Artículo 120 “Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión.” Disposición Transitoria Cuarta “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” IV. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

B. La renovación del registro de marca en el régimen de la Decisión 313. C. La caducidad del registro de marca en el régimen de la Decisión 313. D. Los principios de complemento indispensable y de complementariedad en relación con el régimen de la propiedad industrial. A. AplicaciOn de la norma comunitaria en el tiempo. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.[1] Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectaran por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión”.

(…) “A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.” (Proceso 46-IP-2005.

Interpretación Prejudicial del 28 de abril de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la obligación de pago de las tasas respectivas se generó en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la solicitud de renovación del registro marcario se presentó en agosto de 1992 y la Resolución que concedió dicha renovación quedó ejecutoriada el 19 de abril de 1993.

Esta disposición comunitaria contenía las normas procesales que regulaban la renovación del registro marcario y la caducidad del mismo. b. la renovación del registro de marca en el régimen de la deciSIón 313. de conformidad con la naturaleza temporal del registro marcario, los artículos 88, 89 y 90 de la Decisión 313 consagran las reglas para la renovación del mismo.

En efecto, partiendo de que la duración del registro marcario es de diez años desde la fecha de su concesión, prorrogable por períodos sucesivos de diez años (artículo 87 de la Decisión 313), se establecen las siguientes reglas para la renovación del registro marcario: 1. La renovación procede a petición de parte (titular del registro marcario), mediante solicitud dirigida a la Oficina Nacional Competente. 2.

Se debe realizar dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, o dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha del vencimiento del registro. 3. Si no se realiza en dicho período, se pierde el derecho a la renovación de la marca, su registro caduca, y, en consecuencia, cualquier persona puede solicitar el registro como del signo. 4.

Sin embargo, si la solicitud se presenta después de la oportunidad señalada en el numeral 2, por parte de quien fuera el último titular de la marca, no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada. (Artículo 90 de la Decisión 313). 5. El solicitante puede restringir los productos amparados, ya que si la solicitud de renovación comprende tan sólo una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada, el registro de la marca sólo será renovado en relación con los productos o servicios de que se trate.

En caso contrario la renovación se otorgará en los mismos términos del registro original. (Artículo 89 de la Decisión 313). En relación con lo anterior, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “De la disposición en referencia se desprende que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación oportuna de la solicitud ante la autoridad competente y, en el caso de que dicha solicitud se realice en el plazo de gracia, de la legitimación del peticionante.

La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquélla habrá de limitarse a tales productos o servicios”. (Artículo 89). De denegarse la renovación, a causa del incumplimiento de los requisitos previstos en el citado artículo 88, cabe interpretar que la decisión deberá ser notificada al solicitante en debida forma, y que el plazo para su impugnación comenzará a correr desde que la notificación se haya hecho efectiva.” (Proceso 183-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 16 de marzo de 2005). C. LA CADUCIDAD DEL REGISTRO DE MARCA EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 313. SU NATURALEZA. La caducidad es un modo de extinción del derecho al uso de la marca. Esta posición ha sido reiterada por el Tribunal, entre otras, en las interpretaciones prejudiciales 4-IP-98 del 17 de agosto de 1998 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 375 de 7 de octubre de 1998 y 107-IP-2005 del 28 de septiembre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1262 de 15 de noviembre de 2005.

El artículo 103 de la Decisión 313 consagra dos causales de caducidad del registro marcario, a saber: 1. Cuando el titular no solicite la renovación del registro dentro del término legal, incluido el período de gracia. 2. La falta de pago de las tasas, en los términos establecidos en la legislación nacional del País Miembro. La caducidad opera de pleno de derecho, es decir, de manera automática.

Con relación a las tasas, el País Miembro puede señalar los plazos y forma para el pago, fijar los montos, procedimiento para su cobro, prescripción del derecho de cobro, etc. Por tal motivo, el juez consultante para establecer y calificar la operancia de dicha causal debe remitirse a lo que disponga la legislación interna. En este sentido es que el artículo 120 de la Decisión 313, dispone que “Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión”.

En relación con la caducidad por falta de pago de las tasas, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “En lo que concierne a la causal de caducidad por falta de pago de las tasas, cabe precisar que se trata de las destinadas a retribuir el servicio prestado por el Estado, a través de la oficina nacional competente. A propósito de esta causal, el Tribunal manifiesta que: “…procede interpretar que la remisión que el artículo 103, segundo párrafo, hace a la legislación nacional del País Miembro, en lo relativo a las tasas y a su pago, significa el reconocimiento de la competencia del citado País para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas a ser cobrados por la oficina nacional competente”.

(Proceso 183-IP-2004, Doc. Cit.). El Tribunal ha señalado sobre este particular que “la norma comunitaria se remite a la legislación nacional para que sean los propios Países Miembros los que determinen las tasas que ellos consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos … Estas tasas serán determinadas por la autoridad que señale la legislación interna de cada país. …” (Proceso 109-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº. 660, de 10 de abril de 2001, marca: LA BELLA).

(Proceso 107-IP-2005. Doc. Cit.) D. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Respecto del Ordenamiento Jurídico Comunitario se puede presentar, en relación con el papel del derecho interno de los Países Miembros frente al derecho comunitario, la pregunta: ¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario? Acerca de este cuestionamiento el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo.

En ese sentido ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable que se consagra de la siguiente manera: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial del 17 de marzo de 1995). Bajo este principio es que se dispone en el artículo 118 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo siguiente: “Artículo 118.- Los Países Miembros, en sus respectivas legislaciones nacionales o mediante compromisos adquiridos en el marco de Convenios bilaterales o aquéllos celebrados en el ámbito de organismos internacionales, podrán fortalecer y ampliar los derechos sobre Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión, cuando así lo consideren pertinente.” Lo anterior quiere decir que para que las normas de derecho interno puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias sobre propiedad industrial, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria para su correcta ejecución. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 88 de la Decisión 313, la renovación del registro marcario se debe solicitar ante la Oficina Nacional Competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, o dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro. Si no se realiza en dicho periodo se pierde el derecho a la renovación de la marca, aunque si la solicitud se llegare a presentar después de dicho término por quien fuera el último titular de la marca, no procederán las observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada.

Se debe tener en cuenta que el solicitante de la renovación puede restringir los productos amparados por la marca.

TERCERO: La caducidad es un modo de extinción del derecho al uso de la marca. La caducidad por no solicitar la renovación del registro dentro del término legal, incluido el periodo de gracia, opera de pleno derecho. En relación con la caducidad por falta de pago de las tasas, el juez consultante para establecer y calificar la operancia de dicha causal debe remitirse a lo que disponga la legislación interna.

CUARTO: Para que las normas de derecho interno, de conformidad con el principio del complemento indispensable, puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias sobre propiedad intelectual, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria para su correcta ejecución. No obstante lo anterior, no se autoriza a los Países Miembros para establecer nuevos derechos o modificar los ya existentes y previstos en la citada Decisión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 2003-00264 deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004.