PROCESO Nº 43-IP-2006 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad PAPELES NACIONALES S.A. Caso: signo “SE-K-MAS” Expediente Interno N° 2002-00279. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, cinco de abril del año dos mil seis. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en “El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 22 de febrero de 2006, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “La sociedad PAPELES NACIONALES S.A. … solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, el registro de la marca ‘SE-K- MAS’ para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza”; que “Publicado el extracto, la marca enunciada no tuvo oposición por parte de terceros”; que “… la Superintendente Delegada de la Superintendencia de Industria y Comercio, procedió a realizar el examen de fondo de la marca ‘SE-K-MAS’ lo cual dio como resultado que fuera negada la misma por la citada funcionaria, debido a que consideró que la marca enunciada era descriptiva y por lo tanto irregistrable de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486”; que “Contra la resolución No. 30654 de 25 de septiembre de 2001, dentro del término legal se interpusieron los recursos de reposición y en subsidio de apelación”; que “En respuesta a los recursos antes enunciados, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la resolución No. 41918 de 17 de Diciembre de 2001, por la cual se resolvió el recurso de Reposición interpuesto … confirmando la resolución impugnada No. 30654 de 25 de septiembre de 2001, en todas partes (sic) …”; y que “En respuesta al recurso de apelación interpuesto como subsidiario, el Superintendente Delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó nuevamente la Resolución No. 30654 de 25 de septiembre de 2001 en todas sus partes y declarando con ello agotada la vía gubernativa”.

Del texto de la demanda presentada por el apoderado de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A., se desprende además que “El día 31 de Julio de 2000 mi representada, la Sociedad PAPELES NACIONALES S.A. … solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, el Registro de la Marca ‘SE-K-MAS’ para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la clasificación Internacional de Niza …”. 1.2.

Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora denuncia la violación del artículo 135, literal e, de la Decisión 486, ya que “se le vulneró el derecho a la igualdad, por parte de la Administración en cabeza del Superintendente de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, cuando concedió a otros titulares marcas que evocan algunas características de un producto o al producto mismo o que al mismo tiempo evocan el producto y una característica del mismo, marcas que tienen la misma conformación caprichosa o de fantasía que tiene la marca ‘SE-K-MAS’ ”; que “existen (sic) otra serie de marcas que cumplen con los mismos requisitos que tiene la marca ‘SE-K-MAS’ en cuanto a que son arbitrarias o de fantasía y pese a evocar alguna característica del producto o al producto mismo o designar al mismo tiempo al producto y una característica del mismo, fueron consideradas por la Superintendencia de Industria y Comercio como evocativas y no como descriptivas, lo que dio lugar a que fueran concedidas por la Administración para diferentes titulares como sucede con las marcas INSTAFRESCO, DERMACREM, CUBIHELADOS, LACTICREMA, DIETY, GEL’HADITO, MINI, DURAGAS, RICOGURT, DERMASOF”; que el signo SE-K-MAS “no evoca una característica esencial de los productos enunciados y que además el término ‘SE-K-MAS’ es caprichoso o de fantasía, en cuanto que esta (sic) conformado con una unión de letras arbitrariamente (sic) y separadas por dos rayas, que si bien evoca una cualidad de un producto, no constituye el termino (sic) para designar la citada cualidad, en nuestro idioma”; que “la expresión ‘SE-K-MAS’ evoca una cualidad secundaria de los productos ya enunciados y además de ello, por su conformación se observa que la citada expresión es típicamente caprichosa”; que “el signo ‘SE-K-MAS’ no es descriptivo ni mucho menos un término que por si solo sirve para denotar o describir de forma directa una de las características de los productos que pretende amparar, sino término evocativo, debido a que estos (sic) si dan una idea relacionada con el producto o con sus propiedades, y en ningún momento constituyen el nombre del producto o definen exactamente la cualidad del mismo, lo anterior indica que el término ‘SE-K-MAS’ es una expresión evocativa y por lo tanto susceptible de registro como marca”.

La actora alega en su demanda que “la expresión descriptiva que sería irregistrable sería la expresión castiza SECA MAS, debido a que la misma es utilizada en el comercio para dar a entender una característica de unos productos determinados y NO la expresión ‘SE-K-MAS’ que por ser en su composición caprichosa o de fantasía y tener una conformación arbitraría (sic), es perfectamente registrable”; que “si se observa que la marca ‘SE-K- MAS’ evoca el concepto de ‘secar’, ello no la descalifica para su Registro, debido a que los productos de la clase 16 … como son: Papel higiénico; toallas de papel, para las manos, para el aseo; pañuelos de bolsillo de papel; pañitos de mesa de papel; servilletas de papel, para el aseo; servilletas de papel para tocador; servilletas de mesa de papel; tienen como cualidad esencial el hecho de que sirven para la limpieza, y su cualidad secundaria consiste en el hecho de que sirven para secar, absorber líquidos u otras sustancias, servir para quitar el polvo, etc.”; que “la cualidad de ‘secar’ es una característica secundaria de los productos que se pretenden amparar con la citada marca, ya que como se enunció anteriormente la cualidad esencial o primordial de los productos ya designados es el hecho de que su finalidad es la limpieza y la higiene”; y que “un signo de fantasía como es la expresión ‘SE-K-MAS’, es susceptible de Registro porque evoca una cualidad o calidad secundaria de los productos ya enunciados, más (sic) NO la cualidad esencial o primordial de los mismos”. 2.

Contestación a la demanda En su escrito de contestación, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio argumenta que “Es claro e inequívoco que la Decisión 486 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial era aplicable válida y legalmente con respecto a los actos administrativos acusados, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas, a la fecha de expedición de este acto administrativo”; que “en el caso que nos ocupa la marca ‘SEK- MAS’ (sic) además de no reunir los requisitos marcarios establecidos, es evidente que, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 135 literal e) (sic) de la Decisión 486 … toda vez que describe en forma directa e indirecta las características de los productos que pretende amparar como es la propiedad de secar inherente a elementos tales como los secantes, así como las servilletas y toallas de papel entre otros”; que SE-K-MAS “es una expresión genérica, teniendo en cuenta que describe (sic) en forma directa e indirecta la propiedad, las características, cualidades o efectos de los productos comprendidos en la clase 16 de la nomenclatura vigente y por lo tanto, le es aplicable la causal de irregistrabilidad antes descrita”; que “la expresión ‘SE-K-MAS’ término que representa fonéticamente la palabra SECAMAS para distinguir para distinguir (sic) papel higiénico, toallas de papel, para las manos, para el aseo, pañuelos de bolsillo de papel, pañitos de mesa de papel, servilletas de papel para tocador, servilletas de mesa de papel, manteles de papel, bolsas de papel o de materias plásticas, entre otros, productos comprendidos en la clase 16, existen elementos que no le aportan distintividad diferenciándola de los demás productos y que la hacen susceptible de registro marcario, además de ello, describe de manera directa las características de producto, no siendo apropiable por el solicitante en detrimento de los demás competidores”; y que “la marca ‘SE-K- MAS’ no es distintiva y por lo tanto no es distintiva para ser registrada como marca por la oficina nacional competente … en consecuencia, los actos administrativos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante”.

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicita es la prevista en “El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”; Que, de conformidad con la disposición establecida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con las previstas en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico comunitario; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 98 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la vigencia de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, ya que la solicitud de registro como marca del signo “SE-K- MAS” fue presentada el 31 de julio de 2000, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, interpretar de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, es decir, los artículos 81 y 82, literal d, de la citada Decisión 344, en lugar de la disposición sometida a consulta, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyos textos son del tenor siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

( )”. Decisión 486 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo I.I. Régimen aplicable a la solicitud de registro de un signo como marca En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. En materia de propiedad industrial, el régimen común se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, puesto que, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha venido regulando el supuesto de los derechos de propiedad industrial que hubiesen sido válidamente concedidos de conformidad con la norma vigente para la fecha de su otorgamiento, y ha establecido que, en tal caso, los derechos citados subsistirán por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de tales derechos deberán adecuarse a lo previsto en la Decisión citada.

Ahora bien, en el supuesto del derecho que se constituye con el registro del signo como marca, su otorgamiento válido presupone, por virtud del principio de irretroactividad, que el signo haya cumplido con los requisitos previstos en la norma sustancial vigente para la fecha de la formulación de la solicitud, y que, en consecuencia, no haya incurrido en las prohibiciones allí contempladas.

El Tribunal ha señalado sobre el particular que “en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho …” (Sentencia dictada en el expediente N° 145-IP- 2003, del 18 de febrero de 2004, publicada en la G.O.A.C. N° 1047, del 31 de marzo del mismo año, caso “XAPRILA”).

En el caso de autos, del expediente administrativo se desprende que la solicitud de registro como marca del signo SE-K-MAS fue formulada el 31 de julio de 2000, por lo que procede interpretar que la norma sustancial aplicable, en lo que concierne al cumplimiento de los requisitos de registro del signo, ha de ser la vigente para la fecha de la solicitud mencionada, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

I.II. Régimen aplicable al procedimiento de registro del signo La norma procesal del régimen común tampoco surte efectos retroactivos y, por tanto, la norma procesal posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, al procedimiento ya cumplido bajo la vigencia de la norma anterior. Ahora bien, en el supuesto de que, encontrándose el procedimiento de registro del signo por iniciarse o en curso, se dicte una nueva norma procesal en el régimen común, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento por iniciarse y, en cuanto al procedimiento en curso, se aplicará a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

El Tribunal ha declarado a este propósito que “la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido” (Sentencia dictada en el expediente N° 62-IP- 2004, del 7 de julio de 2004, publicada en la G.O.A.C. N° 1109, del 26 de agosto del mismo año, caso “DERBY”). En el caso de autos, la solicitud de registro como marca del signo SE-K-MAS fue realizada el 31 de julio de 2000, y el otorgamiento del derecho fue finalmente confirmado el 29 de enero de 2002, por lo que debe entenderse que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena rigió la actividad procesal cumplida hasta el 30 de noviembre de 2000, mientras que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina rigió la cumplida a partir del 1° de diciembre de 2000, fecha de entrada en vigencia de esta última Decisión (artículo 274).

II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

El Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Del artículo 81 se desprende pues, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple con los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. III. De los signos genéricos y descriptivos Se entiende por denominación genérica la que designa exclusivamente el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio.

La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro. Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto o servicio que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte.

Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de servicios o productos, pero no constituirla en relación con otro. Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca.

El Tribunal ha manifestado a este respecto que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar “al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo ” (Sentencia dictada en el expediente Nº 12-IP-95, del 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”), y que: “ en el campo doctrinal las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio.

Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia” (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-89, del 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”).

Finalmente, a propósito de los signos genéricos, el Tribunal ha establecido que “ para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal d, del artículo 82 de la Decisión 344 (Sentencia dictada en el expediente Nº 07-IP-2001, del 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, del 11 de abril del mismo año, caso “LASER”, criterio reiterado en las sentencias de los expedientes N° 02-IP-89 y 12-IP-95, ya citadas).

Hay que tener presente pues que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto en exclusiva por indicaciones genéricas o no distintivas. Por tanto, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente genéricas.

Por su parte, el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 82, literal d, de la Decisión 344, no podrá ser registrado.

El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio “ habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Sentencias dictadas en los expedientes Nos. 03-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de 1995, caso “TUTTI FRUTI S.A.”; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril de 1997, caso “EXCLUSIVA”).

En resumen, se trata de determinar si el público consumidor o usuario percibe, por intermedio del signo, una relación directa con la designación del producto o servicio de que se trate, o con una de sus características relevantes. Importa destacar a este propósito que “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege … Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio” (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”).

Hay que tener presente asimismo que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto en exclusiva por indicaciones descriptivas o no distintivas. Por tanto, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas.

El Tribunal se ha manifestado sobre este punto al interpretar el artículo 82, literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en los términos siguientes: “un signo consistente ‘exclusivamente’ de elementos propiamente genéricos o descriptivos pueden constituir marca sí el conjunto marcario o su combinación resulta distintivo.

Esta posibilidad se encuentra configurada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 cuando emplea el término ‘exclusivamente’ al referirse a las marcas descriptivas” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 265, del 16 de mayo de 1997, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”). IV. De los signos evocativos y de fantasía En el ámbito de los signos denominativos, el signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha declarado a este respecto que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio” (Sentencia dictada en el expediente N° 20- IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”).

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del genérico, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. Por su parte, las denominaciones de fantasía, a juicio del Tribunal, “… implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16- IP-98, publicada en la G.O.A.C. Nº 398, del 22 de diciembre de 1998, caso “SALTIN etiqueta”).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho. 2º En el supuesto de que, encontrándose un procedimiento de registro por iniciarse o en curso, se dicte una nueva norma procesal en el régimen común de propiedad industrial, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento por iniciarse y, en cuanto al procedimiento en curso, se aplicará a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. 3° En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 4° El signo genérico no es susceptible de registro como marca, a menos que se halle conformado por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que la palabra, frase o leyenda pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. 5° El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita a informar al consumidor o al usuario exclusivamente acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.

Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio, o de una de sus características relevantes, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. Si una o varias indicaciones otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas. 6° En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

A diferencia del descriptivo, el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA