PROCESO Nº 27-IP-2006 Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 88, 103, 119, 120 y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: “CANALETA 90”.

Proceso Interno N° 2003-00258. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de abril del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitidos por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero doctor Rafael E. Ostau Lafont de Pianeta, y recibidos en este Tribunal el 30 de enero del 2006, referente al artículo 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El auto de 24 de marzo de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes La parte demandante es la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. La parte demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2. Actos demandados La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., mediante apoderado, solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones Administrativas: 1.

Resolución Nº 30624, de 23 de septiembre de 2002, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante la cual se declaró la caducidad del título correspondiente al certificado de registro de la marca “CANALETA 90”, para distinguir productos de la clase 6 de la Clasificación Internacional de propiedad de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. 2.

Resolución Nº 38349, de 28 de noviembre de 2002, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual decidió el recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión adoptada en la Resolución Nº 30624, de 23 de septiembre de 2002; y, se confirmó la caducidad del título correspondiente a la marca “CANALETA 90”. 3.

Resolución Nº 42436, de 27 de diciembre de 2002, proferida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E) de la aludida Superintendencia, por medio de la cual decidió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 30624; y, se confirmó la caducidad del título correspondiente a la marca “CANALETA 90”. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicita que: (i) se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio reconocer los derechos que tiene sobre la marca “CANALETA 90”, clase 6, los cuales le fueron conferidos mediante Resolución Nº 4608, de 24 de agosto de 1987 proferida por la División de Propiedad Industrial de ese entonces; y a la que le asignaron el certificado de registro número 118.439; posteriormente le fue renovado su registro mediante la Resolución Nº 5407 del 30 de diciembre de 1992, a favor de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., con vigencia hasta el 27 de agosto del 2002;

(ii) se ordene a la División de Signos Distintivos conceder a favor de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. la renovación del certificado de registro número 118.439 correspondiente a la marca “CANALETA 90”, clase 6, solicitada el 23 de mayo de 2002; (iii) se ordene a la División de Signos Distintivos, que dentro de los 30 días siguientes a la comunicación del fallo en este proceso, adopte las medidas necesarias para su cumplimiento;

(iv) se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte dentro del proceso. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, se destacan los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 24 de agosto de 1987, mediante Resolución Nº 4608, la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. obtuvo el registro del signo “CANALETA 90”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza[1]. - A la marca le fue asignado el Certificado de Registro Número 118.439, con vigencia hasta el día 24 de Agosto de 1.992. - La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., dentro del término previsto, solicitó la renovación del registro de la marca CANALETA 90, anexando para efectos de dicho trámite un recibo de pago por el valor de $66.000.00, por el cual se fijaron las tasas para la tramitación de los procesos relacionados con la propiedad industrial. - El 30 de diciembre de 1992, mediante Resolución Nº 5407, la sociedad obtuvo la primera renovación de la marca “CANALETA 90”. - El trámite fue renumerado y quedó identificado bajo el expediente número 365.029.

El certificado de la marca siguió siendo el mismo, es decir, el 118.439, con vigencia hasta el día 24 de Agosto del año 2.002. - El 23 de mayo de 2002, estando dentro del tiempo previsto para ese propósito, ETERNIT COLOMBIANA S.A. solicitó una segunda renovación del registro de la aludida marca. - El 23 de septiembre de 2002, mediante Resolución Nº 30624, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, sin pronunciamiento previo alguno, declaró la caducidad del título o Certificado de Registro Nº 118.439, de la marca CANALETA 90. - La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., dentro del término legal respectivo, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra de la resolución Nº 30624. - El 28 de noviembre de 2002 la misma Dependencia resolvió el recurso de reposición, por medio de la Resolución Nº 38349, por la cual confirmó la resolución inicial y concedió de manera subsidiaria el recurso de apelación. - El 27 de diciembre de 2002, mediante la Resolución Nº 42436, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E) resolvió el recurso de apelación, confirmando lo decidido en la Resolución Nº 30624 y declaró agotada la vía gubernativa. b) Escrito de demanda La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., constituida de conformidad con las leyes de la República de Colombia en su demanda sostiene que en cuanto a las normas violadas “El acto acusado se expidió en forma irregular y con violación de los derechos de defensa y al debido proceso de que es titular la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A.”.

Indica que “Al expedir la Resolución Número 30624 del 23 de Septiembre de 2002, se desconoció el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, que establece el término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración”. Manifiesta que “la declaratoria de caducidad del registro priva a su titular del ejercicio del derecho que le había sido reconocido y amparado por la administración, e implica la pérdida de una situación de favorabilidad que tenía su origen en un acto administrativo, lo que necesariamente nos lleva a concluir que estamos frente a una típica sanción rescisoria de una (sic) acto administrativo favorable”.

Observa que “la imposición de la sanción consistente en la declaratoria de caducidad del registro, debía imponerse observando, de una parte, el incumplimiento de la obligación del administrado consistente en el pago de las tasas, es decir, verificando la ocurrencia de los supuestos de hecho que daban lugar a la aplicación de la sanción, y de otra, el límite temporal impuesto por la ley para la aplicación de la sanción”.

Expresa que “esto significa que la facultad de la administración para decretar la caducidad del registro marcario en cuestión, caducaba a los tres (3) años de su expedición, para el caso concreto, el 30 de Diciembre de 1995 pues la resolución que concedió la renovación del registro había sido expedida el 30 de Diciembre de 1992”. Argumenta que “Resultaría absurdo sostener que la administración puede imponer la sanción consistente en la caducidad del registro marcario en cualquier tiempo, pues hasta los regímenes sancionatorios más severos prevén la prescripción de las penas o la caducidad de las acciones tendentes a la imposición de las mismas, tal como ocurre en materia tributaria, financiera, bursátil, ambiental, etc.”.

Continúa indicando que “De hacer carrera la insólita tesis de la Superintendencia de Industria y Comercio de que puede ejercerse la facultad sancionatoria de la administración en cualquier tiempo, estaríamos frente al único régimen sancionatorio imprescriptible contenido en nuestro ordenamiento positivo”. “Al resultar improcedente la declaratoria de caducidad del registro, por haber caducado el término legal para el ejercicio de la facultad sancionatoria, surgía necesariamente una sanción para el titular del registro: la imposibilidad de realizar la publicación del mismo, con las consecuencias que tal hecho generaría para la adecuada defensa de sus derechos marcarios.

Esta era la única sanción que podía generarse luego de no haberse decretado en forma oportuna la caducidad del registro. Se trata, pues, de una sanción que opera por el simple incumplimiento de la obligación y que priva al afectado del derecho a la publicación, más (sic) no de los derechos sobre el registro”. La actora manifiesta, asimismo, la violación del artículo 29 de la Constitución Nacional, observando “que la imposición de la sanción consistente en la declaratoria de caducidad del registro correspondiente a la marca CANALETA 90, Clase 6 de la Clasificación Internacional, de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. por fuera del límite temporal otorgado a la administración para el ejercicio de su facultad sancionatoria en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, vulnera el debido proceso de mi representada, al convertirse en una clara extralimitación de funciones por parte de la administración, pues como se ha demostrado, la facultad para decretar la caducidad de la marca en cuestión había caducado el 30 de diciembre de 1995, y sin embargo la sanción fue impuesta el 23 de Septiembre de 2002, es decir casi siete (7) años después”.

En cuanto a la supuesta violación del artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, indica que “la Superintendencia de Industria y Comercio adoptó la decisión que por esta vía se controvierte, sin brindarle a mi representada la posibilidad de ejercer adecuadamente el derecho de defensa al no permitirle la posibilidad de expresar su posición en torno a la improcedencia de la aplicación de las sanciones finalmente impuestas”.

Sostiene que “Es obvio que la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. tenía argumentos suficientes para defender la procedencia de la renovación, argumentos que no pudo exponer ante la administración por habérsele impedido su exposición en el momento oportuno, (…), esto es, durante el trámite que debió surtirse antes de imponer la sanción”. Afirma que “Al solicitar formalmente, y previo el pago de las tasas establecidas en la ley, la renovación del registro marcario, la administración estaba en la obligación de resolver tal petición, otorgándola o negándola, y, por supuesto, teniendo como antecedente para resolver, la petición presentada oportunamente”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas planteadas por la accionante en contra de la Nación, Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Sobre la presunta violación de los artículos 38 y 35 del Código Contencioso Administrativo y 29 de la Constitución Política observa que “Es pertinente señalar que el trámite marcario es un tramite (sic) especial que cuenta con normas de dicho carácter, en este sentido es claro que no puede confundirse, la facultad que tiene la oficina nacional competente en el caso de Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio para declarar la caducidad de un registro marcario el cuando (sic) se opera alguna de las causales para que la ley contempla (sic) y sean advertidas por la oficina nacional competente, con disposiciones general (sic) que proveen (sic) situaciones diferentes”.

Indica que “No puede ser aplicable el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo respecto a la figura de la caducidad de que trata la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…) por cuanto de ninguna manera la actora, titular del certificado no. (sic) 118423 de la marca CANALETA 90, no ha cometido infracción, falta o contravención sea por acción o por omisión en contra de nuestro ordenamiento jurídico (…)”.

Aduce que la caducidad se presentó de pleno derecho desde el día 26 de abril de 1993, al respecto, observa que a la actora, “se le notificó personalmente de la resolución no. (sic) 5407 del 30 de diciembre de 1992, el día 19 de abril de 1993, quedando ejecutoriada la citada resolución el día 26 de abril de 1993. Es decir que transcurrieron más de (11) once meses contados entre el 26 de abril de 1993 y 14 de abril de 1994 ultimo (sic) plazo consagrado en el decreto 117 de 1994, para el pago de los titulos (sic) de renovación concedios (sic) entre el 8 de abril de 1992 y el 14 de enero de 1994, sin que la actora cumpliera con su obligación de pagar las tasas correspondientes para la publicación y el retiro del título de renovación del certificado no. (sic) 118439 de la marca CANALETA 90, que distinguía productos de la clase 6 internacional, obligación que hasta la fecha nunca se cumplió”.

“Por lo tanto la caducidad declarada (…) de ninguna manera es una sanción como lo pretende hacer ver la parte actora, ya que por el contrario es un modo de extinción del derecho al uso de la marca, en contra del titular negligente y desinteresado por obtener el uso de su marca”. Adicionalmente afirma que “la caducidad como perdida (sic) del derecho al registro marcario en contra de su titular, tiene su fuente en una norma de caracter (sic) supranacional y no nacional, contenida en el artículo 174 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo tanto es desde allí donde proviene su origen, así como en el decreto 2591 de 2000, por el cual se reglamentó la decisión 486, (…)”.

Asimismo, manifiesta que “De ninguna manera mi representada la Superintendencia de Industria y Comercio, violo (sic) el artículo 29 de nuestra Constitución Política, referido al debido proceso en contra de la sociedad actora”. Al respecto señala que “dio pleno cumplimiento a todas las formalidades y procedimientos administrativos establecidos en nuestro ordenamiento Supranacional y Nacional, para proteger el debido proceso de la sociedad actora para la renovación del certificado no. (sic) 118439 de la marca CANALETA 90, que distinguía productos de la clase 6 internacional, y que la caducidad oficializada se generó por la negligencia y desinterés de la sociedad actora para mantener el uso del derecho marcario en su momento renovado”.

Sobre la presunta violación del artículo 35 del Código Contencioso Administrativo señala que “precisamente en la resolución no. (sic) 30624 del 23 de septiembre de 2002, se oficializa y notifica a la sociedad actora de la caducidad de ese periodo (sic) de vigencia, por el no pago de las tasas correspondientes”; y, que “en relación a la solicitud de renovación presentada el día 23 de mayo de 2002, para el periodo (sic) comprendido entre el 24 de agosto de 2002, hasta el 24 de agosto de 2012, será resuelta mediante el acto administrativo correspondiente”.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido formulada con base a lo dispuesto por el artículo 123 del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; a pesar de esta imprecisión, la solicitud guarda armonía con lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Organismo, pues, en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se realiza un informe sucinto de los hechos considerados relevantes y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo. 2.

Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha requerido de este Organismo, mediante solicitud remitida con oficio Nº 0006, de 11 de enero de 2006, la interpretación prejudicial del artículo 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Una vez examinada la aplicabilidad de la norma sometida a consulta, el Tribunal estima, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, que procede la interpretación de oficio de los artículos 88, 103, 119 y 120 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Cuarta de la misma Decisión, toda vez que la caducidad del registro del signo fue declarada con motivo de la falta de pago de un servicio correspondiente a la primera renovación de dicho registro, acordada ésta el 30 de diciembre de 1992, sobre la base de una solicitud efectuada en agosto del mismo año. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 313 (…) “Artículo 88.- La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro, para solicitar la renovación. Transcurrido dicho plazo cualquier persona podrá solicitar el registro”. (…) “Artículo 103.- El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro”.

(…) “Artículo 119.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”. (…) “Artículo 120.- Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión”.

(…) DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la norma comunitaria en el tiempo; la renovación y caducidad de un registro marcario; el principio de complemento indispensable:

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, por cuanto, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), estableció que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue concedido.

La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya, asimismo, en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos válidamente concedidos.

La nueva normativa, en el ámbito procesal, se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que se encuentran en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. En este sentido este Tribunal ha sostenido que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. “Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos”. [2] En el caso de autos se observa que, si bien la actora demandó la nulidad de las Resoluciones Nos. 30624, 38349 y 42436 dictadas en el curso del año 2002, por las cuales se declaró y confirmó la caducidad del título correspondiente a la marca CANALETA 90, clase 6, el derecho a la primera renovación del título en referencia, solicitada en agosto de 1992 y otorgada el 30 de diciembre del mismo año, fue ejercido bajo la vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que es ésta la normativa comunitaria aplicable.

3.2. DE LA RENOVACIÓN Y CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO El artículo 103 de la Decisión 313 se refiere a la caducidad de un registro, según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación[3] ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 88 de la misma Decisión o, cuando no pagare las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del citado artículo 103.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión (artículo 87). Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación; sin embargo, según el artículo 88 de la Decisión 313, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento.

Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante.

La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquélla habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 89).[4] Asimismo, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que, “de denegarse la renovación, a causa del incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 88, esta decisión deberá ser notificada al solicitante en debida forma, y que el plazo para su impugnación comenzará a correr desde que la notificación se haya hecho efectiva”[5].

La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. Independientemente de cuál haya sido la causal que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro.

Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 103 citado. Si aquélla se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al período de gracia dispuesto en el artículo 88, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada” (artículo 90).

En cambio, si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. A este respecto, y precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro, ha dicho el Tribunal: “ El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro.”. [6] En cuanto al pago de tasas, éstas se refieren a las destinadas a sufragar el servicio prestado por la oficina nacional competente, por la renovación, prórroga, licencia o transferencia del signo. El segundo inciso del artículo 103, en lo relativo a las tasas y a su pago, se refiere al reconocimiento de la competencia de los Países Miembros para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas que deban ser cobrados por sus oficinas nacionales competentes.

El Tribunal ha señalado que “la norma comunitaria se remite a la legislación nacional para que sean los propios Países Miembros los que determinen las tasas que ellos consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos … Estas tasas serán determinadas por la autoridad que señale la legislación interna de cada país. …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 109-IP-2000, del 27 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 660, del 10 de abril del mismo año, caso “LA BELLA”).

3.3. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE Según lo previsto en el artículo 119 de la Decisión 313, la legislación nacional de los Países Miembros puede suplir los vacíos de los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la norma comunitaria. Sin embargo, este Tribunal ha señalado que no puede “…la autoridad nacional … regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión … pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos.

Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración …” (Interpretación dictada en el expediente Nº 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año, e interpretación ratificada dentro del expediente 15-IP-05, del 9 de marzo de 2005 ). Por tanto, el Tribunal confirma que la facultad de los Países Miembros de regular en sus normas internas los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313 (o en cualquier otra norma comunitaria sobre propiedad industrial), no puede ejercerse de manera que esto represente el establecimiento de restricciones adicionales a lo contemplado por la norma comunitaria.

En todo caso, la norma interna que se dicte deberá ser compatible con la comunitaria. El Tribunal ha precisado, en virtud de la figura del “complemento indispensable”, que las legislaciones nacionales de los Países Miembros “… no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Sentencia dictada en el expediente Nº 10-IP-94, del 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año).

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. En principio, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

Si bien la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, la Disposición Transitoria Cuarta autoriza la aplicación inmediata de la Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos. 2.

La concesión de la renovación del registro de una marca dependerá únicamente de la formulación oportuna de la solicitud ante la autoridad nacional competente y, de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda sólo una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquélla habrá de limitarse a tales productos o servicios. 3.

La remisión que el artículo 103, segundo párrafo, de la Decisión 313, hace a la legislación nacional del País Miembro, en lo relativo a las tasas y a su pago, significa el reconocimiento de la competencia del citado País para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas a ser cobrados por la oficina nacional competente. La falta de pago de las tasas correspondientes al procedimiento de renovación del registro de un signo como marca puede dar lugar a su extinción por caducidad. 4.

La caducidad del registro opera de pleno derecho y genera para el titular la pérdida de todo derecho respecto de la marca. El registro caducado, por el no pago de tasas, conforme al derecho interno, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar el registro de la marca, ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro. 5.

Las legislaciones internas de los Países Miembros no podrán establecer exigencias o requisitos adicionales que de alguna manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario. Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de estos Países, de regular a través de normas internas y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá, así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 6.- Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales. [2] Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Acerca del derecho de renovación, el Tribunal ha manifestado que: “ no es sino la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia. No cabe … denegar la solicitud de renovación argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende renovar atenta contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del signo … o afectan a derechos de terceros … pues estas acciones y oposiciones son propias del trámite de registro” (Sentencia dictada en el expediente Nº 13-IP-95, del 19 de marzo de 1996, publicada en la G.O.A.C. Nº 207, del 29 de abril del mismo año). [4] PROCESO 183-IP-2004, publicado en el G.O.A.C. No. 1188 de 19 de abril de 2005.

Marca: “FIBROLIT”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] PROCESO 183-IP-2004, ya citado. [6] Proceso 09-IP-94, sentencia de 24 de marzo de 1995. G. O. C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995. Marca: “DIDA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.