PROCESO Nº 232-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Proceso Interno Nº 2002-00407. Actor: GROWSEED AKTIENGESELLSCHAFT.
Marca: BOMBER. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil seis. VISTOS: El oficio Nº 1593, de 7 de octubre de 2005, mediante el cual, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, remite la solicitud de interpretación prejudicial, con motivo del proceso interno Nº 2002-00407.
Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el veintiséis de enero de 2006. 1. Las partes.
La parte actora es GROWSEED AKTIENGESELLSCHAFT Se demanda a la Nación Colombiana a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. Es tercero interesado, la sociedad SUPER DE ALIMENTOS S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. Con fecha 10 de marzo de 1997, la sociedad SUPER DE ALIMENTOS S.A. solicitó el registro de la marca BOMBER (nominativa) para distinguir productos de la clase 30 (café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería; helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (excepción las salsas para ensaladas); especias; hielo, chicles, goma de mascar).
Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 446 de 30 de mayo de 1997, INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. presentó observación en base a su marca BOOMER, solicitada con anterioridad en la clase 30, bajo el expediente Nº 401.892. Mediante Resolución Nº 9859 de 29 de mayo de 1998, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la observación presentada y concedió el registro de la marca solicitada.
La sociedad GROWSEED AKTIENGESELLSCHAFT presentó ante el Consejo de Estado, acción de nulidad contra la resolución arriba mencionada, argumentando que la marca BOMBER solicitada, no posee la distintividad que la ley exige para acceder a registro, reivindicando la titularidad de su marca BOOMER registrada en clase 30, desde el 23 de agosto de 1999. 2.
Fundamentos de la demanda. Sostiene la actora que el signo BOMBER, no cumple con los requisitos básicos para ser registrado, dado que de los elementos contemplados dentro del artículo 81, se desprende que la marca en cuestión debe ser perceptible, poseer representación gráfica y distintividad, elementos que no posee, pues la marca BOMBER es confundible con la marca antes registrada BOOMER.
Asimismo, señala que dicho argumento corresponde con la conclusión a la que llegó la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente N° 01-027106 en el que se le deniega a SUPER DE ALIMENTOS S.A. el registro de la marca BOMBER, dada la existencia del registro previo de la marca BOOMER, perteneciente a la compañía GROWSEED AKTIENGESELLSCHAFT.
Alega la actora además, que se violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, dado que el signo a registrarse se asemeja a la marca previamente registrada sub materia, de forma que es capaz de inducir al público a error. Asimismo, que si se hubiera realizado correctamente el cotejo marcario, se hubiera concluido que las marcas contrapuestas no pueden coexistir dentro del mercado. 2.3.
Contestación a la demanda 2.3.1 De la Superintendencia de Industria y Comercio. Alega la legalidad del acto administrativo impugnado. Sostiene que la marca BOMBER reunió los requisitos de perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad, y por ello se le concedió el registro. Argumenta asimismo, que entre las marcas en cuestión no existe riesgo de confusión alguno, dado que las marcas contrapuestas contienen elementos gráficos, fonéticos y conceptuales que las identifican entre sí. Además, que realizado el análisis de confundibilidad, se concluyó que dentro del cotejo visual y fonético, la marca solicitada no se asemeja al grado de producir confusión en el público consumidor a la marca registrada, motivo por el cual posee suficiente distintividad para acceder a registro.
En este orden de ideas, concluye que la Superintendencia no vulneró derecho alguno al momento de la concesión del registro de la marca solicitada. 2.3.2 Tercero interesado SUPER DE ALIMENTOS S.A. sostiene, en la contestación de la demanda, que la marca BOMBER cumple con los requisitos de perceptibilidad y representación gráfica, así como el de distintividad.
Alega que el criterio emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio en primera instancia fue revocado en instancias superiores por considerar que las marcas sub litis no se confunden por no ser semejantes. Asimismo, que del análisis del cotejo marcario, se concluye que las marcas en cuestión contienen diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales, y por ello, el criterio emitido dentro de la resolución impugnada no incurre en la supuesta violación de los artículos de la norma comunitaria que la actora sostiene.
CONSIDERANDO
Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, en base a la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; sin embargo, no es procedente la interpretación de los artículos 82 literal a), 83 literales d) y e), 84 de la Decisión 344, y el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser pertinentes al caso concreto.
El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “( ) Artículo 81 Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona Artículo 83 Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
( )”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado, los bienes o servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra persona.
El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público y lo asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza de manera más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
II. DERECHO DE PRIORIDAD. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Derecho de Prioridad Quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para productos o servicios cuyos signos puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la preferencia de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.
Así, el derecho preferente del titular de la marca previamente registrada, o solicitada con anterioridad, se medirá en relación a la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo observado. Para efectos de la aplicación del principio “primero en el tiempo primero en el derecho”, en el caso de autos, deberá tomarse en cuenta la fecha de presentación de las solicitudes de registro.
Irregistrabilidad por identidad o similitud del signo. Riesgo de confusión. La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, así como entre los productos o servicios a confrontarse, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.
Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. [1] Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han señalado, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Sin embargo, resulta en todo caso necesario considerar previamente las siguientes características propias de la situación de semejanza, a saber: La Similitud ideológica, es la que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas.
Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[2] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles los signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;
La Similitud ortográfica, es la que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; y, La Similitud fonética, es la que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para efectuar el cotejo marcario. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas" [3].
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [4] Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.
Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad, y susceptibilidad de ser representados gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.
No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados a registro o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 3. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 4.
Una solicitud posterior al registro de una marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar error en el público consumidor, estará sujeta a una causal de irregistrabilidad, en atención al derecho preferente de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.
Así, el derecho preferente del titular de la marca previamente registrada, o solicitada con anterioridad, se medirá en relación a la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo observado. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.
Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. P. 153. [3] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, P. 351 y ss. [4] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.