PROCESO Nº 021-IP-2006 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre la base de lo solicitado por la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional y Social, de la República del Perú. Proceso Interno Nº 030-2004.Actor: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Marca: AMOR MUÑEQUITA AZUL.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los diez días del mes de mayo del año dos mil seis. VISTOS: El oficio Nº 316-2005-SCS-CS, de 15 de diciembre de 2005, mediante el cual, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional y Social, de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial, con motivo del proceso interno Nº 030-2004.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 3 de marzo de 2006. 1. Las partes. La parte actora es INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Se demanda al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, Manufacturas de Acero comercial e Industrial S.A. y al Ministerio de Industria Turismo Integración y Negociaciones Internacionales. 2.

Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. Con fecha 24 de septiembre de 1998, MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. solicitó el registro de la marca AMOR MUÑEQUITA AZUL para distinguir productos de la clase 3 (preparaciones para limpiar, pulir desengrasar; blanquear y raspar; lociones, cosméticos y demás productos de la clase 3).

Con fecha 2 de diciembre de 1998, VICTOR MARRESE RAZURI presenta observación en base a su marca REXSITA MUÑEQUITA AZUL (mixta) de clase 3, argumentando que el signo solicitado resulta similar y confundible, tanto en su aspecto gráfico como en el fonético con la marca registrada a su nombre, ya que se encuentra íntegramente comprendida en ella; diferenciándose únicamente por la palabra AMOR, que está ligada al cariño, amistad, ternura y afecto, que representa la figura representativa de la MUÑEQUITA DE TRAPO, la cual también está protegida por su marca registrada.

Asimismo, argumenta que la palabra AMOR no puede ser registrada, dado que ostentan su titularidad distintas personas en la misma clase 3. Mediante Resolución Nº 5060-1990/OSD-INDECOPI de 29 de abril de 1999, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la observación y concedió el registro de la marca. Determinó que los signos sub materia presentan mayores diferencias que semejanzas, ya que el elemento de mayor relevancia en ambos, es AMOR y REXSITA, respectivamente.

Asimismo, agregó que el término MUÑEQUITA AZUL no posee fuerza distintiva en la clase 3, por ser genérico. MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. transfirió el registro de marca AMOR MUÑEQUITA AZUL a favor de INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. el 29 de abril de 1999. Con fecha 25 de mayo de 1999, VICTOR ALFONSO MARRESE interpone recurso de apelación, que es resuelto mediante Resolución Nº 518-2000/ TPI-INDECOPI, en sentido de confirmar la Resolución de primera instancia, otorgando el registro de marca.

Con fecha 14 de abril de 2000, VICTOR ALFONSO MARRESE interpone demanda contencioso-administrativa ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, solicitando la invalidez e ineficacia de la resolución administrativa arriba mencionada. Mediante Sentencia de fecha 10 de julio de 2003, la Sala Civil declara fundada la demanda y en consecuencia nula de Resolución emitida por INDECOPI, asimismo, dispone que se cancele el registro de la marca AMOR MUÑEQUITA AZUL, ya que a su criterio, “se ha acreditado que el signo de la empresa demandada está incurso en la prohibición establecida en el artículo ochentitrés insido (sic) a) de la Decisión Número trescientos cuarenticuatro, concordado con el artículo ciento treinta inciso a) de la Ley de Propiedad Industrial”.

INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. interpone recurso de apelación ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, quien remite la interpretación judicial con fecha 30 de julio de 2003. 2. Fundamentos de la demanda. El demandante sostiene que las resoluciones emitidas por el órgano administrativo, contravienen los principios del derecho marcario, dado que entre las marcas contrapuestas existe riesgo de confusión y por lo tanto, no se debió proceder al registro de la marca solicitada, asimismo, argumenta la vulneración de los derechos de propiedad industrial y de autor que le otorgan como propietario de una marca.

Sostiene que la resolución impugnada “ ha desnaturalizado los signos en cuestión, reduciéndolos en el caso de mi marca al término REXISTA ”, fundamentando de esta manera, la falta de consideración del riesgo de confusión entre las marcas sub litis, dado que su marca es una marca mixta como la solicitada y que en consecuencia se debió realizar el cotejo marcario en la integridad del signo. En el mismo sentido, el demandante considera que la resolución impugnada ha desatendido la protección adecuada y efectiva del derecho de autor, y por lo tanto, solicita declarar fundada la acción, y consecuentemente, anular la resolución administrativa impugnada y el correspondiente registro. 2.3.

Contestaciones a la demanda 2.3.1 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Alega que la demanda presentada es improcedente, fundamentando que para que se acredite la nulidad de un acto jurídico, es necesario que se acredite la existencia de vicios en el origen del mismo. En este sentido, y realizado el análisis de la resolución impugnada, se puede observar que ésta cumple con los requisitos de validez requeridos, y dada la inexistencia de vicios y la naturaleza del proceso, la demanda “ contiene una pretensión procesal en la que se da una total falta de conexión lógica entre la vía empleada, el petitorio planteado y los hechos en que pretende sustentar este ”.

De otro lado, contradice el argumento relativo a que los vocablos “muñequita Azul” serían reivindicables, dado que “ no es necesario que conste en forma expresa en el certificado de registro que una parte de éstas sea IRREINVIDICALBLE ”, como lo sostiene en sus resoluciones. En este sentido, alega que los términos en cuestión (MUÑEQUITA AZUL) no constituyen vocablos que puedan ser inscritos como marcas, por ser parte de las diversas marcas registradas en la clase 3 a favor de varias personas, además de ser considerados términos genéricos.

Alega también, que se realizó la correcta comparación de las marcas contrapuestas, y que se consideró que ambas marcas se encuentran constituídas por vocablos que en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial son irreinvidicables, por lo que se realizo el cotejo entre los términos pertinentes de estudio (AMOR y REXSITA). Finalmente, al referirse al argumento de que no se habría evaluado adecuadamente el derecho de autor que le confiere al actor el registro de su marca, sostiene INDECOPI que es falso “ pues el registro de la marca AMOR MUÑEQUITA AZUL no afecta el registro que posee el demandante en la Oficina de Derechos de Autor ”. 2.3.2 Tercero Interesado MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A., contesta la demanda refutando todos los argumentos del demandante.

Sostiene que no existe similitud de las marcas contrapuestas dado que existen características distintivas entre los signos contrapuestos. Fundamenta, que la denominación de Muñequita Azul y la figura de una “muñequita vestida de azul” no son registrables como se indicó en la Resolución Nº 7896-INDECOPI/OSD, dado que al solicitar el registro de la marca MUÑEQUITA AZUL, le fue denegada, motivo por el cual tuvo que agregar la denominación REXSITA, y esta vez la oficina de Signos Distintivos accedió al registro.

En este sentido, señala que el demandante actúa como si no conociera los antecedentes de su marca, y que en consecuencia, la resolución impugnada no estaría violentando ninguna norma legal vigente, dado que los signos contrapuestos; REXSITA y AMOR no son confundibles. En cuanto a los derechos de autor vulnerados, alega el demandado que “ la existencia de dichos derechos de autor NO SON OPONIBLES a la marca solicitada por cuanto se trata de distinta naturaleza ”. 2.3.3 Apelación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. interpone recurso impugnatorio de apelación con efecto suspensivo, argumentando que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú, hizo caso omiso a las alegaciones y pruebas que acreditan que la denominación MUÑEQUITA AZUL “ carece de distintividad respecto de los productos relacionados a la clase 3 al ser genérica y/o descriptiva del productos añil o azul cuya presentación clásica se da precisamente en envoltorios o líos de trapo que reciben popularmente el nombre de muñeca o muñequita ” por lo que los términos en cuestión son un signo de débil distintividad que permite la coexistencia con otras marcas.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, en base a la solicitud de interpretación prejudicial remitida la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional y Social de la República del Perú, procederemos a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal d) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no así el resto de disposiciones solicitadas por no ser pertinentes.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “( ) Artículo 81 Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 82 No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.

Artículo 83 Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. REQUISITOS PARA SU REGISTRO. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquellos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

II. CLASES DE MARCAS. Marcas denominativas y marcas mixtas. La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, examinar lo relacionado a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases a la cual pertenecen los distintivos en conflicto.

La marca Denominativa, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas sugestivas, y las que no tienen esa connotación, como las denominadas marcas arbitrarias, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. La marca Mixta, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales.

En este tipo de signos -para la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

Al respecto este Tribunal ha manifestado: “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”.

(Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, marca: “DEVICE (etiqueta), publicado en Gaceta Oficial Nº 39, de 24 de enero de 1989) III. MARCAS DENOMINATIVAS COMPUESTAS. Las marcas denominativas constituidas por una o varias expresiones o palabras, esto es, las marcas compuestas o complejas, pueden estar representadas por términos genéricos, de uso común o usual o términos descriptivos o palabras de fantasía o caprichosas, sustantivos o adjetivos, etc. en las cuales es preciso, a fin de llegar a una conclusión sobre la confundibilidad, determinar cuál es la palabra o expresión que tiene la mayor fuerza expresiva o le da caracterización especial al signo a fin de imprimirle distintividad.

Signos genéricos o de uso común referente a los productos o servicios, pueden ser registrables siempre que entre ellos haya esa capacidad o condición distintiva. Señalizado en cada signo confrontado ese vocablo que le da distinción se debe proceder a dicha comparación, sin que esto signifique una mutilización o división del signo. En el Proceso 21-IP-98, marca SUPER SAC MANIJAS (MIXTA), publicado en la Gaceta Oficial Nº 398, de 22 de diciembre de 1998, al respecto se dijo: “En la comparación del signo a registrarse cuando es compuesto, también es necesario determinar cuál es la palabra que puede darle más caracterización o fuerza distintiva o es la precisa para que haga posible su identificación y diferenciación con otros, que lleven uno o varios de los vocablos ya registrados.

De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado", o cual es el elemento de la marca que tiene mayor fuerza de penetración y retención en la mente del consumidor, que le imprime el carácter de individual y distintivo del signo. “Con la misma orientación se cita el extracto de la Jurisprudencia de la Tercera Sala, del Tribunal Supremo de España “En la comparación de signos distintivos hay que prestar especial atención a los elementos que contienen la mayor carga expresiva ya que de éstos pueden derivarse los necesarios matices diferenciadores que permiten eliminar el posible riesgo de confusión que trata de preservar el artículo 124 del Estatuto ”.

(“Separata de la Revista General de Derecho, Pág. 11157, Nº 648, Valencia)” La misma autoridad jurisdiccional española, en sentencia de 13 de julio de 1993, manifestó: “Segundo.- Como tiene dicho reiteradamente y de manera constante, esta Sala que ahora enjuicia, la determinación de la confusión que pueden generar las denominaciones o signos incluidos en las marcas solicitadas, con relación a otras registralmente preexistentes y, por consiguiente, prioritarias en el derecho de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, ha de efectuarse atendiendo a la semejanza fonética o gráfica de dichas denominaciones o signos, apreciados éstos en su conjunto y fijándose, en caso de estar formados por varios elementos, principalmente en aquellos que tengan una mayor fuerza expresiva capaz de atraer una mayor y particular atención para los destinatarios al que el mensaje es dirigido, de forma que éstos, por tal causa, tengan una mayor retención en sus mentes que les haga recordar por tal impacto intelectual un producto determinado como perteneciente a la marca en cuestión. (“Separata Pág. 7052.

Nº 621”) Acompañando a la marca y como parte de la etiqueta no existe impedimento que se agreguen expresiones referentes a la aptitud o ciertas características del producto, términos que no podrían ser registrados como marcas por su genericidad o absoluta descriptibilidad. Lo que no será posible es añadir frases con el objeto de engañar al público consumidor.

(Proceso 12-IP-96, marca: MARGARINA EXCLUSIVA, publicado en Gaceta Oficial Nº 265, de 16 de mayo de 1997) Un determinado prefijo puede ser común para varias marcas como sucede en las marcas farmacéuticas (ofta, sulfa, derm, gan, bio, neo, pro etc.) y no puede ser apropiado en exclusividad. Lo mismo sucedería si un sustantivo ha sido empleado en varias marcas de la misma clase, se convertiría en común, pero no en usual para el producto en sí mismo, en el sentido de ser la palabra necesaria para designar a ese bien o producto, supuesto éste que impide el registro marcario conforme al literal e) del artículo 82 de la Decisión 344.

De esto no puede desprenderse que la marca registrada con un prefijo común no tenga su propia individualización para que permanezca en el registro marcario, en tanto no se declare su nulidad, y su titular no puede ejercer las acciones que la Ley comunitaria mantiene en su defensa. IV. TÉRMINOS DE USO COMÚN, DESCRIPTIVOS Y GENÉRICOS. Para elaborar un conjunto marcario, se puede hacer uso de determinados términos que individualmente considerados pueden estimarse como expresiones de uso común, expresiones descriptivas o genéricas y que por ser tales, no pueden ser objeto de dominio absoluto por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que incluya una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan emplear dicha expresión, en combinación con otros elementos, en el diseño de signos marcarios, siempre que el resultado sea lo suficientemente distintivo y original a fin de no generar confusión. De otro lado, los términos genéricos, son los que designan exclusivamente el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio; mientras los términos descriptivos informan exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio, pero no informa acerca de su origen empresarial, por lo que ninguno de éstos será apto para desempeñar la función principal de la marca, y por lo tanto, no podrán ser monopolizables.

En este sentido, y de la misma manera que los términos de uso común, la inclusión de locuciones genéricas y/o descriptivas no monopolizables, restan fuerza al conjunto marcario en que aparece; nadie puede monopolizar una raíz o término genérico, así como tampoco una raíz o término descriptivo, debiendo permitir que otras marcas la incluyan, aunque podría exigirse que otros componentes del conjunto marcario y las desinencias sirvan para distinguirlo del otro.

V. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, marca: DIUSED JEANS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 4 de octubre de 2004) Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, del 29 de enero de 2003) El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado) La comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.

(Proceso 48-IP- 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, de 5 de julio de 2004) En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, marca: DERMALEX, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, de 9 de marzo de 1998) En consecuencia, el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215) 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.) En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud, entre AMOR MUÑEQUITA AZUL y REXSITA MUÑEQUITA AZUL es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

Para determinar la registrabilidad de un signo mixto, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, que dicha expresión no recaiga en las prohibiciones de registro que la norma contiene. 3.

El signo complejo o compuesto será analizado en su globalidad, estableciendo, a fin de realizar la comparación marcaria, cuál es la palabra que tiene la impresión dominante o sobresaliente que imprime distintividad al signo compuesto, frente al resto de las otras expresiones que conforman el conjunto marcario. 4. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que términos comunes, descriptivos o genéricos que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser éstos de tal naturaleza, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos. 5.

No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 6.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial, y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA