PROCESO Nº 05-IP-2006 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 71 y 73, literal a, de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad AGTROL CHEMICAL PRODUCTS. Caso: marca “CAMPEON”. Expediente Interno No. 2002-00442-01. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, el catorce de junio del año dos mil seis. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos “135- literal e), 136 literal a y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, y recibida en este Tribunal en fecha 30 de noviembre de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “La sociedad ESCOBAR Y MARTÍNEZ S.A. solicitó registro de la marca CAMPEÓN para distinguir productos de la Clase 1 Internacional de Niza el 21 de octubre de 1993”; que “El 28 de diciembre de 1993, se publicó el extracto de dicha marca en la Gaceta para la Propiedad Industrial No. 393 … sin que contra ella se hubieran presentado observaciones por parte de terceros”; que “Por medio de resolución número 49725 del 15 de diciembre de 1994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca CAMPEÓN en la clase 1, a nombre de ESCOBAR MARTÍNEZ S.A.”; que “La sociedad AGTROL CHEMICAL PRODUCTS radicó solicitud de registro de la marca CHAMPION el día 8 de abril de 1988”; y que “La sociedad AGTROL CHEMICAL PRODUCTS presenta demanda de acción pública de nulidad en contra de la Resolución número 49725 del 15 de diciembre de 1994 solicitando se declare nula dicha resolución y adicionalmente se cancele el registro de la marca CAMPEÓN”. 1.2.

Cuestión de derecho El consultante informa que la actora denuncia la violación, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, de “Los artículos 81 y 96 de la Decisión 344 … ya que a juicio de la demandante al momento de conceder el registro de la marca CAMPEÓN a la sociedad ESCOBAR MARTÍNEZ S.A., la Superintendencia no tuvo en cuenta la similitud conceptual que se presenta entre la marca CAMPEÓN y la marca solicitada por su poderdante CHAMPION, puesto que … es comúnmente conocido (sic) por el público consumidor, gracias a la gran difusión del idioma inglés en Colombia a través de diferentes medios de comunicación como las películas, canciones y las palabras que se han adoptado en el lenguaje común en idioma inglés. Así las cosas el actor manifiesta que, el público consumidor al observar la semejanza conceptual que se presenta entre las marcas CAMPEÓN – CHAMPION evidentemente las relacionará y pensará que los productos que se amparan con la CAMPEÓN (sic) están directamente relacionados con los productos CHAMPION”; que “al consistir la marca solicitada CAMPEÓN en la traducción al español de la marca CHAMPION, es similarmente confundible con esta última, pues el consumidor las recordará con el mismo significado.

En este sentido la coexistencia de estas marcas esta (sic) creando un riesgo de confusión al consumidor. Por contera tal riesgo se confirma con el hecho de que ambas marcas amparan los mismos productos, pues la marca CHAMPION ampara todos los productos de la clase 1, y la marca CAMPEÓN también fue solicitada para amparar todos los productos de la clase 1, por lo tanto ambas marcas serán comercializadas en el mismo mercado y están dirigidas al mismo consumidor.

El actor expresa que al existir tal circunstancia la marca CAMPEÓN se beneficiará del buen nombre y reconocimiento que tiene en el mercado los productos de la marca CHAMPION”; que “De otra parte, el requisito de distintividad … fue aducido por la actora como instrumento de impugnación de la resolución demandada, y efectivamente después de hacer una interpelación del Tribunal Andino a cerca (sic) de una interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 … dentro del proceso 70-IP-2000, indica que la marca solicitada CAMPEON (sic) carece de distinción, pues al consistir en la traducción al español de la marca CHAMPION, el público consumidor las relacionará directamente y pensará que se trata de un producto que ha sido elaborado por la sociedad que obra como demandante dentro de este proceso”; que “al expedir la Resolución numero (sic) 49725, La (sic) Superintendencia de Industria Y Comercio transgredió el artículo 83 literal a) del Acuerdo de Cartagena (sic) … ya que al momento de realizar el estudio de registrabilidad de la marca CAMPEON, no tuvo en cuenta las obvias similitudes que presenta esta marca con la marca CHAMPION”; que “En lo que hace a la prioridad de solicitudes de las marcas objeto de la litis, el actor considera que el hecho de que la marca CHAMPION haya sido solicitada con anterioridad a la marca CAMPEON, le otorga a aquella (sic) un derecho prioritario que ha debido ser respetado por la Administración”; que “Como sustento de la anterior afirmación encuentra el demandante procedente y pertinente allegar el principio general de derecho consistente en ‘PRIMERO EN EL TIEMPO, PRIMERO EN EL DERECHO’ ”; que “este principio ya se ha positivizado en la legislación internacional, es decir, en artículo (sic) 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”; que “De todo lo anterior se infiere que la sociedad AGTROL CHEMICAL PRODUCTS tiene un derecho prevalente sobre la sociedad ESCOBAR Y MARTÍNEZ S.A. puesto que la marca CHAMPION de propiedad de aquella fue solicitada cinco años antes de haber sido solicitada la marca CAMPEON”; que el hecho “de que la SOCIEDAD ESCOBAR MARTÍNEZ S.A. haya sido titular del registro marcario con anterioridad … no le otorga derecho de continuidad alguno”; y que “En consecuencia … mal hizo la Administración al admitir la solicitud de registro de la marca CAMPEON, cuando aún se encontraba vigente el registro de tal marca y peor aún concederla sin tener en cuenta la marca solicitada cinco años atrás por el actor”.

El Tribunal observa que, según la demanda, “Este riesgo de confusión se confirma aún más, con el hecho de que ambas marcas amparan los mismos productos, pues la marca CHAMPION pretende amparar todos los productos de la Clase 1 y especialmente fungicidas agrícolas, y la marca CAMPEON también fue solicitada para amparar todos los productos de la Clase 1”; que “Esto significa que la marca CAMPEON se comercializa exactamente en el mismo mercado de los productos CHAMPION, y están dirigidos al mismo consumidor, quien pensará que los productos CAMPEON se encuentra (sic) directamente relacionados con los productos CHAMPION, y que provienen del mismo fabricante, esto es, de mi representada”; que “las marcas CAMPEON y CHAMPION presentan semejanzas conceptuales que sin duda le crearán confusión al consumidor, que lo inducirán a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado, y más aún si se tiene en cuenta que la marca CAMPEON pretende distinguir productos de la Clase 1 en la cual esta (sic) registrada la marca CHAMPION de mi representada”; que “El hecho de que la División de Signos Distintivos, sin razón o explicación alguna, haya decidido la registrabilidad de las marcas (sic) CAMPEÓN No. 170079 en la Clase 1 de propiedad de Escobar y Martínez S.A. antes de decidirse la solicitud de registro prioritaria para la marca CHAMPION de propiedad de mi representada que actualmente se tramita bajo el expediente No. 92.284103, en ningún momento le otorga a la sociedad Escobar y Martínez S.A. un derecho prevalente sobre la marca de mi representada”; que “si bien la sociedad Escobar y Martínez Ltda (hoy Escobar y Martínez S.A. E & M S.A.), fue titular de la marca CAMPEON No. 93434 que caducó el día 24 de Octubre de 1993, esto no le da derecho de preferencia alguno a dicha sociedad a solicitar y registrar la marca CAMPEON que se tramitó bajo el expediente No. 93.414867, en el que se expidió la resolución objeto de nulidad de esta demanda, pues es claro que su derecho desapareció al haber caducado dicha marca el 24 de Octubre de 1993, y mal podría reclamarse derecho de continuidad alguno sobre esta marca con la nueva solicitud de registro presentada”; que “El hecho de que la segunda solicitud de registro de la marca CAMPEON No. 170079 haya sido solicitada estando vigente el registro No. 93434, no le otorga derecho alguno a dicho titular a reclamar derecho prioritario alguno sobre dicha marca, pues se trata de un nuevo registro ubicado en la misma situación jurídica de cualquier otro … Cabe anotar que el segundo registro de la marca CAMPEON (sic), objeto de nulidad, fue solicitado estando aún vigente el primer registro de dicha marca … En consecuencia, mal hizo la Administración al admitir la solicitud de registro de la marca CAMPEON No. 170079, cuando aún se encontraba vigente el registro de la marca CAMPEON No. 93434, y peor aún concederla sin tener en cuenta la marca solicitada cinco años atrás por mi poderdante”; y que “… de llegar el tercer interesado a fundamentar su defensa en el artículo 100 de la Decisión 344 … me permito desde ya aclarar … que en reiterada jurisprudencia el Tribunal Andino de Justicia ha manifestado que este artículo se refiere a una solicitud de renovación de la marca registrada y no a un nuevo registro de la misma”. 2.

Contestación a la demanda Según el consultante, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación, “propone como fundamentos de defensa lo que a continuación se expone: • Lleva a cabo un estudio de los requisitos que las normas comunitarias han establecido para la validez del registro marcario … Dice … que la marca CAMPEON cumple con los requisitos legales exigidos por cuanto no se presentan similitudes, en virtud de que desde el punto de vista fonético y gráfico las marcas CAMPEÓN y CHAMPION son diferentes. • … hace un análisis visual y describe como resultado, el descarte de confusión en este aspecto ya que no se presenta la misma secuencia en la estructura vocálica de la palabra.

Al tener en cuenta las diferencias ortográficas, el defensor llega de igual manera a la conclusión de no confusión de las dos marcas. • De otro lado y haciendo referencia al fundamento jurídico del demandante correspondiente a que el común de los consumidores de Colombia conoce el idioma inglés, expresa la Superintendencia de Industria y Comercio que la marca CHAMPION no es de común conocimiento por parte de los habitantes del territorio nacional”.

La Superintendencia sostiene, en su escrito de contestación, que “Entre las expresiones en conflicto ‘CAMPEON’ frente a ‘CHAMPION’ existen elementos gráficos, ortográficos, fonéticos y conceptuales bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”; que “… debe quedar claro que esta Superintendencia no encontrando que se vulnerara derecho alguno, otorgó el registro de la marca denominativa en cuestión, mediante la resolución 49725 del 15 de diciembre de 1994, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca tramitada bajo el expediente indicado en la referencia, cumplía con todos los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, lo que indica que previa la realización de un examen con un raciocinio igual al aquí expuesto, se concluyó que no había ninguna causal de irregistrabilidad que afectara la concesión del registro como las descritas en los artículos 81, 83 literal a) de la entonces vigente Decisión 344 …”; y que “… mi representada … sí efectuó el correspondiente estudio y examen de registrabilidad de la marca ‘CAMPEON’ clase 1 de conformidad con lo previsto en la norma comunitaria”.

Además, el consultante desprende, “del acervo de alegatos de conclusión allegado por la Superintendencia de Industria y Comercio”, que “del análisis conjuntual de los signos CHAMPION y CAMPEON en lo que hace a la unidad fonética y gráfica no arroja un resultado de confundibilidad, ya que la marca previamente solicitada consta de nueve letras frente a la opositora que tiene una longitud diferente.

Luego desde el punto de vista visual hay una estructura completamente diferenciadora. Adicionalmente, los grafemas de las marcas en cuestión se presentan como disímiles no coincidiendo para nada en su estructura vocálica consonántica”; que “el demandado presenta como insuficiente la coincidencia parcial de algunos de los grafemas o elementos ortográficos que componen los signos confrontados”; que “el signo CHAMPION no es un signo de uso común o frecuente dentro del territorio colombiano. De esta manera la Administración descarta de manera irrefutable, la confusión ideológica o conceptual”; y que “al descartar la confundibilidad no es menester pronunciarse por la solicitud prioritaria alegada por la actora”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en los artículos “135- literal e), 136 literal a y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”; Que, de conformidad con la disposición establecida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con las previstas en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico comunitario; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 82 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la vigencia de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, ya que la solicitud de registro como marca del signo “CAMPEON” fue presentada el 21 de octubre de 1993, esto es, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, interpretar de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, es decir, los artículos 71 y 73, literal a, de la citada Decisión 313.

Además, visto que el examen de registrabilidad se llevó a cabo en la Resolución del 15 de diciembre de 1994, que fuera precedida de un procedimiento cuya mayor parte se desarrolló bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cabe agregar la interpretación del artículo 96 de la Decisión citada; y, puesto que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ejercida por la apoderada de la sociedad AGTROL CHEMICAL PRODUCTS para obtener la nulidad de la Resolución del 15 de diciembre de 1994, fue ejercida el 22 de noviembre de 2002, es decir, en vigencia de la Decisión 486, corresponde interpretar la disposición prevista en su artículo 172, así como en su Disposición Transitoria Primera.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 313 (…) “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. Decisión 344 (…) “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”.

Decisión 486 (…) “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”. “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo I.I. Régimen aplicable a la solicitud de registro de un signo como marca En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. En materia de propiedad industrial, el régimen común se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, puesto que, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha venido regulando el supuesto de los derechos de propiedad industrial que hubiesen sido válidamente otorgados de conformidad con la norma anterior a la vigente, y ha establecido que, en tal caso, los derechos citados subsistirán por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de tales derechos deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Ahora bien, en el supuesto del derecho que se constituye con el registro del signo como marca, su otorgamiento válido presupone, por virtud del principio de irretroactividad, que la solicitud de registro haya cumplido con los requisitos previstos en la norma sustancial vigente para la fecha de la formulación de la solicitud, y que, en consecuencia, no haya incurrido en las prohibiciones allí contempladas.

El Tribunal ha señalado sobre el particular que “en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho …” (Sentencia dictada en el expediente N° 145-IP- 2003, del 18 de febrero de 2004, publicada en la G.O.A.C. N° 1047, del 31 de marzo del mismo año, caso “XAPRILA”).

En el caso de autos, el consultante recoge el alegato del actor según el cual la solicitud de registro como marca del signo “CAMPEÓN” fue formulada el 21 de octubre de 1993, por lo que procede interpretar que la norma sustancial aplicable, en lo que concierne al cumplimiento de los requisitos de registro del signo, ha de ser la vigente para la fecha de la solicitud, esto es, la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

I.II. Régimen aplicable al procedimiento de registro del signo En principio, la norma procesal del régimen común tampoco surte efectos retroactivos y, por tanto, la norma procesal posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, al procedimiento ya cumplido bajo la vigencia de la norma anterior. Ahora bien, en el supuesto de que, encontrándose un procedimiento de registro por iniciarse o en curso, se dicte una nueva norma procesal en el régimen común, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento por iniciarse y, en cuanto al procedimiento en curso, se aplicará a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

El Tribunal ha declarado a este propósito que “la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido” (Sentencia dictada en el expediente N° 62-IP- 2004, del 7 de julio de 2004, publicada en la G.O.A.C. N° 1109, del 26 de agosto del mismo año, caso “DERBY”). En el caso de autos, la solicitud de registro como marca del signo CAMPEÓN fue realizada el 21 de octubre de 1993, y el derecho fue otorgado el 15 de diciembre de 1994, por lo que debe entenderse que la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena rigió la actividad procesal cumplida hasta el 31 de diciembre de 1993, mientras que la Decisión 344 de la Comisión citada rigió la cumplida a partir del 1° de enero de 1994, fecha de entrada en vigencia de esta última Decisión. I.III.

Régimen aplicable al derecho adquirido con el registro del signo y a su ejercicio En lo que concierne al derecho de propiedad industrial válidamente adquirido con el registro del signo como marca, el régimen común se ha apoyado, como se indicó, en la irretroactividad de la norma sustancial, puesto que, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que, de haberse otorgado válidamente de conformidad con la norma sustancial anterior, el derecho subsistirá por el tiempo de su concesión, lo que presupone que, vinculado el nacimiento del derecho al registro del signo, la norma sustancial aplicable a aquél, por virtud de la prohibición de retroactividad, fundada en la tutela de los derechos adquiridos, será la vigente para la fecha en que fue concedido.

Sin embargo, el régimen común consagra también una norma expresa que autoriza la aplicación de la norma posterior a una serie de efectos jurídicos futuros, vinculados con el ejercicio del derecho otorgado bajo el imperio de la norma anterior. En efecto, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al igual que las Decisiones 85 (artículo 85), 311 (Disposición Transitoria Cuarta) y 313 (Disposición Transitoria Cuarta), prevé que, en los casos de uso y goce del derecho, así como en los de obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, la norma aplicable será la Decisión posterior correspondiente, aunque el derecho haya sido válidamente concedido bajo la norma anterior.

Así pues, la norma aplicable al derecho de uso exclusivo del signo registrado como marca será la vigente al tiempo de su otorgamiento si el acto de registro ocurrió, y sus efectos se consumaron, bajo su vigencia. En cambio, si los actos relativos al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho constituido bajo la norma anterior, así como sus efectos, se han realizado o consumado bajo la vigencia de la posterior, será ésta la aplicable.

El Tribunal ha señalado a este respecto que “En cambio, concedido en definitiva el registro de la marca y otorgado el derecho de exclusividad a su titular, el uso, goce, renovación, prórroga y licencia del citado derecho sobre la marca, así como las obligaciones de su titular, estarán sometidos a la norma sustancial vigente al momento del ejercicio in concreto de tal derecho” (Sentencia dictada en el expediente N° 38-IP-2002, del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1º de octubre del mismo año, caso “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC”).

I.IV. Régimen aplicable a la nulidad del registro de un signo como marca Caso de demandarse la nulidad del registro de un signo como marca, bajo un régimen común distinto al vigente para la fecha en que el registro fuera solicitado y obtenido, hay necesidad de establecer la norma aplicable, tanto en el orden sustancial como en el procesal.

En el orden sustancial, el Tribunal ha manifestado que “Si, concedido el registro de la marca, se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión”, y que, en tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial aplicable para entonces, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo (Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002, ya citada).

En efecto, la concesión del registro depende en lo principal de que la solicitud cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma comunitaria y no incurra en las prohibiciones allí contempladas. Por tanto, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, en principio, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. Por otra parte, cabe poner de relieve que si, luego de la concesión del registro, y habiéndose demandado su nulidad, se dicta, en el régimen común, una nueva norma procesal, ésta será la aplicable, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento de nulidad por iniciarse o en curso.

En el caso de autos, la parte actora demandó, en fecha 22 de noviembre de 2002, la nulidad del registro del signo CAMPEÓN, otorgado por Resolución del 15 de diciembre de 1994, sobre la base de una solicitud formulada el 21 de octubre de 1993. Por tanto, el orden sustancial común, aplicable a los supuestos de nulidad denunciados, será el vigente para la fecha de la solicitud correspondiente, esto es, la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo artículo 102, primer párrafo, prevé que la autoridad nacional competente podrá decretar la nulidad del registro de marca si éste hubiese sido concedido en contravención a la citada Decisión. En consecuencia, en principio la nulidad procederá, en lo principal, si el signo solicitado no cumple los requisitos previstos en el artículo 71, o si ha incurrido en las prohibiciones contempladas en los artículos 72 y 73 eiusdem.

Y el orden procesal común, aplicable al trámite de la demanda de nulidad, será el vigente para la fecha de su interposición, es decir, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo artículo 78, aplicable por remisión del artículo 173, prescribe que la autoridad nacional competente deberá notificar al titular para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.

En cuanto a lo que debe entenderse por “autoridad nacional competente” para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, el Tribunal ha establecido que “ ha de ser la autoridad administrativa o judicial establecida por la legislación interna de cada País Miembro y dotada de competencia para pronunciar la nulidad en cuestión …” (Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002, ya citada).

Cabe agregar que el artículo 172 de la citada Decisión 486 disciplina, entre otros puntos, la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad, absoluta o relativa, del registro de un signo como marca. Es el caso que la disposición en referencia, en su cuarto párrafo, prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud.

Como se indicó, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. Por tanto, la disposición prevista en el artículo 172, cuarto párrafo, de la Decisión 486, constituye una excepción a la regla señalada, pues no forma parte del régimen común previsto sobre la materia en la Decisión 313, norma vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo CAMPEÓN. En efecto, en ella se prohíbe la nulidad del registro en mención en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, en el caso de que se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la Decisión 313, o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez.

La excepción en referencia implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que consagre la causal que hubiese sido invocada como fundamento de la demanda. II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 71 de la Decisión 313 define el concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 71 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

El Tribunal ha señalado a este respecto que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que (sic) la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 77, literal d, de la Decisión 313, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Por tanto, del citado artículo 71 se desprende, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. III. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza.

De las reglas de comparación. Los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 73, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. El Tribunal ha precisado que el texto en referencia “… dispone prohibiciones de carácter relativo, basadas en derechos anteriores de terceras personas, los cuales podrían verse afectados por el registro de un nuevo signo como marca …” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP- 2003, del 7 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 947, del 16 de julio del mismo año, caso “BON O BON”).

En cuanto al derecho de prioridad del titular de una marca, o de un signo solicitado con anterioridad para su registro como marca, el Tribunal ha manifestado que “se medirá en relación a la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo observado” (Sentencia dictada en el expediente N° 148-IP-2004, del 19 de enero de 2005, caso “CAROLINA”); y que “Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes … la doctrina y las normas comunitarias han desarrollado la institución de la ‘prioridad’, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en el derecho (Prior tempore, potior jure)” (Sentencia dictada en el expediente N° 144-IP-2004, del 26 de enero de 2005, caso “BIMBUÑUELOS”).

Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado sobre el particular que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual y ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. V. Del procedimiento relativo al examen de registrabilidad de un signo como marca El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar un signo idéntico o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. Vencido el plazo indicado, y en caso de no haberse presentado observaciones, de conformidad con la disposición del artículo 96 eiusdem, la oficina nacional competente, a la vista de las pruebas de que disponga, procederá a realizar el examen de registrabilidad y, en consecuencia, a otorgar o denegar el registro del signo como marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las normas sustanciales aplicables al caso, esto es, los artículos 71, 72 y 73 de la Decisión 313. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con otra ya registrada, o previamente solicitada.

Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04- AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho. 2º En el supuesto de que, encontrándose un procedimiento de registro por iniciarse o en curso, se dicte una nueva norma procesal en el régimen común de propiedad industrial, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento por iniciarse y, en cuanto al procedimiento en curso, se aplicará a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. 3° La norma aplicable al derecho de uso exclusivo del signo registrado como marca será la vigente al tiempo de su otorgamiento si el acto de registro ocurrió, y sus efectos se consumaron, bajo su vigencia. En cambio, si los actos relativos al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones o prórrogas del derecho constituido bajo la norma anterior, así como sus efectos, se han realizado o consumado bajo la vigencia de la posterior, será ésta la aplicable. 4° De demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez del signo, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión. Si, luego de la concesión del registro, y habiéndose demandado su nulidad, se dicta, en el régimen común, una nueva norma procesal, ésta será la aplicable, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento de nulidad por iniciarse o en curso. 5º El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente, lo que constituye una excepción a la regla según la cual, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez del signo, en principio, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión. La disposición prohíbe la declaratoria de nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro, o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez.

La excepción en referencia implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que consagre la causal invocada como fundamento de la demanda. 6º En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 71 de la Decisión 313, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 72 y 73 eiusdem. 7° Sobre la base del principio de prioridad registral que deriva de la aplicación de la máxima “prior in tempore potior in iure”, en el supuesto de conflicto entre varias solicitudes de registro de un signo como marca, debe atribuirse trato jurídico preferente a aquella que se hubiese formulado válidamente con anterioridad a las demás. 8° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada o solicitada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 9º La comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 10° En el procedimiento de registro de un signo como marca, la oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no observaciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, conforme a lo alegado y probado en autos.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA