PROCESO 100-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, de los artículos 81 y 107 de la misma Decisión. Actor: sociedad SONY KABUSHIKI KAISHA Marca: “WEGA”.
Expediente Interno N° 1734-2003. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de junio del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.
VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 7 de junio de 2006. 1. Antecedentes El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.
Las partes La parte demandante es: la sociedad SONY KABUSHIKI KAISHA, (comerciando también como SONY CORPORATION). Las partes demandadas son: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú; y, el Procurador de la República encargado de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negocios Comerciales Internacionales.
El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: la firma VEGA GRIESHABER KG. 2. Actos demandados La sociedad SONY KABUSHIKI KAISHA, (comerciando también como SONY CORPORATION), a través de apoderado, impugnó las siguientes resoluciones administrativas dictadas por el INDECOPI: - La Resolución Nº 015586-1998/OSD-INDECOPI, de 31 de diciembre de 1998, la misma que declaró fundada la observación formulada por VEGA GRIESHABER KG, y denegó el registro del signo “WEGA”, escrita en letras estilizadas, Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por SONY KABUSHIKI KAISHA. - La Resolución Nº 1137-2000/TPI-INDECOPI, de 9 de octubre de 2000, que resolvió: Rechazar la carta de consentimiento otorgada por Vega Grieshaber KG.; rechazar el acuerdo de coexistencia celebrado entre Vega Grieshaber KG. y Sony Kabushiki Kaisha (Sony Corporation); y, confirmó la Resolución Nº 15586-1998/OSD-INDECOPI, de 31 de diciembre de 1998. 3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales se encuentran los siguientes: 1. El 30 de junio de 1998, SONY KABUSHIKI KAISHA (comerciando también como SONY CORPORATION) solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI el registro del signo “WEGA” escrita en letras estilizadas, para distinguir únicamente — televisores; proyectores; pantallas de cristal líquido y monitores para computadoras-, productos comprendidos en la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.
El signo solicitado es el siguiente: 2. El extracto de dicha solicitud fue publicada, para efectos de observaciones, en el Diario Oficial El Peruano. 3. El 21 de setiembre de 1998, la firma Vega Grieshaber KG., representada por el Estudio Barreda Moller, manifestando ser titular de la marca registrada VEGA, interpuso observación al registro de la marca solicitada.
La observación se sustentó en que las denominaciones WEGA y VEGA resultaban similares tanto gráfica como fonéticamente. La marca opositora es la siguiente: 4. El 31 de diciembre de 1998, la Oficina de Signos Distintivos expidió la Resolución Nº 015586-1998/OSD/lNDECOPl que declaró fundada la observación formulada por la firma Vega Grieshaber KG., y en consecuencia, denegó el registro del signo WEGA. 5.
El 27 de enero de 1999, la firma SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION) interpuso recurso de apelación, por no estar conforme con la resolución expedida; expresando que “(…) los signos en conflicto difieren fonética y gráficamente, agregando que los mismos se encuentran destinados a distinguir diferentes productos de la misma clase de la nomenclatura”. 6.
El 20 de abril de 1999, la firma VEGA GRIESHABER KG., afirmó haber suscrito un acuerdo de coexistencia con la sociedad actora a fin de que ésta pudiese obtener el registro del signo solicitado. 7. El 29 de abril de 1999, SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION) adjuntó copia del referido acuerdo de coexistencia marcaria. 8. El 4 de junio de 1999, la Sala de Propiedad Intelectual requirió a las partes que cumplan con presentar el documento que acredite la representación de los firmantes del acuerdo así como de las facultades para realizar acuerdos transaccionales con terceros. 9.
El 31 de julio de 1999, SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION), presentó copia de una carta de consentimiento, ante la cual Vega Grieshaber KG, manifestó no tener objeción para que se otorgue el registro del signo solicitado a registro. 10. El 9 de octubre de 2000, el Tribunal del INDECOPI expidió la Resolución No. 1137-2000/TPI-INDECOPI, mediante la cual resolvió: Rechazar la carta de consentimiento otorgada por Vega Grieshaber KG.; rechazar el acuerdo de coexistencia entre Vega Grieshaber KG. y Sony Kabushiki Kaisha (Sony Corporation); y, confirmó la Resolución Nº 015586-1998/OSD- INDECOPI, de 31 de diciembre de 1998. 11.
La sociedad SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION), interpuso demanda de impugnación de Resolución Administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, en contra de las resoluciones mencionadas. 12. El 30 de mayo de 2003, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia emitió la sentencia A.V. 531-2000, en la cual declaró infundada la demanda contencioso administrativa interpuesta por SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION). 13.
El 4 de julio de 2003, SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION) interpuso recurso de apelación contra la sentencia de fecha 30 de mayo de 2003, expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. 14. El 30 de diciembre de 2005, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú emitió el auto por el cual resolvió suspender la tramitación del proceso judicial y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda La sociedad SONY KABUSHIKI KAISHA (comerciando también como SONY CORPORATION), legalmente organizada y constituida bajo las leyes del Japón, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente y fundamentó sus argumentaciones manifestando: “a) Que mi representada solicitó el registro de la marca que consta de la denominación WEGA escrita en letras estilizadas, para distinguir, única y exclusivamente ´Televisores; proyectores; pantallas de cristal líquido y monitores para computadoras` de la Clase 9 de la Nomenclatura Oficial. b) Que la marca registrada VEGA de propiedad de la opositora Vega Grieshaber KG. protege solamente los productos ubicados en la Clase 9 de la Nomenclatura Oficial como son: ´Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización (balizamiento), de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o de imágenes; soportes de registros magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular y equipos para el tratamiento de la información (proceso de datos); extintores`. c) Que como se puede observar, no solamente hay diferencia gráfica, fonética y conceptual entre las marcas WEGA escrita en letras estilizadas y VEGA, sino que además los productos que protegerían cada una son totalmente diferentes, sirven para distintos usos, tienen canales de distribución diferentes y lo que es muy importante de destacar, no son competitivos y tampoco guardan relación o vinculación alguna. d) Que el hecho de que ambas marcas WEGA escrita en letras estilizadas y VEGA distingan productos ubicados en la misma Clase 9, no necesariamente que tales productos sean los mismos, sean competitivos o guarden vinculación; es un hecho que en una misma clase figuran productos que entre sí no guardan ninguna relación; es precisamente por ello que en el artículo 161 del Decreto Legislativo 823, vigente en esa época, se preceptúa que: ´La Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza no determinará si los productos o servicios son similares o diferentes entre sí`. e) Que la marca solicitada WEGA escrita en letras estilizadas, además de ser diferente a la registrada VEGA, está escrita en letras estilizadas, lo que contribuye a acentuar aún más su diferencia. f) Que mi representada por recurso presentado con fecha 13 de julio de 1999, presentó ante la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI una copia fotostática de la Carta de Consentimiento, legalizada hasta por el Cónsul Peruano en Francfort, emitida el 27 de mayo de 1999 por Vega Grieshaber KG, y debidamente traducida al castellano, mediante la cual dicha empresa alemana manifiesta no tener objeción para que se otorgue el registro de la marca WEGA (logotipo), en favor de mi representada SONY KABUSHIKI KAISHA (también comerciando como SONY CORPORATION), para distinguir ‘Televisores, proyectores, pantallas de cristal líquido y monitores para computadoras’ de la Clase 9. g) Que la antes mencionada Carta de Consentimiento otorgada por la firma Vega Grieshaber KG. titular de la marca registrada VEGA, para que se registre por parte de mi representada la marca WEGA escrita en letras estilizadas, para distinguir exclusivamente ‘televisores, proyectores, pantallas de cristal líquido y monitores para computadoras’, significa que dicha firma no se siente perjudicada en lo absoluto en sus intereses ni cree que haya confusión con la coexistencia de ambas marcas, toda vez que ambas distinguen productos totalmente diferentes y sin vinculación alguna. h) Que finalmente, las autoridades competentes del INDECOPI al expedir las resoluciones que les competía, no han tenido en cuenta que, con anterioridad, han permitido el registro de marcas muy parecidas e incluso idénticas en la misma Clase 9 de la Nomenclatura Oficial, cuando entre los productos a distinguir por ambas marcas no hay vinculación”.
Asimismo, señala varias resoluciones que guardan, a su decir, relación con el caso de autos, citando a las siguientes: Resolución 364-1998-TPI- INDECOPI, de 8 de abril de 1998; Resolución 076-96-INDECOPI/TRI, de 31 de enero de 1996; Resolución 005985-97-INDECOPI/OSD, de 19 de mayo de 1997; Resolución 908-1998-TPl-INDECOPI, de 21 de agosto de 1998; aseverando que “con las resoluciones que adjunto estoy demostrando que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, de manera uniforme ha admitido a registro marcas parecidísimas e incluso iguales a una registrada en la misma Clase 9, cuando están destinadas a proteger productos diferentes y que no están vinculados; en virtud a ello, resulta inexplicable que, en el caso de autos, a pesar de que las marcas son diferentes, van a proteger productos distintos, que no guardan vinculación, sirven para fines distintos y que además existe una Carta de Consentimiento de parte del opositor para que sea admitida a registro la marca solicitada WEGA escrita en letras estilizadas; la segunda instancia administrativa del INDECOPI, deniegue el registro de la marca solicitada.” c) Contestaciones a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, de la República del Perú, por medio de su gerente legal y de su apoderado, da contestación a la demanda interpuesta por SONY KABUSHIKI KAISHA, a su decir “negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, por considerar que la misma carece de fundamentos que hagan atendible el petitorio en ella contenido”.
Asevera la inconsistencia de la demanda con relación a la carta de consentimiento firmada entre Vega Grieshaber KG y la actora y lo actuado por el INDECOPI manifestando que “(…) debemos señalar que, no es que nuestro ordenamiento niegue o descarte la posibilidad que tienen los particulares o titulares de marcas para de alguna manera consentir la coexistencia de las mismas en el mercado, sino que se busca garantizar también el derecho de libre elección que poseen los consumidores, derecho consagrado y reconocido tanto en la Constitución de 1993 y en la Ley de Protección al Consumidor”.
Añade que “(…) si se considera al público consumidor como tercero interesado cuyos intereses deben ser protegidos, dicho consentimiento de parte en el supuesto de marcas idénticas o similares para los mismos productos o servicios no debe impedir que la autoridad nacional decida de oficio la denegatoria de un registro, ya que si se permitiera la coexistencia de las marcas se podría producir confusión en el mercado y en consecuencia, los consumidores podrían resultar perjudicados”.
Señala que el signo WEGA es confundible con la marca VEGA ya que “En este sentido, en relación a lo expresado por la actora respecto a la supuesta diferenciación que –a su criterio-, existiría entre los signos ‘WEGA’ y logotipo (solicitado) y el signo ‘VEGA’ (previamente registrado), en virtud a que aquella se encuentra escrita en letras estilizadas, debemos señalar que en el presente caso resulta irrisorio suponer que dicha característica sea capaz de otorgar al conjunto del signo solicitado la suficiente distintividad requerida para poder coexistir en el mercado con la marca previamente registrada, sin el riesgo de inducir a error y/o confusión en el consumidor respecto al verdadero origen empresarial”.
Afirma que “realizado el examen comparativo, entre el elemento denominativo del signo WEGA y la marca registrada VEGA, se advierte desde el punto de vista fonético que la letra W en el idioma español representa con frecuencia el fonema BE, por lo que en el presente caso el consumidor al pronunciar el término en su conjunto puede utilizar dicho fonema y en consecuencia el término tendrá un sonido idéntico al de la marca VEGA”.
Con relación a los productos que distinguen las marcas en controversia observa que “La Sala podrá constatar de los fundamentos de la citada Ejecutoria, que la confusión de marcas no es el resultado sólo de su identidad, sino que ella también se produce cuando hay similitud o parecido, de carácter ortográfico o fonético y que una marca para poder ser registrada debe ser suficientemente distintiva del producto que identifica, no debiendo prestarse a confusión con marcas anteriormente registradas, razón por la cual la Sala también deberá desestimar este extremo de la demanda”.
En las conclusiones, finalmente, señala que “la Resolución Nº 1137-2000/TPI- INDECOPI expedida por el Tribunal del INDECOPI se encuentra plenamente arreglada a Ley, no habiendo incurrido en vicio alguno que origine su invalidez o ineficacia”. El Procurador Público, encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú, contesta la demanda y manifiesta: “Cumpliendo con absolver el traslado de la demanda, la niego y contradigo en todos su extremos, solicitando a la Sala que oportunamente la declare INFUNDADA, por las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación expongo” (resaltado en el texto).
Manifiesta que la autoridad administrativa para emitir pronunciamiento en esta causa analizó varios puntos, entre ellos: Aceptación de la carta de consentimiento otorgada por VEGA; aceptación del acuerdo de coexistencia celebrado entre SONY y VEGA; existencia de riesgo de confusión entre los signos en litis; asuntos que, a su criterio, fueron tratados y resueltos conforme a la ley y proceder de la administración. Analizando los puntos anotados dice: “Respecto del primer punto –Si procedía o no aceptar la carta de consentimiento otorgada por VEGA GRIESHABER KG- debemos señalar que aún cuando el Tribunal comprobó la existencia de dicha carta (…) en busca de proteger los derechos de los consumidores quienes merecen se les ofrezcan los productos o servicios con la debida diferenciación- determinó que debía realizarse un examen entre los signos y productos en cuestión para establecer si procedía o no aceptar la mencionada carta de consentimiento.
En efecto, era indispensable que se determinara la existencia o no del Riesgo de Confusión, para lo cual debía tomarse en consideración que la confusión de signos semejantes es mayor cuando mayor es la similitud entre los productos o servicios a distinguir y precisamente en este caso debía apreciarse que los proyectores y televisores que pretendía distinguir la marca solicitada están comprendidos en la aceptación general de los aparatos cinematográficos y de reproducción de sonido e imágenes que distingue la marca registrada por ello el examen comparativo debía ser mucho mas riguroso”.
Después de un análisis respecto al riesgo de confusión entre los signos en litis, concluye que “como ha quedado probado el signo que solicitaba SONY era imposible que la Autoridad Administrativa lo concediera, por que (sic) como resulta a todas luces evidente se encuentra incurso en la prohibición establecida en el art. 83 inciso a) de la Decisión 344 concordante con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823.
En consecuencia no procedía aceptar la carta de consentimiento expedida por Grieshaber KG, como resolvió conforme a derecho el INDECOPI”. Respecto a la aceptación del acuerdo de coexistencia celebrado entre SONY y VEGA expresa que “(…) cuando el Tribunal del Indecopi debía pronunciarse y resolver este aspecto constató que no existía ningún documento que acreditaba que Tomiko Mabashi contaba con las facultades necesarias para celebrar acuerdos de coexistencia en representación de SONY, no obstante haberlos requerido, ninguna de las partes cumplió con presentar el documento que acreditaba las facultades con las que contaba dicho señor (Mabashi) al momento de suscribir el acuerdo referido.
En consecuencia y aún cuando el acuerdo fue presentado, el órgano administrativo no podía aceptarlo porque el mismo fue suscrito por una persona que no demostró tener las facultades requeridas por ley para celebrarlo. Dicho de este modo, la autoridad administrativa actuo (sic) correctamente en cumplimiento de un deber cual es velar por el interés general de los consumidores”. d) Tercero interesado La firma VEGA GRIESHABER KG., sociedad considerada como tercero interesado en esta causa, no dio contestación a la demanda.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 7 de junio de 2006. 2. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Este Tribunal procede a realizar la interpretación del mencionado artículo por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “WEGA” ha sido presentada el 30 de junio de 1998, esto es, en vigencia de la Decisión 344. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se interpretarán, de oficio, los artículos 81 y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;
( ) “Artículo 107.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.
Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”.
(…) 3. Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: Concepto de marca y sus elementos constitutivos; Clases de marcas: Denominativa; Mixta; Comparación entre las marcas en conflicto; Impedimentos para el registro marcario: La identidad y la semejanza;
Reglas para realizar el cotejo marcario; Acuerdos de coexistencia marcaria; Conexión competitiva:
3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida, según el párrafo segundo del artículo 81, como “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. En este sentido el Tribunal ha manifestado: “( ) la marca debe estar llamada a distinguir un producto o servicio de otros: siendo intangible requiere materializarse por signos sensibles (perceptibilidad) para que el consumidor pueda apreciarla y distinga o diferencie los productos que desea adquirir.
Un signo que no permita al público consumidor identificar y distinguir un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser registrado como marca”. [1] Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.[2] El artículo 81 establece, además, los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
3.2. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.[3] También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. [4] Comparación entre signos denominativos y mixtos Al realizar la comparación entre una marca denominativa y otra mixta, se determina que si en ésta predomina el elemento verbal o denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, objeto de la interpretación prejudicial solicitada.
Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[5] Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Órgano Jurisdiccional Comunitario, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.[6] Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse con base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…” [7] El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[8] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles los signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.
3.4. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que facilitan al funcionario o al juez la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.”. [9] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [10]
3.5. ACUERDOS DE COEXISTENCIA MARCARIA En el expediente remitido a este Tribunal obra como hechos relevantes que con fecha 20 de abril de 1999, la firma VEGA GRIESHABER KG., afirmó haber suscrito un acuerdo de coexistencia con la sociedad actora a fin de que ésta pudiese obtener el registro del signo solicitado. Que el 29 de abril de 1999, SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION) adjuntó copia del referido acuerdo de coexistencia marcaria.
Que el 4 de junio de 1999, la Sala de Propiedad intelectual requirió a las partes que cumplan con presentar el documento que acredite la representación de los firmantes del acuerdo así como de las facultades para realizar acuerdos transaccionales con terceros. Y finalmente que, el 31 de julio de 1999, SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION), presentó copia de una carta de consentimiento, ante la cual Vega Grieshaber KG, manifestó no tener objeción para que se otorgue el registro de la marca solicitada a registro.
Al respecto, el artículo 107 de la Decisión 344 prohíbe la comercialización de los productos o servicios identificados con una marca idéntica o semejante a otra, caso de encontrarse los signos registrados en la Subregión a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, salvo que dichos titulares suscriban acuerdos que permitan aquella comercialización. De haber acuerdo, la norma prescribe la exigencia de que las partes adopten previsiones dirigidas a evitar la confusión del público acerca del origen de tales productos o servicios, por lo que deberán especificar, con caracteres destacados y proporcionales, la identificación de su origen.
Además, el acuerdo deberá ser inscrito en la oficina nacional competente, respetando las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. El Tribunal ha sostenido a este propósito que los llamados “Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares.
Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”. [11] El Tribunal ha precisado, además, que “La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error”.[12] En el marco de la norma referida, se entiende que “Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión ( )”. [13]
3.6. CONEXIÓN COMPETITIVA Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.
En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los productos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos o servicios hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los productos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.[14] El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre productos e) Uso conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios g) Mismo género de los productos h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los productos El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.
También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.
A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. [15] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.
Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.
En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cuál es el elemento, denominativo o gráfico, que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 3.
No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.
Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5.
El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. 6. De haber acuerdo entre los titulares de los signos para la comercialización de los productos o servicios identificados con una marca idéntica o semejante a otra, caso de encontrarse dichos signos registrados en la Subregión a nombre de titulares diferentes para distinguir los mismos productos o servicios, será indispensable que las partes adopten previsiones dirigidas a evitar la confusión del público acerca del origen de tales productos o servicios, por lo que deberán especificar, con caracteres destacados y proporcionales, la identificación de su origen, e inscribir el acuerdo en la oficina nacional competente, respetando las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En todo caso, la eficacia del acuerdo estará supeditada a la tutela del interés general de los consumidores, por parte de la autoridad administrativa o judicial correspondiente. 7.
Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 1734-2003, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 1-IP-99, sentencia de 7 de mayo de 1999.
G.O.A.C. Nº 461, de 22 de julio de 1999. Marca "TRIGARD”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. [3] Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot.
Buenos Aires. 1989. Pág. 153. [9] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [10] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] Proceso 104-IP-2003.
Sentencia de 29 de octubre de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 1015, de 27 de noviembre de 2003, marca: “BSCH mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [12] Proceso 50-IP-2001. Sentencia de 31 de octubre de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 739, del 3 de diciembre de 2001, marca: “ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [13] Proceso 104-IP-2002.
Sentencia de 4 de diciembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 891, de 29 de enero de 2003, marca: “STARBUCKS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [14] FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246. [15] Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. ----------------------- [pic] [pic]