PROCESO 89-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: Sociedad F. HOFFMAN – LA ROCHE AG. Marca: “ENECAL”. Expediente Interno N° 496-2003.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los quince días del mes de junio del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.
VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 31 de mayo de 2006. 1. Antecedentes El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.
Las partes La parte demandante es: la sociedad F. HOFFMAN - LA ROCHE AG. La parte demandada la constituyen: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú; el Procurador de la República encargado de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.
El tercero interesado de la Resolución es: LABORATORIOS ELMOR S.A. 2. Acto demandado La sociedad F. HOFFMAN - LA ROCHE AG., a través de apoderado, impugnó la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI Nº 636-1999/TPI-INDECOPI, de 27 de mayo de 1999, que confirmó la Resolución Nº 010848-97- INDECOPI/OSD, de 21 de agosto de 1997, en la parte que declaró infundada la observación presentada por F. HOFFMAN - LA ROCHE AG. y la revocó en la parte que denegó el registro del signo demandado y, en consecuencia, otorgó el registro del signo ENECAL solicitado por LABORATORIOS ELMOR S.A. para distinguir un producto farmacéutico, específicamente una droga para el aparato circulatorio, indicada para el tratamiento de la hipertensión arterial esencial, severa, renovascular e insuficiencia cardiaca congestiva de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Solicita adicionalmente que se ordene al Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual que cancele el Certificado de Registro de la marca ENECAL, Clase 5. 3. Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales se encuentran los siguientes: 1.
El 7 de noviembre de 1996, LABORATORIOS ELMOR S.A. solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI el registro del signo “ENECAL” para distinguir una droga para el aparato circulatorio, indicada para el tratamiento de la hipertensión arterial, severa, renovascular e insuficiencia cardiaca congestiva de la Clase 5 de la Clasificación Internacional. [1] Dicha solicitud de registro fue publicada, para efectos de observaciones, en el Diario Oficial El Peruano. 2.
El 7 de enero de 1997, la empresa AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION de Estados Unidos de América formuló observación a dicha solicitud de registro en base a su titularidad de la marca “ENERCAL” en la misma clase de la Nomenclatura Oficial, observación de la que luego se desistió en virtud del acuerdo de coexistencia celebrado con la empresa solicitante. 3.
El 14 de enero de 1997, la sociedad F. HOFFMAN - LA ROCHE AG., de Suiza, también formuló observación a la solicitud de registro manifestando ser titular de la marca de productos “XENICAL”, registrada en la misma clase 5 de la Nomenclatura Oficial. La observación se sustentó en que las denominaciones “ENECAL” y “XENICAL” resultaban gráfica y fonéticamente similares, por lo que serían susceptibles de inducir a confusión al público consumidor.
LABORATORIOS ELMOR S.A. no contestó la observación deducida por F. HOFFMAN - LA ROCHE AG. 4. El 7 de enero de 1997, la empresa AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION de Estados Unidos de América formuló observación a dicha solicitud de registro en base a su titularidad de la marca “ENERCAL” en la misma clase 5 de la Nomenclatura Oficial, observación de la que luego se desistió en virtud del acuerdo de coexistencia celebrado con la empresa solicitante. 5.
La Oficina de Signos Distintivos expidió el 21 de agosto de 1997 la Resolución 10848-97-INDECOPI/OSD que si bien declaró infundada la observación formulada por la empresa F. HOFFMAN - LA ROCHE AG., denegó el registro del signo solicitado por LABORATORIOS ELMOR S.A. La Oficina de Signos Distintivos consideró, en relación a la observación formulada por la empresa F. HOFFMAN-LA ROCHE AG., que no existía similitud entre las marcas confrontadas (“ENECAL” – “XENICAL”) al grado de inducir a confusión al consumidor.
En cuanto a la observación que presentó la empresa AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION y de la cual desistió, que los signos (“ENECAL” – “ENERCAL”) resultaban confundibles, por lo que no obstante de existir un acuerdo de coexistencia marcaria, afectaría el interés general de los consumidores, razón por la cual debía denegarse el registro solicitado. 6.
Esta Resolución fue apelada por la empresa F. HOFFMAN-LA ROCHE AG. en fecha 5 de septiembre de 1997, en la parte que declaró infundada su observación, reiterando, para ello, los mismos argumentos expuestos en su escrito de observación.
7. LABORATORIOS ELMOR S.A. interpuso también recurso de apelación el 19 de septiembre de 1997, sosteniendo que el acuerdo de coexistencia marcaria celebrado desvirtuaba cualquier posibilidad de confusión. 8. El 27 de mayo de 1999, el Tribunal del INDECOPI expidió la Resolución No. 636-1999/TPI-INDECOPI, mediante la cual confirmó la Resolución expedida por la Oficina de Signos Distintivos en la parte que declaró infundada la observación presentada por F. HOFFMAN - LA ROCHE AG., revocándola en la parte que denegaba el registro del signo solicitado, por lo que, en consecuencia, otorgó a favor de LABORATORIOS ELMOR S.A. el registro del signo “ENECAL” para distinguir un producto farmacéutico indicado para el tratamiento de la hipertensión arterial e insuficiencia cardiaca de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
El Tribunal del INDECOPI consideró que, a pesar de que los signos “ENECAL” (solicitado) y “XENICAL” (registrado) se encontraban destinados a distinguir productos de la misma clase 5 de la Nomenclatura Oficial, las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre dichos signos determinaban que su coexistencia en el mercado no fuese susceptible de causar confusión en el público consumidor. 9.
La sociedad F. HOFFMAN - LA ROCHE interpuso demanda de impugnación de Resolución Administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, en contra de las resoluciones mencionadas. 10. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia emitió en fecha 24 de octubre de 2002 la sentencia en la cual declaró fundada la demanda contencioso administrativa interpuesta por F. HOFFMAN - LA ROCHE AG.; y, en consecuencia, declaró la invalidez e ineficacia de la Resolución No. 636-1999-TPI/INDECOPI/OSD en la parte que declaró infundada la observación presentada por la empresa demandante y la revocó en la parte que denegó el registro del signo “ENECAL”, debiendo cancelarse el certificado de registro de la marca “ENECAL” concedida a favor de LABORATORIOS ELMOR S.A., con condena de costas y costos al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y de LABORATORIOS ELMOR S.A. 11.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual interpuso, en fecha 5 de diciembre de 2005, recurso de apelación contra la sentencia expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de fecha 24 de octubre de 2002. 12. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú emitió el auto de fecha 27 de diciembre de 2005 por el cual resolvió suspender la tramitación del proceso judicial y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a). b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda La sociedad F. HOFFMAN - LA ROCHE AG., domiciliada en Suiza, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.
Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes: Manifiesta que la “Resolución que se impugna es inválida e ineficaz por cuanto ha concedido el registro como marca para distinguir productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional, a una denominación que es confundible con una marca previamente registrada y que está destinada a distinguir los mismos productos de la misma Clase 05 de la Clasificación Internacional“.
Asimismo, señala que la Resolución impugnada “ha concedido el registro de la marca ENECAL cuando ésta es confundible tanto con la marca XENICAL previamente registrada y de propiedad de F. HOFFMAN - LA ROCHE AG., como con la marca ENERCAL registrada para distinguir productos farmacéuticos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional”. Observa que “En el presente caso las marcas XENICAL y ENECAL distinguen los mismos productos farmacéuticos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional”, “La marca XENICAL esta (sic) registrada para distinguir preparaciones farmacéuticas en general y todos los demás productos de la Clase 05 (…)”.
“La marca ENECAL esta (sic) destinada a distinguir un producto farmacéutico una droga para el aparato circulatorio (…) de la Clase 05 de la Clasificación Internacional”. Por tanto, afirma que “Estando la marca XENICAL registrada para distinguir todos los productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional, obviamente distingue también el producto farmacéutico específico que desea distinguir la marca ENECAL”.
Añade que “las marcas XENICAL y ENECAL son prácticamente idénticas, gráfica como fonéticamente”. Hace referencia a jurisprudencia administrativa y de la Corte Suprema, que sustentaría su posición, en cuanto “declaran confundibles signos que presentan entre sí mayores diferencias que las mínimas existentes entre las marcas en cuestión”. Finalmente, indica que la marca solicitada no reúne los requisitos de registrabilidad, por lo que se han violado normas de carácter constitucional, legal y comunitario. c) Contestaciones a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, de la República del Perú, da contestación a la demanda a través de apoderados.
Respecto a la supuesta confusión entre las marcas “ENECAL” (solicitada) y “XENICAL” (registrada), manifiesta que “luego de realizada la búsqueda de antecedentes correspondiente, la autoridad administrativa constató que en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial existen registradas a favor de distintos titulares varias marcas que contienen la partícula ‘CAL’, tales como ‘CAL-C-VITA’, ‘ELCAL’, ‘ALERGICAL’, ‘ROCCAL’, ‘DUCAL’, ‘BUCAL’, ‘TOKAL’ y ‘DICAL-D’, la misma que hace referencia al calcio, sustancia o principio activo de los medicamentos que distinguen”.
Señala que en estos casos la partícula “CAL” pierde relevancia a efectos de realizar el examen comparativo. Afirma que “no puede determinarse la existencia de riesgo de confusión entre dos signos por el sólo hecho que compartan algunas de sus letras ubicadas en igual orden, dado que la misma debe establecerse a partir de la impresión de conjunto que éstos susciten, pudiendo suceder incluso que las marcas coincidan en la mayoría de sus letras, pero susciten en el consumidor una impresión totalmente diferente”.
En este sentido, resalta que “la autoridad administrativa constató que los signos en litis cuentan con suficientes diferencias tanto a nivel fonético como gráfico que permiten su coexistencia pacífica sin riesgo de inducir a confusión al consumidor”. Observa que desde el punto de vista fonético las marcas “ENECAL” y “XENICAL”, en su conjunto poseen una diferente pronunciación. En cuanto al aspecto gráfico señala “que si bien los signos comparten la partícula CAL, los demás elementos que conforman los signos resultan distintos”.
Respecto a la supuesta falta de requisitos de registrabilidad del signo solicitado, indica que “la marca otorgada a la codemandada Laboratorios Elmor S.A. cumple con los tres requisitos previstos en la ley para que resulte procedente acceder a su registro”. En cuanto a la jurisprudencia administrativa exhortada por la actora, señala que “las resoluciones administrativas invocadas por la actora corresponden en muchos casos a las expedidas por la Oficina de Signos Distintivos, primera instancia administrativa, por lo que no resultan vinculantes para el Tribunal de INDECOPI que es su superior jerárquico, (…)”.
Añade que “constituirán precedente obligatorio única y exclusivamente cuando en la propia resolución se señale expresamente este hecho y siempre que se interprete con carácter general el sentido de la legislación”. Sobre este mismo tema observa que “los anteriores registros o resoluciones, en tanto no constituyan precedentes de observancia obligatoria, serán irrelevantes al momento de efectuar el examen registral de una marca, el cual debe atender a lo actuado en cada caso concreto”.
Respecto a la jurisprudencia de la Corte Suprema aludida por la actora, indica que “no resulta aplicable al caso materia de autos”. El Procurador Público, encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú, contesta la demanda y manifiesta: “Cumpliendo con absolver el traslado de la demanda, la niego y contradigo en todos su extremos, solicitando a la Sala que oportunamente la declare INFUNDADA, por las consideraciones de hecho y derecho que a continuación expongo” (resaltado en el texto).
Manifiesta que “se efectuó el examen comparativo entre la marca solicitada y el signo XENICAL de la accionante; concluyendo que a pesar que existe similitud o conexión competitiva entre los productos que distinguen éstas, la no semejanza fonética y gráfica entre los signos en cuestión determina que no sean confundibles entre sí, pudiendo coexistir en el mercado”.
Señala que “el criterio de rigurosidad ha sido tomado muy en cuenta por las diferentes instancias administrativas del INDECOPI al realizar el análisis de confundibilidad entre los signos citados”. Observa que la autoridad administrativa “al efectuar el examen comparativo entre las marcas, ha tenido en cuenta todos los riesgos para conceder el registro de la marca ENECAL”, tales como la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, la semejanza gráfico-fonética, en cuanto “la marca registrada se pronunciará S (Z) ENICAL en tanto que el signo solicitado se pronunciará ENECAL”, asimismo, desde el aspecto gráfico, “se aprecia que si bien los signos comparten la partícula CAL, los demás elementos de los signos resultan distintos”.
Finalmente, manifiesta que “el acto administrativo emitido por la Segunda Instancia Administrativa, (…), es correcto y se encuentra arreglado a derecho (…)”. d) Tercero interesado LABORATORIOS ELMOR S.A. no dio contestación a la demanda.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 31 de mayo de 2006. 2. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Este Tribunal procede a realizar la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “ENECAL” ha sido presentada el 7 de noviembre de 1996, esto es, en vigencia de la Decisión 344. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. (…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;
( ) 3. Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: concepto de marca y sus elementos constitutivos; clases de marcas: la marca denominativa, comparación entre marcas denominativas; impedimentos para el registro marcario: la identidad y la semejanza, reglas para realizar el cotejo marcario; marcas farmacéuticas, partículas de uso común:
3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.[2] Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
3.2. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas denominativas, por corresponder a la clase de los signos en conflicto. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en dos subgrupos: las marcas sugestivas que son las que tienen connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, las marcas arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal.
Como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.
( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” [3] El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.
3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.
Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. [4] Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organo Jurisdiccional Comunitario, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. [5] Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…).” [6] El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[7] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos". [8] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [9] 3.4.
MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTÍCULAS DE USO COMÚN La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. [10] Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.” [11] El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.
De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”. [12] Es cierto que “(…) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (…) la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.
Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”. [13] Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.
El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”. [14] Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.
Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de palabras de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc. Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78- 79).
Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.
El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192).”[15] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.
Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.
Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. Podrán ser consideradas semejantes las marcas, cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir. 3.
No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.
Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5.
El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 6. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.
Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En este caso la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 496-2003, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas. [2] Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.
DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. [3] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. [4] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. [8] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [9] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [10] Proceso 30-IP-2000. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] Proceso 48-IP-2000. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [12] FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos;
“Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p.p. 265 y 266. [13] Proceso 50-IP-2001. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [14] Proceso 78-IP-2003. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [15] Proceso 39-IP-2003, sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003. Marca: “& mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.