PROCESO 103-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, de los artículos 81 y 89 de la misma Decisión. Actor: Sociedad TERRA NETWORKS S.A. Marca: “TERRA”.
Expediente Interno N° 1766-2003. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de junio del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.
VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 7 de junio de 2006. 1. Antecedentes El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.
Las partes La parte demandante es: la sociedad TERRA NETWORKS S.A. de España, (la empresa Telefónica S.A. cedió sus derechos a TERRA NETWORKS S.A.). La parte demandada la constituyen: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú. El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: la firma SANTILLANA S.A. 2.
Acto demandado La sociedad TERRA NETWORKS S.A. de España, a través de apoderado, impugnó la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI Nº 049-2000/TPI- INDECOPI, de 14 de enero de 2000, que confirmó la Resolución Nº 009050- 1999/OSD-INDECOPI, de 31 de agosto de 1999, la cual declaró fundada la observación formulada por SANTILLANA S.A. de Perú y denegó el registro del signo “TERRA”, que distingue servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, y todos los demás servicios, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, solicitado por TELEFÓNICA S.A. de España (TERRA NETWORKS S.A.). 3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: 1. El 18 de marzo de 1999, TELEFÓNICA S.A., quien cedió sus derechos a la sociedad TERRA NETWORKS S.A. de España, solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI el registro del signo “TERRA” para distinguir servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, la cual abarca los servicios de educación, formación, esparcimiento y actividades culturales. 2.
El 21 de mayo de 1999, la empresa SANTILLANA S.A. formuló observación a dicha solicitud de registro alegando ser titular de la marca “TERRA”, para distinguir publicaciones impresas en general, papelería y demás productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. 3. El 31 de agosto de 1999, la Oficina de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 009050-1999/OSD-INDECOPI, la cual denegó el registro del signo “TERRA”, clase 41, solicitado por la sociedad demandante, aduciendo que existía identidad fonética-gráfica entre los signos y similitud indirecta entre los productos y servicios que los mismos distinguen. 4.
El 22 de septiembre de 1999, la sociedad actora apeló la mencionada Resolución puntualizando que los servicios a distinguir con el signo solicitado tienen naturaleza diferente a los productos de la clase 16 de la marca registrada, que los consumidores a los que están destinados son distintos, así como sus medios de distribución y comercialización. 5.
El 26 de enero de 2000, la sociedad actora presentó un escrito sobre el cual manifiesta “decidimos precisar nuestra petición a fin de aclarar la situación, limitando nuestra solicitud inicial a distinguir los servicios de educación, formación, esparcimiento y actividades culturales usando programas de computadoras, medios informáticos e Internet exclusivamente”. 6.
El 14 de enero de 2000, el Tribunal del INDECOPI emitió la Resolución No. 049-2000/TPI-INDECOPI, la misma que fue notificada el 14 de febrero del mismo año, la cual confirmó la Resolución de la Oficina de Signos Distintivos, alegando las mismas razones señaladas y sin considerar el escrito de 26 de enero de 2000, presentado con anterioridad a la notificación de la mencionada Resolución. 7.
La sociedad TERRA NETWORKS S.A. interpuso demanda de impugnación de Resolución Administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, en contra de las resoluciones mencionadas. 8. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia emitió en fecha 22 de mayo de 2003 la sentencia en la cual declaró infundada la demanda contencioso administrativa referida.
9. TERRA NETWORKS S.A. interpuso, en fecha 12 de junio de 2003, recurso de apelación contra la sentencia expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de fecha 22 de mayo de 2003. 10. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú emitió el auto de fecha 27 de diciembre de 2005 por el cual resolvió suspender la tramitación del proceso judicial y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a). b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda La sociedad TERRA NETWORKS S.A. de España presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.
Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes: Manifiesta que si bien los signos en conflicto son idénticos desde el punto de vista fonético-gráfico, “en el Derecho Marcario existe el Principio de Especialidad, pilar y sustento del mismo, el cual limita la posibilidad de oponer una marca frente al registro de otra similar sólo para productos o servicios idénticos o similares, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
Señala que “en el presente caso no existe similitud entre los productos a que se refiere la marca de SANTILLANA S.A. y los servicios que pretende distinguir nuestra representada (…)”. Al respecto, observa que “la denominación de nuestra representada pretende distinguir servicios muy específicos y determinados, mientras que la marca de SANTILLANA S.A. se refiere a productos”.
Afirma que “En algunos casos se ha vinculado productos y servicios, cuando se detecta que se trata de productos complementarios o sustitutos. (…) el presente caso no concuerda con ninguno de estos supuestos, principalmente porque los servicios de educación, esparcimiento y demás reclamados por nuestra representada se prestan a través de programas de computadoras, utilizando medios informáticos mundiales tales como Internet”.
Añade que SANTILLANA S.A. durante el proceso administrativo, afirmó que se especializa en la edición de libros escolares y culturales, y que “en la prestación de servicios educativos y de esparcimiento utilizando programas de computadoras u otros medios informáticos tales como Internet, es imposible utilizar textos impresos como libros, revistas, etc.
(…) Con esto, nuestra representada no requiere necesariamente de productos impresos para ejercer sus servicios”. Por lo tanto, arguye que “es muy limitada la afirmación de SANTILLANA S.A. en el sentido que los productos de la Clase 16 se elaboran y distribuyen por empresas que brindan servicios en la Clase 41 (…) ya que no corresponde al presente caso”.
Finalmente, observa que “Los canales de distribución y la forma de comercialización de los productos y servicios no son los mismos: En el caso de SANTILLANA S.A., sus productos se distribuyen y comercializan a través de los canales tradicionales, principalmente librerías, kioskos (sic) y/o supermercados. Mientras que los servicios educativos y de esparcimiento que pretende distinguir la marca “TERRA” no se distribuyen, sino más bien se prestan y comunican a través de medios informáticos y de redes mundiales de comunicación como Internet”. c) Contestaciones a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI da contestación a la demanda a través de apoderados.
Sobre el argumento de la actora de que los productos y servicios que distinguen las marcas en conflicto no tendrán conexión competitiva, manifiesta que “el principio de especialidad implica que la protección que se otorga al registro de una marca está limitada a los productos o servicios para los cuales la marca ha sido concedida y a aquellos productos o servicios vinculados” (resaltado en el texto).
En relación a la Clasificación Internacional de Niza señala que aquélla “es meramente referencial, debiendo recurrirse a otros criterios para establecer la vinculación entre los productos o servicios, tales como los canales de comercialización, el público consumidor al cual están dirigidos, su naturaleza, finalidad, su carácter complementario o sustitutorio, etc.”.
Añade que “La consecuencia necesaria de esta definición es que pueden coexistir dos marcas idénticas o muy semejantes y cuando estén destinadas a distinguir productos o servicios totalmente diferentes aunque se encuentren en una misma clase de la Nomenclatura Oficial y viceversa, es decir, que no podrán coexistir dos marcas idénticas o muy semejantes destinadas a distinguir los mismos productos o servicios, o productos o servicios relacionados, aunque se encuentren en clases distintas de la Nomenclatura Oficial” (resaltado en el texto).
Indica que “Este último supuesto es precisamente el que ocurre en el presente caso y es el que motiva que, en aplicación de las normas vigentes, se denegara el registro de la marca solicitada por la empresa demandante”. Señala que “entre los productos que distingue la marca ‘TERRA’, registrada a favor de Santillana S.A. y los servicios que pretenden distinguir la marca ‘TERRA’, solicitada por Telefónica S.A., existe conexión competitiva dado que es usual que las empresas destinadas a la prestación de servicios educativos impriman y distribuyan materiales didácticos para el desarrollo de sus funciones, los cuales vienen a ser bienes complementarios para la prestación de los referidos servicios”.
Asimismo, advierte que “los productos y servicios que distinguen las marcas en conflicto están dirigidos a un mismo público consumidor, es decir, aquel que contrata o presta servicios de educación (…)”. Añade que “los servicios de educación, que pretende distinguir la marca ‘TERRA’ solicitada por Telefónica S.A., se prestan en los mismos establecimientos en los que se expenden los productos (publicaciones impresas) que distingue la marca ‘TERRA’, registrada a favor de Santillana S.A.”.
En cuanto al escrito presentado por la empresa Telefónica S.A. en el procedimiento administrativo, con el que supuestamente habría limitado los servicios a distinguir con su marca, señala que “dicho acto procesal debe realizarse antes de que se expida la resolución final de un procedimiento. En el presente caso, la empresa Telefónica S.A. presentó el referido escrito el día 26 de enero de 2000, es decir, doce días después de expedida la resolución del Tribunal de INDECOPI que se impugna en este proceso, la cual es del 14 de enero de 2000” (resaltado en el texto).
Finalmente, indica que “aunque se aceptara la limitación de los servicios que distinguiría la marca ‘TERRA’, es evidente que ello no haría desaparecer la conexión competitiva con los productos distinguidos por la marca ‘TERRA’ registrada a favor de Santillana S.A., dado que aún en el caso de ‘servicios de educación prestados a través de computadoras, medios informáticos o internet’, éstos muchas veces se complementan con publicaciones impresas, como pueden ser los manuales de uso para la prestación del servicio.
De igual forma, las publicaciones impresas pueden tener como contenido temas vinculados a los servicios de internet o programas informáticos, por lo que la vinculación es inevitable”. d) Tercero interesado La empresa SANTILLANA S.A., considera tercero interesado en esta causa, contesta la demanda en los siguientes términos: Sobre el escrito presentado por la empresa Telefónica S.A. en el procedimiento administrativo, con el que supuestamente habría limitado los servicios a distinguir con su marca, manifiesta que debió hacerse en su debida oportunidad, y que la misma “se realizó extemporáneamente, ya que se presentó luego de que INDECOPI emitió las dos Resoluciones (…)”.
Sobre el mismo tema advierte que “Aún cuando se hubiese presentado la limitación del distingue (sic) oportunamente, seguiría existiendo riesgo de confusión puesto que la marca solicitada persigue distinguir servicios de educación, formación, etc. los cuales están vinculados con los productos de la clase 16 de la marca TERRA de nuestra representada”.
Observa que los signos en conflicto son idénticos, y que los productos y servicios se encuentran relacionados, y que “El hecho que la apelante afirme que los servicios que distinguiría su marca se prestan a través de ‘programas de computadoras utilizando medios informáticos’ es irrelevante para establecer la no vinculación con los productos que la marca de nuestra representada distingue.
Además (…) que la demandante utiliza medios impresos, entre otros para publicar, promocionar y dar información sobre el signos (sic) que pretende registrar”. Afirma que “Es pues evidente, que la marca solicitada pretende distinguir servicios que se encuentran directamente relacionados con los productos que distingue la marca de nuestra representada.
Considerando la identidad entre ambas marcas, los consumidores asociarán los productos de nuestra representada con los servicios ofrecidos por la solicitante y les atribuirán un mismo origen empresarial o que aún no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas”. Señala que “En lo que respecta a libros y revistas, indicamos que éste es un campo que se está desarrollando con fuerza a través de internet (…)” y que “En la actualidad es común que se pueda acceder al contenido de libros, estudios, investigaciones, etc. a través de internet”.
Finalmente, indica que “son bienes dirigidos a idéntico sector del público consumidor, y que son ofrecidos por las mismas empresas, en los mismos establecimientos, teniendo además el carácter de bienes complementarios”.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 7 de junio de 2006. 2. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Este Tribunal procede a realizar la interpretación del mencionado artículo por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “TERRA” ha sido presentada el 18 de marzo de 1999, esto es, en vigencia de la Decisión 344. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se interpretará, de oficio, los artículos 81 y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;
( ) “Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud.
Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo, ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados”. (…) 3. Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: concepto de marca y sus elementos constitutivos; clases de marcas: marca denominativa, comparación entre marcas denominativas; impedimentos para el registro marcario: la identidad; reglas para realizar el cotejo marcario; conexión competitiva; procedimiento relativo a las modificaciones a la solicitud inicial:
3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida, según el párrafo segundo del artículo 81, como “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. En este sentido el Tribunal ha manifestado: “ la marca debe estar llamada a distinguir un producto o servicio de otros: siendo intangible requiere materializarse por signos sensibles (perceptibilidad) para que el consumidor pueda apreciarla y distinga o diferencie los productos que desea adquirir.
Un signo que no permita al público consumidor identificar y distinguir un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser registrado como marca.” [1] Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.[2] El artículo 81 establece, además, los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
3.2. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas denominativas, por corresponder a la clase de los signos en conflicto. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en dos subgrupos: las marcas sugestivas que son las que tienen connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, las marcas arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal.
Como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” [3] El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.
3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, objeto de la interpretación prejudicial solicitada.
Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[4] Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. [5] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.[6] El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”. [7] El Tribunal observa, como ya se indicó, que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
En definitiva, el consultante, en la comparación que efectúe entre los signos “TERRA” y “TERRA”, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[8] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.
3.4. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que facilitan al funcionario o al juez la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.[9] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [10]
3.5. LA CONEXIÓN COMPETITIVA Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre productos y servicios. El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.
A fin de verificar la semejanza entre los servicios y productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de los mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los servicios identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los productos amparados por la marca ya registrada.
A objeto de precisar que se trata de productos y servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.
El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos o servicios en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.
También deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”[11] Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en el Proceso 8-IP-95,[12] con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313 de la Comisión —predecesoras de la 344, objeto de la presente interpretación— dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.
Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 La limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ (Marco Matías Alemán, MARCAS, Bogotá, pág.90)”.
3.6. MODIFICACION DE LA SOLICITUD INICIAL El artículo 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena atribuye al peticionario del registro de un signo como marca la facultad de pedir a la oficina nacional competente que se modifique su solicitud inicial. A propósito de la disposición prevista en el artículo mencionado, el Tribunal fijó los siguientes criterios: “(…) una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios.
Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación. “Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial.
Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro. “(…) De lo antes dicho se concluye que si luego de presentada la solicitud inicial, se eliminan o limitan los productos o servicios que identificará el signo solicitado, esta modificación será de carácter secundario y en consecuencia susceptible de ser tomada en cuenta por la administración”[13].
De la referencia señalada se destaca que: • El solicitante puede modificar su solicitud de registro del signo a instancia de la autoridad competente o motu proprio. • Dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se cambie aspectos sustantivos del signo o amplíe los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud de registro.
Resulta necesario abordar los siguientes temas: • ¿La interesada puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? • ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que negó el registro del signo? En relación con el tiempo durante el cual el peticionario puede pedir que se modifique su solicitud, el artículo mencionado no hace referencia a este respecto.
Debe interpretarse que lo podrá hacer en cualquier momento del trámite. Este Tribunal, en su jurisprudencia, ha hecho las siguientes consideraciones: “(…) La limitación o restricción adquiere mayor importancia cuando luego que de la publicación de la solicitud se presentan observaciones, y éstas pueden referirse a la existencia de signos anteriores registrados o solicitados para iguales o semejantes productos de la misma o diferente clase, y con la limitación que haga el peticionario de los productos a protegerse con su marca desaparezcan o queden insubsistentes las razones de la observación (…) el observante acceda a la inscripción de la marca.
Igual criterio debería adoptarse para cualquier momento en que se presente la restricción o limitación de productos, sea que la marca anterior abarque todos los productos de una misma clase o una sola parte de ellos. Por el hecho de que el peticionario restrinja o excluya los productos contenidos en la solicitud no se presume que el signo pueda ser aceptado como marca.
La administración analizará el contenido global de los hechos materia del procedimiento y el cumplimiento de los elementos esenciales que debe reunir el signo y la posibilidad de que pueda o no ser registrado”. [14] El artículo 89, por otra parte, en su segundo inciso determina que la Oficina Nacional Competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud.
Dicho requerimiento se tramitará, en todo caso, de conformidad con lo determinado en el artículo 91 que establece, que si del análisis realizado por la Oficina Nacional Competente apareciera que alguno de los requisitos formales no se ha cumplido, debe notificársele al peticionario para que en un plazo de treinta (30) días hábiles, siguientes a la notificación, subsane dicha irregularidad; plazo éste prorrogable por treinta días más. En relación al tema de que si la modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que negó el registro del signo, este Tribunal ha manifestado que si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa”. [15] Este es el criterio reiterado en las interpretaciones prejudiciales dentro de los procesos 21-IP-2000, y 28-IP-2002, en relación a la solicitud de patente, que, aplicada a la marca resulta pertinente transcribir algunos de sus apartes: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de (patente) registro del signo puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la (patente) marca.
En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.” (Interpretación dentro del Proceso 21-IP- 2000.
Patente: “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE SAL DE BILIS HUMANA ESTIMULADA POR LIPASA Y PARA LA PREPARACIÓN DE COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN”). Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. 3.
No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.
Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5.
El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. 6. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios amparados por las mismas.
Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. 7. El artículo 89 de la Decisión mencionada regula, por un lado, la facultad del peticionario de modificar su solicitud inicial de registro, determinando que ella sólo procede en aspectos secundarios, relativos a la descripción de la marca o, en su caso, a la eliminación o restricción de los productos o de los servicios principalmente especificados.
Establece, por otro lado, la facultad de la Oficina Nacional Competente, para requerir al peticionario la introducción de modificaciones a su solicitud de registro, aplicando desde luego para ese propósito, el trámite fijado por el artículo 91 de la Decisión 344. Finalmente, dicha modificación dependerá de lo dispuesto por el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se realice al interponer un recurso administrativo contra la denegación del registro del signo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 1766-2003, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 1-IP-99, sentencia de 7 de mayo de 1999.
G.O.A.C. Nº 461, de 22 de julio de 1999. Marca "TRIGARD”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. [3] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”.
Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. [4] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. [8] OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. P. 153. [9] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [10] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] Proceso 9-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. [12] Proceso 08-IP-95, sentencia de fecha 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, así como en la JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, pp. 324 y s.s., caso “LISTER”, y reiterada en las sentencias correspondientes a los Procesos 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67- IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”. [13] Proceso 104-IP-2003, sentencia dictada el 29 de octubre de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 1015, de 27 de noviembre del mismo año. Marca: “BSCH mixta”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [14] Proceso 20-IP-95. Sentencia del 16 de octubre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 236, del 26 de noviembre del mismo año, caso “MONO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [15] Proceso 182-IP-2005. Sentencia dictada el 26 de octubre de 2005. Patente: “COMPOSICIONES SURFACTANTES CONCENTRADAS BASADAS EN AGUA”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.