PROCESO 55-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 83 literal a), 93 y 94 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, de los artículos 81, 95 y 144 de la misma Decisión. Actor: sociedad TABACALERA ANDINA S.A. TANASA.
Marca: “LÍDER” (mixta) Expediente Interno N° 2003-00116-01. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de junio del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Camilo Arciniegas Andrade.
VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 3 de marzo de 2006, ha sido estructurada con base a lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, por lo que se admitió a trámite por auto de 31 de marzo de 2006. 1.
Antecedentes El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1. Las partes La parte demandante es la sociedad TABACALERA ANDINA S.A. TANASA. La parte demandada es la Nación Colombiana, representada por el Superintendente de Industria y Comercio.
Se considera tercero interesado a la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. 2. Actos demandados La sociedad TABACALERA ANDINA S.A. TANASA a través de apoderada, plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: 1. Resolución Nº 2602, de 30 de enero de 2002, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición formulada por TABACALERA ANDINA S.A. TANASA; y, concedió el registro del signo “LÍDER” (mixto) solicitado por la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.
Resolución Nº 24369, de 30 de julio de 2002, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión contenida en la Resolución Nº 2602. 3. Resolución Nº 32926, de 16 de octubre de 2002, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma dependencia resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución inicial Nº 2002, quedando así agotada la vía gubernativa.
Solicita, adicionalmente, que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos la cancelación del certificado de registro concedido. 3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales relatados por el consultante se encuentran los siguientes: a) El 23 de abril de 1999 COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. solicitó a la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca LÍDER (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza; b) El 26 de mayo de 1999 se surtió la publicación del extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 478; c) “TABACALERA ANDINA S.A. TANASA formuló observación por similitud con la (sic) marcas LÍDER y LÍDER (Mixta) Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, registradas en Ecuador bajo el Certificado 6510- 87, de las cuales es titular”; d) “Mediante Resolución 2602 del 30 de enero del 2002 la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por TABACALERA ANDINA S.A. TANASA y concedió a COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. el registro de la marca LÍDER (Mixta) para distinguir ‘tabaco; artículos para fumadores; cerillas’ comprendidos en la Clase 34 … Al decidir se omitió tener en cuenta las pruebas aportadas en la oposición por considerarlas extemporáneas”; e) “Mediante Resolución 24369 del 30 de julio de 2002 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución 2602 de 30 de enero de 2002 y concedió el recurso de apelación. Asimismo, por Resolución 32926 de 16 de octubre de 2002 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión de conceder el registro de la marca LÍDER (Mixta) en favor de COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. El Superintendente consideró que la marca solicitada cumplía con los requisitos de registrabilidad establecidos en la normativa andina, pues hacía sólo una serie de variaciones (elemento gráfico accesorio sin fuerza expresiva) que en nada afectaban la impresión generada en el comercio sobre la marca LÍDER que distingue productos de la Clase 34 (…) registrada a favor de la solicitante, y sobre la cual se predicaban ciertos derechos adquiridos”.
En la demanda presentada por la apoderada de la sociedad TABACALERA ANDINA S.A. TANASA se alega: a) “Con memorial del 2 de Agosto de 1999 se presentaron como fundamento de las observaciones, los registros Ecuatorianos debidamente legalizados Nº 51 para la marca LIDER en la clase 34, y 6510-87 para la marca LIDER (mixta) en el Ecuador, con sus respectivas constancias de renovación y vigencia”; y que “Mediante oficio Nº 01439 de 23 de marzo de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio, admitió a trámite la oposición presentada y que se menciona en el punto 2, ya que ‘reúne los requisitos formales exigidos por la ley al momento de su presentación’ y otorga un término de 30 días a (sic) soliciante (sic) para hacer valer sus argumentaciones y presentar pruebas”. b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda La sociedad TABACALERA ANDINA S.A. TANASA. domiciliada en la ciudad de Quito, Ecuador, presentó la demanda en contra de los actos administrativos mencionados anteriormente.
El consultante informa que la actora denuncia la violación de “los artículos 136 (literal a) de la Decisión 486; 83, 93 y 94 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…)”, ya que “Los actos acusados adolecen de falsa motivación, pues concedieron el registro de una marca pasando por alto que existía una idéntica cuya protección resultaba forzosa para la entidad que los profirió”; que “En la oposición se probó que desde el 17 de junio de 1987 el cuadrado rojo enmarcado se encuentra registrado en Ecuador bajo el Nº 6510-87 con la denominación LÍDER a favor de TABACALERA ANDINA S.A. TANASA para distinguir productos de la clase 34 (…).
Este registro es aún anterior a la marca original LÍDER registrada en Colombia a favor de COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. el 9 de diciembre de 1988”; que “La Administración no tuvo en cuenta las pruebas aportadas al trámite por TABACALERA ANDINA S.A. TANASA porque fueron allegadas extemporáneamente, luego de radicar la oposición. Sin embargo, no existe norma alguna que exija presentarlas con el escrito inicial y menos una que indique que las presentadas posteriormente no puedan ser analizadas”; que “Los actos acusados argumentan que la solicitante es titular en Colombia del certificado de registro Nº 125580 de la marca LÍDER que distingue productos de la clase 34 (…) y que la marca LÍDER (Mixta) constituye una variación que en nada afecta la impresión que genera en el comercio, en tanto su única novedad la constituye un elemento gráfico accesorio”; que “Teniendo en cuenta lo que la jurisprudencia ha definido como elementos sustanciales o accesorios de una marca, debe concluirse que el signo registrado difiere sustancialmente de la marca LÍDER previamente registrada a favor de COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. y descarta que se pudiera alegar derechos adquiridos, pues éstos versan sobre la marca registrada y no sobre una distinta que haya sufrido modificaciones.
Son sustanciales todos los cambios en los elementos esenciales del signo, esto es, la denominación, el gráfico, la ampliación de los productos que está llamada a amparar, el cambio de clase, etc. Por lo tanto, la modificación introducida a la marca LÍDER constituía una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial del registro, a observaciones y a la pérdida de su derecho de prioridad”; que “Los derechos adquiridos no existían, pues era evidente que la nueva etiqueta solicitada cambiaba el gráfico y reivindicaba los colores.
El derecho de uso exclusivo de la marca se deriva únicamente del registro y COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. no lo poseía respecto del nuevo signo. En consecuencia, los actos acusados le otorgaron un nuevo derecho. Si los elementos agregados a la etiqueta fueran simplemente accesorios, la solicitante no se habría puesto en la tarea de solicitar un nuevo registro”.
Según el consultante, del texto de la demanda se infiere, a la luz del artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que “(…) tiene legítimo interés para presentar observaciones en los demás países miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esta marca en cualquiera de los países miembros”; que “La actora es titular prioritaria del signo que justamente reivindica el gráfico confundible con el acompañado de la denominación LÍDER registrado por la Superintendencia de Industria y Comercio a favor de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. La similitud de ambos signos que distinguen los productos de la clase 34 (…) es susceptible de inducir a error al público consumidor respecto de los productos, su calidad y procedencia empresarial”; que “La Superintendencia de Industria y Comercio consideró en la Resolución 24369 que para otorgarle validez a la invocación de cualquier derecho era necesario que estuviera demostrada su existencia con pruebas físicas.
Las observaciones presentadas por TABACALERA ANDINA S.A. TANASA no fueron examinadas con el pretexto de atender el artículo 15 del Decreto 117 de 1994, reglamentario de la Decisión 344 (…) porque no tendían a desvirtuar la irregistrabilidad del signo. Del texto de la norma mencionada la Superintendencia de Industria y Comercio concluyó que las pruebas debían ser allegadas por el opositor con el escrito de oposición o a más tardar en el término de la prórroga, a fin de que le permitieran al solicitante el ejercicio de su derecho de contradicción”; que “(…) copias auténticas de los registros en Ecuador de las marcas LÍDER y LÍDER (Mixta) fueron allegadas al expediente administrativo antes de que se admitiera la oposición y se ordenara su traslado a COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. Por lo mismo, mediante Oficio 1439 la Superintendencia de Industria y Comercio comunicó que la oposición presentada reunía los requisitos formales exigidos por la ley al radicarse.
En esta etapa las pruebas, que sin duda pretendían desvirtuar la registrabilidad del signo, pudieron haber sido controvertidas por la solicitante en cuanto a su legalidad o pertinenencia (sic)”; que “el artículo 15 del Decreto 117 de 1994 establecía que a las observaciones que no cumplieran con los requisitos señalados en la normativa no se les daría trámite.
Lo anterior ratifica la ausencia de sustento de la decisión de no tener en cuenta las pruebas presentadas por ser extemporáneas, pues la consecuencia jurídica de incumplir este precepto evidentemente era otra. La oposición formulada se tramitó y justamente los actos acusados expresamente la declararon infundada”; que “Toda vez que la legislación comunitaria no prevé un término para aportar pruebas debía acudirse a lo dispuesto en los artículos 34, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que en la actuación administrativa permiten pedir, decretar y allegar pruebas sin requisitos especiales, de oficio o a petición de parte, y que exigen a las autoridades tomar decisiones motivadas, con fundamento en las pruebas e informes disponibles, y resolver todas las cuestiones planteadas”.
La actora denuncia en su demanda la violación del “artículo 93 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena (sic) (vigente al momento de la presentación de las observaciones al registro de la marca LIDER (mixta), por falta de aplicación en perjuicio de mi poderdante)”, y sostiene que “No existen derechos adquiridos sobre la nueva etiqueta solicitada que tiene cambios en su gráfico y además que reivindica colores, por lo que la teoría de los derechos adquiridos alegada por la administración en la resolución acusada, no tiene fundamento legal ni jurisprudencial alguno, conforme a las normas comunitarias vigentes en este momento y en el momento de la presentación de la oposición”; que “los derechos adquiridos sobre un registro se encuentran limitados a la expresión registrada y no a signos similares que incluyan características o elementos adicionales ya sean gráficos o denominativos”; que “De acuerdo con el principio registral que acogen las decisiones andinas, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por su registro ante la autoridad competente, luego en caso de no haber registro no habrán (sic) derechos adquiridos de exclusividad”; que “Si los elementos agregados a la etiqueta cuyo registro se solicitó fueran simplemente accesorios, el solicitante no se habría tomado la molestia de solicitar un nuevo registro, ya que el inicial podría garantizarle protección sobre eventuales cambios simplemente accesorios de su marca.
Al contrario de lo anterior, los elementos gráficos y la reivindicación de colores que se adicionan en la etiqueta que se solicita, sí tienen un valor distintivo y van a ser reconocidos por el público”; que “Mi representada es titular de los derechos exclusivos al uso del cuadrado rojo junto con la expresión LIDER contentivo de su registro de marca en el Ecuador, el cual lo habilitó para presentar válidamente observaciones a la solicitud de registro de la marca LIDER (ETQ) de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.”; que “Sobre el cuadrado rojo registrado por mi representada para distinguir productos de la clase 34 no existe ningún derecho adquirido por parte de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S. A. Mi representada es titular prioritaria en el Ecuador, país Miembro de la comunidad andina, del registro sobre su marca mixta que reivindica especialmente el gráfico consistente en un cuadrado enmarcado de color rojo, el cual es confundible con el cuadrado rojo que hace parte de la solicitud de registro de la COMPAÑÍA COLOMBIA (sic) DE TABACO S.A. cuya ilegalidad se debate en este proceso”; y que “la anterior similitud entre los signos sí es susceptible de inducir a error a los consumidores, no solo en cuanto a los productos sino también en cuanto al origen, calidad y procedencia empresarial de los mismos”.
Agrega la demandante que, en virtud del “artículo 15 del decreto 117 de 1994, reglamentario de la Decisión 344 (…) la consecuencia de la no citación y presentación de las pruebas es la no tramitación de las observaciones. Dicho artículo no establece en ningún momento como lo concluye la administración en su resolución, que si las pruebas no son aportadas con la oposición se tendrán como extemporáneas y no deberán ser tenidas en cuenta.
La consecuencia jurídica establecida por la norma es la no tramitación de la oposición. En el presente caso, por el contrario, la administración sí tramitó la oposición presentada, al encontrar que cumplía efectivamente con todos los requisitos formales, y entre estos (sic) la presentación de la pruebas (sic) tendientes a desvirtuar la registrabilidad del signo. Por lo que desconocer las pruebas aportadas al momento de decidir la oposición vulnera el artículo 94 de la decisión 344 (…)”; y que “El error de la argumentación de la administración esta (sic) en concluir que la legislación comunitaria ha establecido un plazo para la presentación de las pruebas de las oposiciones, cuando en la decisión 344 en su artículo 94, en ningún momento se establece un término para la presentación de dichas pruebas (…).
No existiendo en el momento de la presentación de las observaciones norma comunitaria que estableciera un plazo para aportar las pruebas, se debe dar aplicación al C.C.A. a fin de establecer la oportunidad en la presentación de informaciones y documentos dentro del trámite administrativo, por lo cual es pertinente la aplicación de los artículos 34, 35 y 59 del C.C.A. (…) Dichos artículos (…) establecen precisamente que no existen términos para aportar documentos e informaciones, los cuales podrán ingresarse al expediente en cualquier momento del trámite administrativo”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de República de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por la accionante en contra de la Nación, Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.
El consultante informa que “La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que para otorgar el registro de la marca se ajustó al trámite administrativo previsto. Una vez realizado el estudio correspondiente se observó que la solicitante era titular en Colombia del certificado de registro Nº 125580, correspondiente a la marca LÍDER (Mixta) que distingue productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, concedido a través de Resolución 11480 de 9 de diciembre de 1988, vigente hasta el 8 de diciembre de 2003”; que “La marca controvertida guarda estrecha relación con la previamente registrada por COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., pues contiene el mismo elemento denominativo (LÍDER), predominante.
En las marcas mixtas éste es, por lo general, el elemento que sobresale por ser el medio común para que el consumidor solicite los productos que distingue la marca en el mercado. El elemento gráfico no le da mayor distintividad; además, se consideró válidamente que el introducido con la nueva solicitud es accesorio, puesto que no evoca concepto alguno ni tiene una fuerza expresiva especial”; que “El elemento gráfico introducido en la marca solicitada, consistente en ‘un rectángulo de color azul que contiene la palabra líder y sobre ésta no hay un rectángulo de color rojo’ no constituye variación sustancial al signo previamente registrado, toda vez que persiste la prevalencia del elemento denominativo.
Por el contrario, es una derivación de la marca LÍDER (Mixta) concedida a COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. en 1988, pues incluye y no altera su elemento distintivo principal; simplemente le agrega elementos accesorios que no distorsionan su percepción dentro del público consumidor y que pretenden protegerlo utilizando sus elementos comunes”; que “… el registro de la marca LÍDER (Mixta) no genera riesgo de confusión o asociación en el público consumidor respecto de las marcas LÍDER y LÍDER (Mixta) propiedad de TABACALERA ANDINA S.A. TANASA que distinguen productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.
Además, su registro en Ecuador no afecta el derecho exclusividad (sic) de la marca de que es titular en Colombia COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. ni era óbice para conceder el registro”; que “La doctrina sentada por el Tribunal Andino de Justicia indica que el legítimo interés debe existir en el observante al momento de radicarse la observación. Asimismo, la oportunidad para allegar los medios de prueba en que se apoya la oposición no es otra que la presentación del escrito inicial, de que hacen parte y son fundamento.
En el presente caso las pruebas que se pretendía hacer valer, relativas a los registros ecuatorianos de la marca LÍDER, no fueron presentadas dentro del término, que vencía el 12 de julio de 1999 y solo se aportaron el 2 de agosto siguiente”. En su escrito de contestación, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio argumenta que “para un consumidor medio, lo relevante de las marcas LIDER (MIXTA) es precisamente el fonema que las identifica, ahora, las variaciones gráficas las percibe solamente como elementos accesorios del mismo producto pero diversificado y con un mismo origen, cumpliendo sendas marcas su función, a saber, individualizar los productos dentro de los de su género e identificar su procedencia empresarial”; que “Es lo que la jurisprudencia y la doctrina han denominado marcas defensivas o derivadas.
La marca mixta que consiste en la figura de un rectángulo de color azul que contiene la palabra LIDER y sobre esta (sic) hay otro rectángulo de color rojo, es una derivación de la marca LIDER (MIXTA) concedida a la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. en 1988, que incluye y no altera el elemento predominante de ésta, agregando simplemente elementos accesorios que no distorsionan su percepción dentro del público consumidor, que pretende distinguir los mismos productos y, a través de su elemento en común, busca la protección de su signo”; que “las pruebas que se pretendía hacer valer, relativas a los registros ecuatorianos de la marca LIDER, no fueron presentadas siquiera dentro del término para formular las observaciones, cuyo plazo máximo era el 12 de julio de 1999 (dado que la fecha de publicación fue el 26 de mayo de 1999) y se aportaron el 2 de agosto de ese año”; y que “debe anotarse que el trámite de las observaciones es un procedimiento especial, regulado por la norma comunitaria, de manera que no es posible acudir a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo a efectos de complementar vacío alguno. Se reitera así, que la oportunidad para aportar las pruebas en el trámite de oposición es con el escrito contentivo de las observaciones y en gracia de discusión, cuando menos dentro del término para presentar dicha oposición”. d) Tercero interesado La COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. con domicilio en Medellín, Colombia, comparece a través de apoderado al proceso de la referencia. Según el consultante, la “COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. manifestó que los actos acusados se hallan debidamente fundamentados y contienen decisiones ajustadas a la normativa.
Los signos en contradicción no son confundibles; como titular en Colombia de la marca LÍDER (Mixta) tenía legítimo derecho a solicitar una derivación o modificación que contiene básicamente los mismos elementos”; que “la única oportunidad que tenía para aportar pruebas era la radicación de la oposición”; que “Por expresa prohibición de las decisiones de la Comunidad Andina de Naciones de comercializar productos distinguidos con la misma marca registrada por un tercero en un país miembro de la comunidad, no es jurídicamente posible que las marcas LÍDER y LÍDER (Mixta) propiedad de COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. y TABACALERA ANDINA S.A. TANASA coincidan en el mercado colombiano. Por lo mismo, el artículo 159 de la Decisión 486 establece que una marca, incluso idéntica, puede ser propiedad de personas jurídicas o naturales distintas en diversos países de la Comunidad Andina”; que “el gráfico que acompaña la denominación LÍDER (Mixta) registrado a favor de COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. en nada se asemeja al que acompaña la denominación LÍDER (Mixta) registrado en Ecuador a favor de TABACALERA ANDINA S.A. TANASA.
Con el nuevo signo no se reproduce el registrado a la opositora, porque sólo se aplica el mismo color a un rectángulo cuya ubicación y dimensiones difieren sustancialmente del cuadrado registrado por la opositora. Además, la disposición de los colores y elementos que las conforman las hace lo suficientemente diferenciables en conjunto por el público consumidor”.
En el escrito de contestación a la demanda presentado por la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. se indica que “el trámite registral de marcas en la Decisión 344 no contemplaba un período probatorio como tal lo que obviamente conlleva a que la acreditación de los derechos invocados al presentar la solicitud de registro o al oponerse a ella debía hacerse con el escrito mismo de solicitud de registro o de oposición. Evidencia lo acabado de mencionar el hecho de que en la Decisión 486 de 2000, en vista de lo anterior, se ha implementado en los artículos 146 y 148 respectivamente un término adicional para presentar pruebas en tratándose de la sustentación y de la contestación a las oposiciones respectivamente”; que “a la fecha de este escrito mi representada es titular en Colombia de los siguientes registros de la marca LIDER en la clase 34 de la clasificación internacional de Niza: LÍDER + GRÁFICA (…) LÍDER+GRÁFICA (AZUL Y ROJO) (…) LÍDER+GRÁFICA (ROJO)”; que “La marca LIDER para mi representada comporta toda una ‘familia de marcas’ y el signo cuya nulidad de registro ahora se pretende no es sino otro dentro del conjunto de etiquetas con que Coltabaco distingue una línea de sus productos: los cigarrillos LIDER.
No es por tanto atendible el criterio de la demandante en el sentido de que la solicitud de registro de LIDER + GRÁFICA, con reivindicación de colores azul y rojo, con un diseño totalmente diferente al suyo, comporte peligro o daño para su marca en Ecuador … el público consumidor colombiano no tiene la posibilidad de confundirse con el signo LIDER, nominativa y mixta, registrado por la opositora en Ecuador, como quiera que en primer lugar no es jurídicamente probable que ambas marcas coincidan en el mercado colombiano o ecuatoriano por la existencia de expresa prohibición, contenida en las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina … de comercializar los productos así marcados en un país en el cual un tercero tiene registrada la marca confundible; y además porque al comercializarse los cigarrillos marca LIDER en Colombia el público consumidor sólo podría pensar que se trata, como en efecto sucede, de cigarrillos producidos por la Compañía Colombiana de Tabaco S.A., que es el fabricante que identifica y reconoce por su trayectoria en el comercio interno, cumpliéndose así la finalidad buscada por el fabricante, de lograr reconocimiento de sus productos con sus marcas”.
Que “Es evidente que la expresión ‘LIDER’ de las marcas ecuatorianas invocadas es idéntica, desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual, a la expresión ‘LIDER’ empleada en la marca mixta de mi representada en Colombia … Sin embargo, mi representada sí tenía y conserva el legítimo derecho a utilizar la palabra ‘LIDER’ como elemento denominativo de su marca mixta, como quiera que tenía previamente registrada una marca mixta en Colombia que contiene tal expresión, sin importar que en el Ecuador la demandante utilizase la misma palabra como parte de otra marca mixta.
Es que la normatividad de la Comunidad Andina tiene establecido que una marca, incluso idéntica, puede ser de propiedad de personas jurídicas o naturales distintas en diversos países de la Comunidad Andina (…)”; que “No obstante, aún en el caso de estar reivindicado el color rojo en la etiqueta ecuatoriana, ello no es óbice para que en Colombia mi representada solicite y obtenga el registro de una marca LIDER + gráfica que use el color rojo, como quiera que tal color no es apropiable por ningún productor y además en el caso específico que nos ocupa, la tabacalera ecuatoriana reivindica tal color sobre un cuadrado, en tanto que en nuestra gráfica esa pigmentación se utiliza para un rectángulo bien determinado.
Así las cosas, a más del resto de la gráfica que es de por sí bien distinta, la parte roja que defiende como propia TANASA no impide nuestro registro, toda vez que no estamos reproduciendo la figura registrada por esa empresa sino aplicando igual color a un rectángulo cuya ubicación y dimensiones difieren sustancialmente del cuadrado registrado por aquella opositora”; que “Los elementos gráficos de ambas marcas son inconfundibles (…) por las siguientes razones: 1.
Los colores: (…) la marca LIDER + GRÁFICA de mi representada hace reivindicación y uso de no sólo del (sic) color rojo, sino además de los colores azul y blanco; siendo el color azul el de mayor espacio en la gráfica como que constituye el fondo de la misma. El color rojo en la figura de mi representada se usa en un pequeño rectángulo ubicado en la parte central superior de la gráfica, en tanto que el color rojo en la opositora se usa en un cuadrado.
Por último, el blanco es el color de fondo de la etiqueta extranjera en tanto que en nuestra etiqueta sólo se usa el blanco para escribir la palabra LIDER, que en aquélla aparece en color negro”; “2. La disposición de los elementos en la gráfica: … hay además gran disimilitud entre ambas gráficas pues no coinciden tampoco en la disposición de los elementos que las conforman, pues si bien ambas etiquetas son de forma rectangular –como casi todas las de cigarrillos-, el elemento que en ellas se incluye es distinto, pues en la de Coltabaco aparece un rectángulo dentro del otro rectángulo mayor, en tanto que en la gráfica foránea lo incluido en el rectángulo es un cuadrado”; que “Nuestro rectángulo está ubicado en la parte superior central de la gráfica, totalmente arriba y es de color rojo, en tanto que en la gráfica opositora el cuadrado se halla equidistante del borde superior y los dos laterales y es de color negro, no está totalmente arriba del rectángulo”; que “En la gráfica acusada no figura ningún diseño dentro del rectángulo aludido, mientras que en la gráfica de la demandante Tabacalera Andina S.A. TANASA, bien centrado se halla un dibujo que emula lo que pareciera ser la parte superior de una torre o una corona”; que “En la gráfica de la marca registrada a nombre de Coltabaco la palabra LIDER aparece escrita utilizando un tipo de letra diferente al de la Compañía opositora y demandante”; y que “Con tal cantidad de diferencias particulares, a más de la distinta impresión de los dos conjuntos, no resulta entonces existir semejanzas que puedan confundir al público por confusión directa ni tampoco por confusión indirecta, dado que los consumidores colombianos conocen la marca mixta LIDER de Coltabaco pero desconocen en absoluto la registrada en Ecuador por la demandante”.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 31 de marzo de 2006. 2. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de “los artículos 136 (literal a) de la Decisión 486; 83, 93 y 94 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.
Una vez examinada la vigencia de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, y tomando en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo “LÍDER (mixto)” fue presentada el 23 de abril de 1999, es decir, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, corresponde interpretar los artículos 83, limitado al literal a), 93 y 94 de la citada Decisión 344, invocados por el consultante, así como, de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, interpretar de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 81, 95 y 144 de la mencionada Decisión 344.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” (…) “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.
A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.
“Artículo 94.- La oficina nacional competente no tramitará las observaciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: a) Que la observación fuere presentada extemporáneamente; b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa; c) Que se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de marca; d) Que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.” “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.
Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” (…) “Artículo 144.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”.
(…) 3. Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: concepto de marca y sus elementos constitutivos; clases de marcas: la marca denominativa y mixta; comparación entre marcas denominativas y mixtas; impedimentos para el registro marcario: la identidad y la semejanza; la confusión directa e indirecta; reglas para realizar el cotejo marcario; el procedimiento de observaciones, la no tramitación de las observaciones, el examen de registrabilidad; la familia de marcas: la marca derivada; los asuntos de Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida, según el inciso segundo del artículo 81, como “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. En este sentido el Tribunal ha manifestado: “ la marca debe estar llamada a distinguir un producto o servicio de otros: siendo intangible requiere materializarse por signos sensibles (perceptibilidad) para que el consumidor pueda apreciarla y distinga o diferencie los productos que desea adquirir.
Un signo que no permita al público consumidor identificar y distinguir un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser registrado como marca.” [1] Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.[2] El artículo 81 establece, además, los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
3.2. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.[3] También ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. [4] Comparación entre signos denominativos y mixtos Al realizar la comparación entre una marca denominativa y otra mixta, se determina que si en ésta predomina el elemento verbal o denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, objeto de la interpretación prejudicial solicitada.
Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[5] Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organo Jurisdiccional Comunitario, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.[6] Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse con base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. [7] El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. [8] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.
3.4. LA CONFUSION DIRECTA E INDIRECTA El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. [9] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. [10] Por lo expuesto, el consultante, en la comparación que efectúe entre los signos en disputa, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.
3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que facilitan al funcionario o al juez la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.” [11] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [12]
3.6. LAS OBSERVACIONES AL REGISTRO DE MARCA. LA OPORTUNIDAD DE LA PRUEBA DE LAS OBSERVACIONES. EL INTERÉS LEGÍTIMO. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, regula un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro de un signo como marca, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro de marca solicitado –se entiende- en uno cualquiera de los Países Miembros (artículo 93, primer párrafo).
Éste es el plazo de que dispone el tercero para formular observaciones que, a los fines de su admisión, deberán estar debidamente fundadas, por lo que resulta forzoso que, en el plazo mencionado, la petición de irregistrabilidad del signo sea presentada, simultáneamente o no, con la prueba de su fundamento, lo que hará posible a la oficina nacional competente pronunciarse en debida forma acerca de su admisión y, al peticionario, ejercer apropiadamente su derecho a la defensa.
El artículo 93 de la Decisión, segundo párrafo, determina qué sujetos poseen interés legítimo para presentar observaciones a la solicitud de registro de un signo como marca: quien sea titular de una marca idéntica o semejante a la solicitada, y quien haya pedido primero su registro, para amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
La disposición revela el interés general de prevenir la confusión de los consumidores o usuarios ante marcas idénticas o semejantes que amparen, en el territorio de uno cualquiera de los Países Miembros, productos idénticos o semejantes. En el contexto que antecede, es del caso poner de relieve la declaración del Tribunal, entre otras de distinta índole, según la cual no cabe admitir que la observación andina implique “( ) una protección extraterritorial de la marca ya que, aún durante la vigencia de la Decisión 344, para que aquella produzca efectos en los Países Miembros, es necesario proceder a registrarla en cada uno de ellos, sin que exista la posibilidad de que la inscripción en uno solo pueda extenderse a los demás” (Sentencia dictada en el expediente N° 93-AI-2000, del 22 de enero de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 764, del 26 de febrero del mismo año, relativa a la acción de incumplimiento ejercida por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú).
A la luz de las consideraciones expuestas, procede interpretar que el interesado legítimo puede presentar sus observaciones en el País Miembro donde se formuló la solicitud de registro del signo, o desde un País Miembro distinto, en el entendido de que, en uno y otro caso, la pretensión del observador, es decir, del titular de la marca idéntica o semejante, o de quien haya pedido primero su registro, para amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, es la denegación del registro solicitado.
La oficina nacional competente podrá admitir las observaciones a trámite o rechazarlas si, en este último caso, hubiesen sido presentadas extemporáneamente, o se hubiesen fundamentado en una solicitud de registro de fecha posterior, o en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro donde se estuviese llevando a cabo el trámite de la solicitud, o si el observador no hubiese pagado las tasas de tramitación correspondientes (artículo 94).
Una vez admitidas las observaciones, la oficina nacional competente las notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles siguientes a su notificación, es decir, “… ejerza su derecho fundamental a la defensa, derecho cuyo impedimento, privación o restricción viciaría de nulidad el procedimiento descrito” [13] Vencido el plazo, la oficina decidirá sobre las observaciones, a la luz de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad, de carácter obligatorio, y a otorgar o a denegar el registro del signo, a la vista de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
El acto por el cual se conceda o deniegue el registro solicitado deberá estar debidamente motivado y, por tanto, expresar las razones de hecho y de derecho que hayan inclinado a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.
El Tribunal ha declarado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo (…) cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto”. [14]
7. LA FAMILIA DE MARCAS. LA MARCA DERIVADA En el proceso interno que dio lugar a la presente interpretación prejudicial, la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. hizo valer su titularidad, en la República de Colombia, “de los siguientes registros de la marca LIDER en la clase 34 de la clasificación internacional de Niza: LÍDER + GRÁFICA (…) LÍDER+GRÁFICA (AZUL Y ROJO) (…) LÍDER+GRÁFICA (ROJO)”, y alegó que “La marca LIDER para mi representada comporta toda una ‘familia de marcas’ y el signo cuya nulidad de registro ahora se pretende no es sino otro dentro del conjunto de etiquetas con que Coltabaco distingue una línea de sus productos: los cigarrillos LIDER”.
En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. En el contexto que antecede, cabe hacer mención de la figura de la marca derivada, la cual forma parte de la familia de marcas, en torno a la cual este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido.
Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.
En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada” (Sentencia dictada en el expediente N° 84-IP-2000, del 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso “KRYSTAL”.
Criterio reiterado en las sentencias dictadas en los expedientes números 91-IP-2002 y 97-IP-2002, del 5 de febrero de 2003, publicadas en la G.O.A.C. N° 912, del 25 de marzo del mismo año, casos “ALPIN” y “ALPINETTE”).
8. LOS ASUNTOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL NO COMPRENDIDOS EN LA DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA. La disposición prevista en el artículo 144 de la Decisión 344 remite a la legislación nacional de los Países Miembros los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en ella. Con fundamento en una remisión de esta naturaleza, el Tribunal ha declarado inadmisible “(…) que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión (…) pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos ( ).
En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos. Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración (…)”. [15] De esta manera, el Tribunal ha establecido y ratificado que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.
En efecto, por virtud de la figura del “complemento indispensable”, el Tribunal ha señalado que las legislaciones nacionales de los Países Miembros “… no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria. [16] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.
Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.
En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 3.
No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.
Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5.
El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. 6. De conformidad con el artículo 93, primer párrafo, de la Decisión 344, cualquier persona provista de interés legítimo podrá presentar observaciones al registro de marca solicitado en uno cualquiera de los Países Miembros, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud.
Este plazo es el único de que dispone el tercero para formular observaciones que, para ser admitidas, deberán estar debidamente fundadas, por lo que resulta forzoso que, en el plazo citado, la petición de irregistrabilidad del signo sea presentada, simultáneamente o no, con la prueba de su fundamento. 7. Una vez admitidas las observaciones, la oficina nacional competente las notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles siguientes a su notificación. Vencido el plazo, la oficina decidirá sobre las observaciones, a la luz de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad, de carácter obligatorio, y a otorgar o denegar el registro del signo, a la vista de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 8.
El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de aquélla, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada. 9. En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias o requisitos adicionales, o dictar reglamentaciones que, de una u otra manera, restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.
Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de los Estados Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2003-00116-01, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 1-IP-99, sentencia de 7 de mayo de 1999.
G.O.A.C. Nº 461, de 22 de julio de 1999. Marca "TRIGARD”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. [3] Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot.
Buenos Aires. 1989. Pág. 153. [9] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [10] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [12] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [13] Proceso 28-IP-2003. Sentencia del 7 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 947, del 16 de julio del mismo año, caso “VIDRIO ANDINO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [14] Proceso 04-AN-97. Sentencia del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso “CONTRACHAPADOS”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [15] Proceso 02-IP-88. Sentencia de 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [16] Proceso 10-IP-94. Sentencia de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.