PROCESO 066-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal b) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitados por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio del artículo 89 de la misma Decisión. Marca: DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE UNA PÍLDORA DE COLOR AZUL ACERO EN VISTAS SUPERIOR, INFERIOR, LATERAL Y EN PERSPECTIVA.
Actor: PFIZER INC. Proceso interno Nº 2022-2004. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de julio del año dos mil seis. VISTOS: El Oficio Nº 127-2006-SCS-CS de 23 de marzo de 2006, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 7 de abril de 2006, por el que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidenta doctora Elcira Vásquez Cortez, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales b) y c) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2022-2004.
La providencia de 27 de diciembre de 2005, en la que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, dice que: “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina (sic) respecto a la correcta interpretación de los artículos 81, 82 incisos b) y c), y 83 inciso a) de la Decisión que regulan los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial – Decisión número 344; y, cuál es la debida aplicación de este dispositivo al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial (…)”.
El auto de 31 de mayo de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 127-2006-SCS-CS complementados con los documentos incluidos en anexos que demuestran: a) Partes en el proceso interno Demandante: PFIZER INC. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú– INDECOPI, Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.
Tercero Interesado: FARMINDUSTRIA S.A. (Perú). b) Hechos El 20 de julio de 1998, Pfizer Inc., solicitó el registro como marca del “DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE UNA PÍLDORA DE COLOR AZUL ACERO EN VISTAS SUPERIOR, INFERIOR, LATERAL Y EN PERSPECTIVA”, para distinguir productos farmacéuticos y todos los demás de la Clase 05 de la Nomenclatura Oficial (Clasificación Internacional de Niza.
Clase 05: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materiales para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas). El 29 de septiembre de 1998, Farmindustria S.A. (Perú) presentó observación a la solicitud de registro en mención, sosteniendo que es titular de diversas marcas de la Clase 5 y que el signo solicitado constituye una forma usual de presentación de los productos a distinguir, careciendo de carácter distintivo para su registro.
El 5 de noviembre de 1998, Pfizer Inc., presentó un escrito señalando que “modificaban la solicitud de registro para distinguir exclusivamente ‘una presentación de tableta conteniendo sildenafil’” para distinguir, también productos de la Clase 5. Al respecto, la Oficina de Signos Distintivos, mediante proveído tuvo presente la modificación efectuada por el solicitante, en tanto se consideró que la limitación de productos realizada no constituía una modificación sustancial ni alteraba los elementos principales del signo solicitado.
Por Resolución Nº 13258-1999/OSD-INDECOPI de 30 de noviembre de 1999, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró “INFUNDADA la observación formulada por FARMINDUSTRIA S.A. de Perú, y (…) DENEGAR el registro de la marca de producto solicitada por PFIZER INC. (…)”. Fundamentando que: “(…) los producto (sic) que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran incluidos dentro de los productos de la clase 05 de la clasificación Internacional que distingue el signo registrado.
En tal sentido, atendiendo a que se trata de algunos de los mismos productos, la Oficina considera que se incrementa el riesgo de confusión (…)” que “(…) el signo solicitado está compuesto por la representación tridimensional de una tableta de color azul acero, por su parte, la marca registrada está compuesta a su vez por el diseño tridimensional de una tableta, sin reivindicar colores” que “(…) realizado el examen comparativo de los signos en cuestión, se aprecia que la configuración que presenta cada uno de ellos suscita una impresión visual de conjunto muy similar, pues el signo solicitado se presenta en una forma y dimensión semejante en relación al signo registrado (…).
En consecuencia, vistos los signos en su conjunto y en forma sucesiva, se determina que éstos son similares al grado de inducir a error y confusión al público consumidor, confusión que se ve agravada por la naturaleza de los productos de que se trata (productos farmacéuticos), pues un error de este tipo podría generar graves consecuencias en la salud de los consumidores”.
El 20 de diciembre de 1999, Pfizer Inc., interpuso recurso de apelación manifestando que los signos en cuestión no son confundibles. Dicho recurso fue resuelto por Resolución Nº 930-2000/TPI- INDECOPI de 23 de agosto de 2000 en la cual el Tribunal del INDECOPI decidió: “(…) CONFIRMAR la Resolución Nº 13258-1999-OSD-INDECOPI de 30 de noviembre de 1999 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por el diseño tridimensional de una píldora de color azul acero en vistas superior, inferior, lateral y en perspectiva, conforme al facsímil solicitado por Pfizer Inc., reformando la resolución apelada en sus fundamentos”.
Con fecha 8 de noviembre de 2000, PFIZER INC., presenta demanda Contencioso Administrativa, solicitando a la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú declare la ineficacia de la Resolución 930-2000/TPI-INDECOPI. El 19 de diciembre de 2000 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, da contestación a la demanda.
Con fecha 3 de septiembre de 2001, PFIZER S.A., pide ante la misma Sala Civil, que se solicite interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El 30 de octubre de 2001, FARMINDUSTRIA, al contestar la demanda como tercero interesado, dice “(…) no vamos a negar ni contradecir los argumentos expuestos por la empresa demandante, quedando en todo caso sujetos a lo que se actúe y resuelva definitivamente en el proceso”.
El 20 de diciembre de 2000 el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, contesta la demanda. Mediante Dictamen 290-2002-FCS-MP de 18 de septiembre de 2002 el Misterio Público opina que “(…) se declare INFUNDADA la demanda incoada por (…) PFIZER INC. contra el (…) INDECOPI, el Procurador encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales y Farmindustria Sociedad Anónima (…)”.
Por providencia de 8 de septiembre de 2004, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, declara: “(…) INFUNDADA la demanda interpuesta (…) por Pfizer Inc, contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI y otro (…)”. Contra dicha providencia, el 13 de octubre de 2004 Pfizer Inc., presentó recurso de apelación, el cual, después de nueva opinión del Ministerio Público en sentido de que la Resolución recurrida “(…) se CONFIRME”, la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, el 6 de diciembre de 2005, dispone: “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina (sic) respecto a la correcta interpretación de los artículos 81, 82 incisos b) y c), y 83 inciso a) de la Decisión que regulan los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial – Decisión número 344; y, cuál es la debida aplicación de este dispositivo al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La parte actora, basándose en el Decreto Legislativo 823, sostiene en su demanda que la marca solicitada es distintiva, perceptible y susceptible de representación gráfica con lo que cumple con los requisitos para ser registrada; dicho Decreto permite el registro de “las formas tridimensionales entre las que se incluyen las envolturas, los envases, la forma no usual del producto o su presentación (…) nadie discute en la actualidad que la forma no usual de un producto, como ser la forma novedosa de una pastilla o de una píldora, es registrable como marca para distinguir preparaciones farmacéuticas”.
En su recurso de apelación presentado el 13 de octubre de 2004, considera que la sentencia que se impugna incurre en errores de hecho y derecho. Dice que “el análisis de marcas debe realizarse tomando las mismas en su conjunto, es decir, no dividiéndola ni seccionándola en las partes que, indisolublemente, la constituye”. Sobre la forma no usual de los productos dice que es registrable como marca, no así la forma usual que se excluye del registro, al respecto cita el artículo 134 literal f) y 135 c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y concluye que resulta “evidente que nadie discute en la actualidad que la forma única de un producto, la forma novedosa de una pastilla o de una píldora que difiere de otras que existen en el mercado, es registrable como marca para distinguir preparaciones farmacéuticas”.
Asimismo, sostiene que el considerando séptimo de la sentencia apelada incurre en error conceptual entre confusión y distintividad. Explica cada concepto y señala que por lo expuesto demuestra que el examen registral tiene dos momentos y dice: “Si la Sala analiza la resolución administrativa controvertida, se dará cuenta que en ningún momento se ha denegado el registro por ser la combinación de forma diamantada y color azul, similar a otros diseños de pastilla registrados y, por lo tanto, no ha elaborado un examen de confusión frente a derechos registrales preexistentes.
Lo ha hecho sólo respecto de otros signos que se usan en el mercado incurriendo en grave error: éstos no deben ser tenidos en cuenta para un examen de confusión, sino sólo para determinar si la forma es usual”. También señala otro error en el que incurre “(…) al no considerar el signo en su conjunto como una combinación en sus diversos elementos (…) y declarar que es una forma usual, porque es confundible con la forma de las pastillas usadas en el mercado (incurriendo en otros dos errores, el primero, al considerar que constituye una forma usual una que no lo es, pues es similar a otra preexistente, y el segundo, al realizar, en contra de la ley, un análisis de similitud con formas no registradas como marca)”. d) Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos.
Asimismo dice el Tribunal del INDECOPI mediante Resolución Nº 930–2000/TPI- INDECOPI confirma y deniega el registro de la marca de producto, al encontrarse el signo solicitado incurso en la prohibición del artículo 82 literal b) de la Decisión 344. Se refiere a la forma impuesta por la naturaleza del producto sosteniendo que “las formas tridimensionales de los productos o del acondicionamiento de los mismos pueden ser objeto de registro en tanto no se deriven de las características propias del producto o del empleo al que estén destinados y sean capaces de identificar al correspondiente producto en atención a su origen empresarial, posibilitando la elección del público consumidor, sin necesidad de otro elemento denominativo o figurativo”.
Al considerar el diseño tridimensional, también dice que es la forma usual que suelen revestir los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado. Además señala que se ha verificado “la existencia de unas pastillas de forma romboide denominada ANSAID de color azul acero. Por lo anterior resulta evidente que el signo cuyo registro se solicita recoge una forma de tableta o píldora que sólo presenta diferencias secundarias o no sustanciales – en este caso los ángulos de sus aristas y la ausencia de alguna cavidad o bajo relieve en los lados superiores o inferiores – respecto de la forma de otros productos farmacéuticos”.
Añade que “el signo solicitado no constituye la forma imprescindible o necesaria para que los productos que se pretende distinguir posean ciertas cualidades o satisfagan determinadas necesidades, como facilitar su ingestión”. Sostiene que “el signo solicitado a registro carece del requisito de disitintividad establecido en el artículo 81º de la Decisión 344 concordado con el artículo 128º del Decreto Legislativo 823, criterio que no ha sido de manera alguna desvirtuado por los argumentos contenidos en el escrito de demanda”.
También considera que la accionante incurre en error al sostener que “para constituir una forma usual, el signo solicitado tendría que ser ‘idéntico’ a la ‘mayoría’ de pastillas de la clase 05. Ello no es cierto. En primer lugar, sabemos que la perfecta ‘identidad’ de cualquier signo tridimensional solicitado a registro con formas usuales de presentación del producto no es estrictamente necesaria, pues pueden existir diferencias de detalle que no impliquen que el signo siga siendo ‘una forma usual de presentación del producto’.
En segundo lugar, tampoco es correcto afirmar que para constituir una forma usual, el signo tendría que ser idéntico a la ‘mayoría’ de pastillas de la clase 05. Existen productos, como las pastillas o las galletas, donde existen varias formas usuales de presentación del producto, no siendo necesario que una sola de dichas formas de presentación constituya ‘mayoría’ para incurrirse en el impedimento de registro previsto en el inciso b) del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”.
El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, dice que no se accedió al registro del signo solicitado por PFIZER por encontrarse incurso en las prohibiciones del artículo 82 literal b) de la Decisión 344. Para determinar “si la marca solicitada constituye o no una forma usual o necesaria de los productos que se pretenden distinguir con ella” explica lo que constituyen las Marcas Tridimensionales.
Asimismo, la autoridad administrativa verifica que en el mercado peruano el diseño de píldora solicitado es utilizado por otros competidores para la comercialización de productos farmacéuticos, con lo que concluye que “el signo solicitado se encontraba incurso en la prohibición del artículo 82 inciso b) de la Decisión 344 (…)”. Con relación a los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala que “la forma tridimensional solicitada a registro no contiene elementos característicos que la diferencie de la gran variedad de tabletas o pastillas que se encuentran disponibles en el mercado dentro de la clase 05 de la N.O., y respecto de las cuales, si bien presentan algunas diferencias no aporta una diferencia sustancial al grado de orientar las preferencias de compra al público consumidor, razón por la cual se denegó el registro conforme a derecho, ya que como resulta a todas luces evidente dicho signo NO OSTENTABA EL REQUISITO INDISPENSABLE DE SER SUFICIENTEMENTE DISTINTIVO”.
FARMINDUSTRIA S.A (Perú) dice “(…) no vamos a negar ni contradecir los argumentos expuestos por la empresa demandante, quedando en todo caso sujetos a lo que se actúe y resuelva definitivamente en el proceso”.
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales b) y c) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del Diseño Tridimensional de una píldora de color azul acero en vistas superior, inferior, lateral y en perspectiva es del 20 de julio de 1998, es decir, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y la norma aplicable al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretarán los artículos 81, 82 literal b) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Conforme a lo dispuesto con el artículo 34 del Tratado de Creación y 126 del Estatuto, de oficio, se interpretará el artículo 89 de la misma Decisión y no corresponde interpretar el literal c) del artículo 82 de la mencionada la Decisión. Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate”;
(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;
(…) “Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. La oficina nacional competente podrá en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud.
Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados”. (…). En consecuencia, los temas objeto de la presente Interpretación Prejudicial son: La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.
De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos de soporte individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.
En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias letras, números o palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.
La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).
Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.
(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.
Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE UNA PÍLDORA DE COLOR AZUL ACERO EN VISTAS SUPERIOR, INFERIOR, LATERAL Y EN PERSPECTIVA cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Clases de marcas: marcas tridimensionales Este Tribunal comunitario ha precisado que el signo tridimensional se refiere a “un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el del tacto (…)”. (Sentencia del Proceso 33-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. Nº 1224, del 2 de agosto de 2005, caso “FORMA DE BOTELLA”).
En relación con este tipo de signos, provisto de volumen, se permite la registrabilidad como marca del signo tridimensional que constituya la forma o el envase del producto que pretende distinguir, siempre que reúna los requisitos de registrabilidad previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no sea la forma usual del producto o de su envase, conforme lo dispone el artículo 82, literal b), ibidem.
Por tanto, se entiende que el signo en referencia debe ser apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, ser perceptible por cualquiera de los sentidos, así como ser susceptible de representación gráfica y no hallarse incurso en las demás prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión citada.
En efecto, será registrable como marca la forma del producto, o su envase, “si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado (…).
Para llegar a constituir marca, una forma usual (o un envase) debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado”.
(Sentencia del Proceso 33-IP-2005, ya citada). Por su parte, Breuer Moreno ha precisado que “Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno” (Breuer Moreno, Pedro.
“Tratado de Marcas”. Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, p. 129). Resta advertir que no cabe derivar la distintividad del signo tridimensional de la etiqueta o de la denominación impresa en la forma o envase que lo constituya, puesto que “el etiquetado que lleva impreso el envase … no hace parte de la forma externa a registrar como marca …” (Sentencia del Proceso 33-IP-2005, ya citada).
Importa pues que la forma o el envase del producto pueda distinguirse “de entre otros envases de productos idénticos o similares existentes en el comercio” (Sentencia del Proceso 82-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 651, del 20 de marzo de 2001, caso “DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE”). Irregistrabilidad de signos consistentes en la forma usual de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o por la función del producto El artículo 82, literal b), de la Decisión 344, prohíbe el registro como marca de la forma tridimensional de un producto, cuando ella consista en la forma usual del producto o de su envase.
También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, “resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen”.
(Fernández-Novoa, Carlos. “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., p. 85). En resumen, se encuentra prohibido el registro como marca de la forma usual del producto o de su envase, por carecer de distintividad y por no ser admisible su apropiación en exclusiva. En cuanto al término envase, el Tribunal ha entendido por tal “ ‘(…) todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público’ (AREÁN LALÍN, Manuel: ‘La protección de las marcas tridimensionales’, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad Empresarial, Quito, 1994, pág. 6); y que, en el ámbito del término en referencia, puede incluirse una amplia gama de objetos, tales como botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes y, en fin, todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales”.
(Sentencia del Proceso 38-IP-2002, publicada en la G.O.A.C. Nº 845, del 1 de octubre de 2002, caso “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PEPAC”). En cambio, como lo ha dicho el Tribunal, siguiendo la orientación de Fernández Novoa, “la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica” (Sentencia del Proceso 23-IP-98, publicada en la G.O.A.C. Nº 379, del 27 de octubre de 1998, caso: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”).
Por tanto, el derecho al uso exclusivo del signo no se extiende a la forma usual del producto sino a los elementos que le otorguen distintividad. Y el juicio sobre la registrabilidad del signo deberá pronunciarse in concreto, visto que, por ejemplo, “la forma usual de unas tijeras es irregistrable como marca para este tipo de producto, pero no para identificar vestidos” (Sentencia del Proceso 23-IP-98, ya citada).
Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error o confusión. En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que: “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).
Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 del 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.
Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.
Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).
En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud. Modificación de la solicitud de registro En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios.
Los primeros no son susceptibles de modificación dentro de la tramitación de dicho registro, es decir, no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los servicios a protegerse con la marca, ni el cambio de clase. De existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro.
Los segundos, en el contexto del artículo 89 de la Decisión 344, podrán ser modificados únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, así como, se podrán eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar.
En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. Al respecto este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que: “Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece ( )”.
(Proceso 41-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1195 de 11 de mayo de 2005, marca: DISEÑO). El citado artículo 89, en su segundo párrafo determina que la Oficina Nacional Competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento se tramitará, en todo caso, de conformidad con lo determinado en el artículo 91 de la Decisión 344 que dispone, que si del análisis realizado por la Oficina Nacional Competente la solicitud no cumpliese con alguno de los requisitos formales exigidos por la mencionada Decisión 344, se debe notificar al peticionario para que en un plazo de treinta (30) días hábiles, siguientes a la notificación, subsane dicha irregularidad.
Este plazo podrá ser prorrogable por treinta (30) días hábiles por una sola vez, si dentro de este término no se subsanaron las irregularidades, se rechazará la solicitud. Este incidente procedimental no genera pérdida de la prioridad alcanzada con la presentación de la solicitud de registro, a menos que el solicitante deje transcurrir el plazo concedido sin subsanar las irregularidades formales advertidas por la Oficina Nacional Competente.
Con relación a la modificación de la solicitud de registro, de reunir las formalidades establecidas para la presentación de una solicitud de registro de marca, ésta será entonces publicada conforme a lo dispuesto en el artículo 92 de la Decisión 344, abriéndose con dicha publicación el lapso también de treinta días hábiles subsiguientes, para que cualquier persona que tenga legítimo interés presente observaciones al registro del signo solicitado.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
SEGUNDO. - La forma o envase tridimensional de un producto, entendido como un cuerpo que posee volumen, que ocupa las tres dimensiones en el espacio, y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, puede constituirse en un signo distintivo y ser registrado como marca, siempre que presente características que la diferencien suficientemente de la forma o envase usual o necesario del producto, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del mismo, y no como un simple soporte de éste, por lo que, se encuentra prohibido el registro como marca, la forma usual del producto o de su envase, por carecer de distintividad y por no ser admisible su apropiación en exclusiva.
TERCERO. - No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
CUARTO. - Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial.
QUINTO: La modificación de la solicitud de registro de una marca, de acuerdo al artículo 89 de la Decisión 344, podrá darse únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca así como a la eliminación o restricción de productos o servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar.
En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. La Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2022-2004 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (e) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA