PROCESO 87-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 83, literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, los artículos 81; 82, literal a) y 128 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente interno Nº 034-2004.
Actor: Sociedad ELEKTRA S.A. de C.V. Marca: “ELEKTRA (mixta)”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 24 de mayo de 2006.
I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. Las partes: Demandante: Sociedad ELEKTRA S.A. DE C.V. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI DE LA REPÚBLICA DE PERÚ. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.
Tercero interesado: Sociedad CASAS ELECTRA S.A. DEL PERÚ. B. datos RELEVANTES. 1. Los hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes: a. La sociedad ELEKTRA S.A. DE C.V. solicitó el 17 de febrero de 1999, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro de la marca ELEKTRA (mixta) para amparar productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 9979365.
El signo solicitado se representa de la siguiente manera: [pic] b. En la debida oportunidad legal, la sociedad CASAS ELECTRA S.A. formuló observación a dicha solicitud, argumentando que es titular del nombre comercial CASAS ELECTRA S.A. c. El Indecopi, mediante Resolución N° 5477-2000/OSD-INDECOPI de 28 de abril de 2000, declaró fundada la observación formulada por la sociedad CASAS ELECTRA S.A. y denegó el registro como marca del signo ELEKTRA (mixta). d. El 30 de mayo de 2000, la sociedad ELEKTRA S.A. DE C.V. interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 5477-2000/OSD-INDECOPI de 28 de abril de 2000. e. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución N° 1533-2000/TPI-INDECOPI de 21 de noviembre de 2000, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución impugnada. f. El 19 de febrero de 2001, la sociedad ELEKTRA S.A. DE C.V., mediante apoderado, interpuso ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Perú demanda de Impugnación de resolución administrativa, solicitando la invalidez e ineficacia de la Resolución N° 1533-2000-TPI- INDECOPI de 21 de noviembre de 2000. g. La Sala Civil Transitoria de Corte Suprema de Justicia del Perú, mediante sentencia de 10 de julio de 2003, declaró infundada la demanda interpuesta. h. La sociedad ELEKTRA S.A. DE C.V., mediante escrito radicado el 1 de septiembre de 2003, interpuso recurso de apelación contra la sentencia descrita anteriormente. 2.
Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que se violaron los artículos que consagran los requisitos de registrabilidad de las marcas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones: a. La sociedad ELEKTRA S.A. C.V. es titular de la marca MEGA ELEKTRA (mixta), para amparar productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza y registrada en Perú bajo el certificado N° 045495.
Así mismo es titular de la marca gráfica FIGURA DE SOL, para distinguir productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada bajo el certificado N° 054983. b. Como la sociedad ELEKTRA S.A. C.V. es titular de las marcas mencionadas, con razón le correspondería ser titular de la marca ELEKTRA Y FIGURA DE SOL, ya que es simplemente una variación de las dos marcas previamente registradas a su favor. c. El nombre comercial de la sociedad CASAS ELECTRA S.A. no está siendo apreciada tal y como se usa en el mercado, ya que está se utiliza en forma mixta.
Si bien dicho nombre comercial se encuentra registrado en forma mixta, la manera correcta de hacer el cotejo es confrontar el signo solicitado con el nombre comercial de la manera en que se le usa en el mercado. La manera gráfica en que se presenta en el mercado es la siguiente: [pic] d. Los signos en conflicto se escriben y se pronuncian de diferente manera, ya que tienen diferente extensión, diferente cantidad de palabras, y diferentes vocales y consonantes.
Además de lo anterior, el nombre comercial CASAS ELECTRA S.A. contiene la frase “NUESTRO SERVICIO NO TERMINA CON LA VENTA”. e. El signo solicitado contiene un elemento figurativo formado por el diseño estilizado de una figura de sol, que le otorga suficiente distintividad y diferenciación. La denominación ELEKTRA, escrita en letras características, tiene un lugar secundario. f. La existencia del nombre comercial CASAS ELECTRA S.A., no es razón para que se desestime el registro solicitado, ya que la raíz ELECTR es utilizada en la conformación de muchas marcas registradas en la clase 11, como por ejemplo: ELECTRIAHORRO, ELECTROLUX, ELECTROMAT, ELECTROLINEA, ELECTROTERM, ELECTROFERIA, ELECTROSONIC, ELECTRO HOGAR EH, HOUSTON ELECTRIC, ORIGINAL ELECTRIC, ETC. 3.
La contestación a la demanda. a. Por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi de la República de Perú. El Indecopi se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: • Las marcas previamente registradas por la demandante, han sido otorgadas porque contienen elementos que permiten su diferenciación respecto al nombre comercial CASAS ELECTRA S.A. Esto no ocurre en el caso del signo solicitado para registro. • Los signos en conflicto son confundibles, ya que presentan identidad fonética y conceptual.
Por tal razón, resulta irrelevante que la sociedad demandante tuviera otras marcas registradas en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza. • En el signo solicitado para registro, tanto el aspecto gráfico como el denominativo son relevantes. • El elemento más relevante del nombre comercial de la observante es el aspecto denominativo, compuesto por los términos CASAS ELECTRA S.A. El elemento preponderante que servirá para indicar el origen empresarial será ELECTRA y, en consecuencia, existe identidad fonética entre los signos en conflicto, sobre todo si se tiene en cuenta que entre la letra K y la C no hay diferencias. • Desde el punto de vista gráfico también hay gran semejanza, ya que la grafía especial de la letra C en el nombre comercial de la observante se asemeja a la letra K del signo solicitado para registro por la demandante. • Desde el punto de vista conceptual ambos signos evocan un mismo concepto, esto es, un artefacto o actividad relacionada con la electricidad. • Todas las marcas que comparten las partículas ELECTR o ELEKTR tienen elementos adicionales que las hacen suficientemente distintivas y, en consecuencia, se permite su registro.
Lo anterior no sucede con el signo mixto ELEKTRA, que resulta confundible con el nombre comercial CASAS ELECTRA S.A. b. Por parte del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República de Perú. El Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales del Perú se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos: • Los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista fonético y conceptual. • Existe identidad fonética entre el signo solicitado por la empresa demandante y el nombre comercial utilizado por la sociedad CASAS ELECTRA S.A., ya que el término preponderante del nombre comercial es ELECTRA, y entre la letra C y la letra K no existe diferencia en la pronunciación. • Desde el punto de vista conceptual, ambos signos evocan un mismo concepto: un artefacto o actividad relacionada con la electricidad. • La Resolución impugnada se encuentra conforme a derecho, toda vez que fue expedida por el Órgano Competente en estricta observancia de las normas sobre propiedad industrial y las que rigen el procedimiento administrativo. c. Por parte del tercero interesado.
La sociedad CASAS ELECTRA S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, según se desprende de la Resolución N° 7 de 10 de julio de 2001, expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú (fls. 104 – 105), no contestó la demanda. 4. Fundamentos jurídicos de la parte considerativa de la sentencia del 10 de julio de 2003, proferida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia declaró infundada la demanda presentada, por los siguientes motivos: “Octavo.- Que, en primer término, corresponde realizar dicho análisis desde el punto de vista fonético; siendo el caso que el elemento relevante entre los signos es la palabra ELEKTRA, concluyéndose que existe identidad en el pronunciamiento, dado que entre la letra C y K no existen diferencias de pronunciación;
Noveno.- Que, desde el punto de vista gráfico la forma de escritura en los términos ELEKTRA y ELECTRA es muy parecida, pues la grafía especial de la letra C en el nombre comercial de la empresa observante se asemeja a la letra K de la marca solicitada; siendo en este caso particular irrelevante la figura de sol que acompaña a la marca solicitada pues el término que se queda en la mente de los consumidores es palabra en comentario;
Décimo.- Qué, por último, desde el punto de vista conceptual ambos signos evocan un mismo concepto, relacionado con una actividad de electricidad; por ende la coexistencia en el mercado de los signos en conflicto es susceptible de inducir al público a error, atribuyendo o evocando un mismo origen empresarial a ambos signos; Décimo Primero.- Que, respecto de la existencia de otras marcas que contienen la partícula ELECTR o ELEKTR, las referidas marcas tienen partículas adicionales que las hacen suficientemente distintivas; ”.
II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.
La norma cuya interpretación se solicita es: el artículo 83, literales a) y b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No obstante lo anterior, sólo se interpretará el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, ya que el otro literal no tiene relación con el asunto en cuestión. También se interpretará, de oficio, los artículos 81; 82, literal a) y 128 de la misma Decisión. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”, (…) Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”: (…) Artículo 128 “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.
En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. (…) IV. Consideraciones. A. Requisitos para el registro de marcas. B. Protección del nombre comercial.
Valor del nombre comercial registrado en relación con el nombre comercial real y efectivamente usado en el mercado. C. Irregistrabilidad de un signo como marca por identidad o similitud con un nombre comercial. D. Reglas para el cotejo de signos distintivos. E. Comparación entre una marca mixta y un nombre comercial mixto. F. Partículas de uso común en la conformación de signos distintivos.
A. Requisitos para el registro de las marcas. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.
La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”.[1] El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).
(…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…). (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…). (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.
Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”.[2] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).
De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”.
(Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.
Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.
Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.
(OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.
Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.
La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.
En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.”[3] La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.
La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.
La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.
(Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.”[4] 3.
La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser expresado o descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.
En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.
El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. B. PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL. VALOR DEL NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO EN RELACIÓN CON EL NOMBRE COMERCIAL REAL Y EFECTIVAMENTE USADO EN EL MERCADO.
Como quiera que en el caso bajo estudio se plantea la protección del nombre comercial CASAS ELECTRA S.A., se establecerá cómo se regula la protección del nombre comercial en el Régimen de la Decisión 344. Dado que la sociedad demandante argumenta que no se está teniendo en cuenta el nombre comercial CASAS ELECTRA S.A. tal y como se usa en el mercado, corresponderá a este Tribunal determinar el valor del nombre comercial registrado en relación con el nombre comercial real y efectivamente usado en el mercado.
La Decisión 344 consagra un sistema de protección del nombre comercial soportado en el literal b) del artículo 83 y en el artículo 128. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial bajo el régimen de la Decisión 344 goza de las siguientes características: 1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.
Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial en la oficina nacional competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo. 2. De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo. El Tribunal de Justicia en anteriores Interpretaciones Prejudiciales ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.
(Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). “Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.
La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario (…) para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), [el nombre comercial] debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.
Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”. “(Sentencia dictada en el expediente Nº 03-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 338, del 11 de 1998)”.
(Proceso 226-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1330, de 21 de abril de 2006). 3. Que quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera inducir al público consumidor a error. 4.
Si la legislación nacional contempla un sistema de registro de nombres comerciales se aplicarán las normas pertinentes del capítulo de marcas de la Decisión 344. Se advierte que no todas las Secciones contenidas en el capítulo 5 de la Decisión 344, “De las marcas”, están relacionadas con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al registro de nombres comerciales.
Es decir, las Secciones denominadas “De las licencias y trasferencias de las marcas”, “De los lemas comerciales” y “De las marcas colectivas”, no están relacionados con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al sistema de registro de un nombre comercial. Las otras Secciones, aunque estén relacionadas con el sistema de registro, contienen normas que no son aplicables al registro de nombres comerciales, tal y como es el caso de los artículos 102 y 103 contenidos en la Sección “De los derechos conferidos por la marca”, y de las normas contenidas en la Sección “De la cancelación del registro marcario”.
Por tal motivo la oficina nacional o el juez competente, en su caso, deberán establecer si las normas contenidas en las otras Secciones, de conformidad con la naturaleza del nombre comercial, son aplicables al sistema de registro de nombre comerciales. Una de las principales características anotadas es que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar el uso real y efectivo del mismo.
Lo anterior se soporta en el sistema declarativo en que se fundamenta el nacimiento del derecho sobre el nombre comercial. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Lo anterior quiere decir que si un País Miembro implanta un sistema de registro de nombres comerciales no implica que el derecho sobre éstos proceda de la inscripción o depósito en el registro, sino que seguirá generándose el nacimiento del derecho con el uso real y efectivo del nombre comercial.
Es por esta razón que si bien puede existir un sistema de registro de nombres comerciales, el uso real y efectivo de dicho signo distintivo es lo que delimita el ámbito de protección del derecho, teniendo esto como consecuencia que el solicitante del registro de un nombre comercial debe acreditar su uso real y efectivo y, en consecuencia, continuar con dicho uso para que el derecho subsista.
Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra no tendría ninguna clase de derecho en relación con el registro. Es decir, al producirse una contradicción entre el nombre comercial registrado con el real y efectivamente usado en el mercado, prevalecerá este último. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá establecer el uso real y efectivo del nombre comercial para determinar cuál signo es el que realmente tiene relación con el público consumidor y, en consecuencia, cuál es el objeto del derecho del titular.
C. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON UN NOMBRE COMERCIAL. El artículo 83, literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que sean idénticos o similares a un nombre comercial protegido, siempre que dadas las circunstancias pueda inducir al público consumidor a error.
Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otros signos distintivos, que como los nombres comerciales gozan de la protección legal. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible con un nombre comercial, ya que no posee fuerza distintiva, y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular del nombre comercial usado con anterioridad a la solicitud del registro marcario, así como el de los consumidores.
La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos y servicios que desea adquirir. Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo en relación con un nombre comercial usado real y efectivamente con anterioridad en el mercado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia, la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.
Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.
La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.
D. REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En caso de presentarse conflicto entre un nombre comercial real y efectivamente usado en el mercado y un signo que se pretende registrar como marca, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.
En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina[5], han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución. Se advierte, sin embargo, que estos criterios aunque se refieren al cotejo entre marcas son perfectamente aplicables para el cotejo entre un nombre comercial y una marca.
Son los siguientes: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.
Las reglas recomendadas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto del signo distintivo, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. En la comparación debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo los signos, sino que lo hace en una forma individualizada.
A efectos de determinar la similitud generada entre dos signos no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. E. COMPARACIÓN ENTRE UNA MARCA MIXTA Y UN NOMBRE COMERCIAL. Como ya se anotó, las reglas propuestas en la comparación de los signos marcarios son aplicables en la comparación de un nombre comercial con una marca y, en consecuencia, los criterios acogidos por el Tribunal se tomarán en el presente caso.
El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más letras, números o palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. La doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de un signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto del signo. Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto del signo, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor.
La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.
(Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP- 98, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).
De manera que si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento.
Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo habrá de hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos. Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.
( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.[6] F. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS.
Como quiera que en el caso bajo estudio la sociedad demandante argumentó que la raíz ELECTR es utilizada en la conformación de muchas marcas registradas en la clase 11, se hace necesario tratar el tema de las partículas de uso común en la conformación de signos marcarios. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear confusión. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.
Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” (Proceso 70-IP-2005.
Interpretación Prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1231, de 16 de agosto de 2005). Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.”[7] En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.
SEGUNDO: La protección del nombre comercial en el Régimen de la Decisión 344 tiene las siguientes características: 1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial en la oficina nacional competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo. 2. De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo. 3.
Que quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su uso pudiera inducir al público consumidor a error. 4. Si la legislación nacional contempla un sistema de registro de nombres comerciales se aplicarán en lo que corresponda las normas pertinentes de capítulo de marcas de la Decisión 344, de conformidad con lo establecido en la presente Interpretación Prejudicial.
Cuando un nombre comercial se ha registrado de una manera y se use de otra no tendría ninguna clase de derecho en relación con el registro. Es decir, al producirse una contradicción entre el nombre comercial registrado con el real y efectivamente usado en el mercado, prevalecerá este último. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá establecer el uso real y efectivo del nombre comercial para determinar cuál signo es el que realmente tiene relación con los productos o servicios y con el público consumidor y, en consecuencia, cuál es el objeto del derecho del titular.
TERCERO: No son registrables como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial real y efectivamente usado en el mercado con anterioridad a la solicitud de registro, siempre que dadas las circunstancias pueda inducirse al público consumidor a error; de lo anterior resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
CUARTO: La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de signos distintivos, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.
QUINTO: El signo mixto debe ser considerado como una unidad. Sin embargo, la doctrina se ha inclinado a considerar que, por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el más característico o determinante. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo deberá hacerse a partir de rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento.
Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se hará siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos.
SEXTO: El titular de un signo provisto de un elemento de uso común, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 034-2004, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] ALEMAN Marco Matías.
“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. [2] LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. [3] BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.
Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. [4] FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. [5] BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. [6] FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS. [7] OTAMENDI Jorge.
Ob. Cit. Pág. 191.