PROCESO 143-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 154, 155, 156, 238, 241 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, e interpretación de oficio de los artículos 258, 259, 267, 268 y 269 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador.
Actor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS TRENDY S.A. Caso: “COMPETENCIA DESLEAL” Expediente Interno N° 100-2004-1. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, con intervención realizada por su Presidente, doctor César Moya Jiménez.
VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 19 de septiembre de 2006. 1. Antecedentes El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.
Las partes La parte demandante es: INDUSTRIA DE ALIMENTOS TRENDY S.A. La parte demandada la constituyen: la firma SOLIDENCA S.A. y, ORLANDO ARCADIO VITER EMPUÑO, representante legal de la compañía SOLIDENCA S.A. 2. Acto demandado La sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS TRENDY S.A. a través de su Procurador Judicial, plantea una “demanda de DAÑOS Y PERJUICIOS”, a través de un “proceso verbal sumario” en contra de la compañía SOLIDENCA S.A. 3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales se encuentran los siguientes: - “Industria de Alimentos Trendy S.A. es legítima titular, en la República del Ecuador, de las marcas registradas “Trendy y Diseño a Color”, Título Nº 20183, “Quazar y Diseño”, Título Nº 19639, "Furor y Diseño", Título Nº 18322, "Halley y Diseño”, Título Nº 12220-01, “Kieromás", Título 19080, “Tubby y Diseño”, Título 12219-01, títulos que se adjuntan a la presente demanda (…), y que prueban el legítimo derecho que le asiste a la actora como titular de marcas en la República del Ecuador de conformidad con lo estipulado en la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana. - Industria de Alimentos Trendy S.A., (…) ha venido comercializando de manera regular en el país sus productos desde el 19 de julio de 2002, logrando un reconocimiento de la calidad de sus productos por el público consumidor.
Dichos productos consisten en “helados de distinta variedad comercializados a través de carretillas y congeladores ubicados en distintos puntos de distribución en la ciudad de Guayaquil y otras ciudades del país. Cada uno de estos productos se encuentra individualizado con diferentes marcas comerciales, dentro de las que se encuentran las marcas registradas en el Ecuador descritas en el apartado anterior. - Las actividades comerciales de Industria de Alimentos Trendy S.A., no solo que han llevado a la compañía a comercializar sus productos en Chile, país de origen de los mismos, y Ecuador, sino que además, sus helados han sido introducidos con éxito en países como Bolivia, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, países donde constan registradas las marcas de propiedad de la compañía actora, logrando así, además, un merecido reconocimiento internacional relacionado con la excelente calidad de sus productos así como con su amplia comercialización realizada en los mencionados países. - Por su parte, la marca principal de la compañía, constituida por la denominación TRENDY Y DISEÑO A COLOR, tal como consta del título de marca aparejado a la presente demanda en el ANEXO 3, así como consta de los afiches publicitarios que se encuentran adjuntados en el proceso No. 29-B-04; de medidas cautelares iniciado por Industrias de Alimentos Trendy S.A. en contra de SOLIDENCA S.A., que lo conoce el Juez Quinto de lo Civil del Cantón Guayaquil, se ha transformado en uno de los principal (sic) activos de la empresa, logrando un amplio reconocimiento publicitario por parte del público consumidor no solo de la denominación TRENDY, sino de su diseño característico, esto es, el recuadro azul con fondo blanco y varias figuras cuadriculares rojas por debajo de la denominación Trendy, recuadro sobre un fondo rojo, en algunos casos.
Dicha marca, aparece además en todos y cada uno los productos que ofrece la compañía, así como en las caretillas (sic) que sirven para su expendio y en los congeladores ubicados en los distintos puntos de distribución de la ciudad de Guayaquil. - Con el fin de introducir en el Ecuador los diversos productos de Industrias (sic) de Alimentos Trendy S.A., en el año 2002 nuestros representantes realizaron contactos con varias compañías Ecuatorianas (sic), dentro de las cuales se encontraba SOLIDENCA S.A., hoy legalmente representada por el señor ORLANDO ARCADIO VITERI (sic) EMPUÑO. - Es así como desde el (sic) abril de 2002 mi representada inició con SOLIDENCA S.A., empresa ecuatoriana, una relación de proveeduría de varios de los productos que fabrica, relación que incluía la obtención por parte de SOLIDENCA S.A. de varios Registros Sanitarios en el Ecuador, a nombre de Industrias de Alimentos Trendy S.A., así como distintos contactos por parte de la empresa ecuatoriana a fin de colocar los productos en el mercado nacional. - Por varios motivos, entre los que se encontraba el reiterado incumplimiento de pagos por concepto de varias provisiones de productos hechas a SOLIDENCA S.A., Industrias de Alimentos Trendy S.A. decidió dar por terminada esta relación de proveeduría que venía manteniendo con la empresa infractora. - Llegó, por varios medios, a nuestro conocimiento, que la compañía SOLIDENCA S.A., se encontraba fabricando, en ciertos casos y expendiendo, en otros, dentro del país productos de similares e idénticas características y apariencias a los productos que fabrica, exporta y comercializa en el Ecuador la compañía Industria de Alimentos Trendy S.A. Pero no solamente se encuentra esta compañía produciendo productos similares, sino que se encuentra utilizando, sin autorización alguna, marcas idénticas a las marcas registradas en el Ecuador a favor de la compañía Industrias de Alimentos Trendy S.A., tal como consta de los empaques y las tapas de los envases de propiedad de la empresa SOLIDENCA S.A. que se encuentran adjuntados en el proceso cautelar iniciado por Industrias de Alimentos Trendy S.A. en contra de SOLIDENCA S.A., No. 29-B-04, que lo conoce el Juez Quinto de lo Civil del Cantón Guayaquil. - Con fecha 19 de Enero de 2004, mi representada, basada en su derecho exclusivo otorgado por el registro de sus marcas en Ecuador y con la finalidad de precautelar sus intereses, procedió a presentar una demanda de Medidas Cautelares en materia de Propiedad Intelectual, según lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, en especial en los artículos 305 al 318 de esta Ley (…). - Cumplidos todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, luego del respectivo sorteo realizado, la demanda fue debidamente calificada por el Juez 5 de Lo Civil de Guayaquil, Dr. Gastón Thoret Marcos, quien ordenó en dicha calificación la realización de varias de las medidas cautelares solicitadas, entre ellas: a) EI secuestro preventivo de todos los productos que contengan marcas similares o idénticas a las de la actora, respecto de las cuales no se exhiba la autorización o licencia; b) el secuestro preventivo de las etiquetas, envolturas, material de empaque, rótulos, material impreso, o cualquier otro material que contengan las marcas de titularidad de la empresa actora; c) el secuestro preventivo de cualquier objeto y objetos que representen la infracción de los derechos de Propiedad Intelectual de la accionante, especialmente, como resultado del uso sin autorización de la marca registradas (sic) por esta; y, d) el cese inmediato de la actividad comercial de la compañía SOLIDENCA S.A., lo que comprende: la suspensión de la actividad infractora, esto es, la utilización indebida de las marcas de propiedad de la empresa actora y la clausura provisional de los establecimientos comerciales de la compañía ubicados en esta ciudad (…).
En efecto, el 21 de Enero de 2004, se procedió a realizar el secuestro, retención, suspensión o cesación de la actividad ilícita, entre otras diligencias, El número de expediente otorgado a este proceso de medidas cautelares es el 29-B-04. - Dentro de las varias diligencias practicadas, se logró recaudar pruebas claras de la utilización indebida por parte de la demandada de las marcas de propiedad de Industrias (sic) de Alimentos Trendy S.A., así como del logotipo característico de la actora, pruebas que consisten en afiches adhesivos, empaques de helados que utilizan las mismas marcas registradas por Industria de Alimentos Trendy S.A., entre otras, tal como consta del acta de la diligencia de secuestro y retención llevada a cabo el día 21 de enero del 2004, que se adjunta a la presente demanda (…). - De una simple comparación, (…) podrán (…) apreciar la exactitud existente entre los productos de mi representada y los que fabrica o manda a fabricar SOLIDENCA S.A., así como también (…) la indebida utilización que la compañía infractora hace de las marcas denominativas y gráficas de propiedad de mi representada y que utiliza en el mercado haciéndolas pasar como marcas de su propiedad. - La gravedad de estos actos es indiscutible (…).
Este ilegítimo uso de las marcas de propiedad de mi representada le causa actualmente un grave perjuicio económico y es más, tiene como efecto causar una grave confusión en el público consumidor, quien al no encontrar ninguna diferencia entre los productos elaborados por mi representada con los productos ilegalmente imitados por SOLIDENCA S.A., va a pensar que se trata de los mismos productos al momento de adquiridos, o asociará a mi representada con SOLIDENCA S.A., situación que es a todas luces falsa, toda vez que no existe ninguna relación accionaria ni comercial con la demandada.
Más aún, los perjuicios que se están ocasionando podrían desembocar en un aprovechamiento indebido de la reputación adquirida en el Ecuador e internacionalmente por mi representada, así como podría también provocar una dilución de la fuerza distintiva de las marcas de mi representada. Estos actos son los que, sin dudas, la Ley de Propiedad Intelectual prohíbe que se den en el mercado”. a) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda La sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS TRENDY S.A., sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la República de Chile, con intervención de su Procurador Judicial, presentó la demanda indicando los siguientes argumentos: Realiza una reseña de los hechos considerados relevantes en la demanda y transcribe artículos pertenecientes a la Ley de Propiedad Intelectual, a saber, los artículos 217, 284, 285, 288, 289; los artículos 2241 y 2256 del Código Civil; y, artículo 17 de la Ley de Compañías.
En armonía con los artículos indicados anteriormente, transcribe, asimismo, el artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y motiva sus argumentos con jurisprudencia sentada por este Tribunal en los Procesos 90-IP-2003, 91-IP-2003, 85-IP-2003 y 82-IP-2002; concluyendo que “Los artículos antes descritos no dejan la menor duda de que los actos que realiza la compañía SOLIDENCA S.A. pueden perfectamente encuadrarse dentro de algunos de los actos de competencia desleal que resalta nuestra Ley.
Así SOLIDENCA S.A., en contra de todo uso honesto en el desarrollo normal de las actividades económicas realiza actos de confusión respecto de los productos de Industrias de Alimentos Trendy S.A., al utilizar, además de las mismas marcas, características idénticas de los productos de mi representada, esto es, los mismos colores, envoltorios y presentaciones, actitudes que hacen desvanecer el carácter distintivo y el valor publicitario de las marcas de mi representada y de la apariencia de los mismos.
Por su parte, utiliza sin autorización las marcas o símbolos de Industria de Alimentos Trendy S.A. en los congeladores donde se expenden los productos, acto que sin duda lleva a los consumidores a creer que se trata de los productos de mi representada”. Asevera, finalmente, que las infracciones cometidas por SOLIDENCA S.A. ha causado muchos perjuicios económicos, por tanto, solicita el cese inmediato de los actos violatorios a la propiedad intelectual y el pago de una indemnización que asciende, a su decir, a $1´450.000,00, estimación en la cual han tomado en cuenta: ”(i) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, (ii) los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la infracción;
(iii) los beneficios que el titular hubiese obtenido de no haberse producido la infracción”. c) Pretensiones de la actora La sociedad actora solicita que el mencionado Tribunal No. 2 de lo Contencioso Administrativo “ordene”: 1) “El cese inmediato de los actos violatorios a la propiedad intelectual cometidos por la demandada, compañía SOLIDENCA S.A., esto es, el uso indebido de las marcas de propiedad de mi representada y la comisión de varios actos de competencia desleal (…). 2) El comiso definitivo de los productos u otros objetos resultantes de la infracción cometida, el retiro definitivo de los canales de comerciales (sic) de las mercancías que constituyan infracción, así como su destrucción. 3) El comiso definitivo de los aparatos y medios empleados para el cometimiento de la infracción (…). 4) La adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios, entre los que se encuentran los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales y medios que sirvieron predominantemente para cometer la infracción. 5) La indemnización de daños y perjuicios ocasionados por la infracción cometida (…) que deberá comprender (…) las pérdidas sufridas por la actora generadas por el uso indebido de sus marcas y por los actos de competencia desleal, infracciones que han resultado en un aprovechamiento indebido de la reputación de la actora (…).
El lucro cesante de la actora (…). 6) La publicación de la sentencia condenatoria en uno de los mayores diarios de la ciudad de Guayaquil y en otro de la ciudad de Quito (…). 7) La adopción de medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción incluyendo el cierre definitivo del establecimiento del demandado. 8) Al (sic) pago de la multa máxima establecida por el artículo 304 de la Ley de Propiedad Intelectual, esto es el pago de cinco veces el valor total de las regalías que hubiesen (sic) recibido la titular de los derechos por la explotación legítima de éstos (…). 9) Al (sic) pago de las costas procesales y los honorarios profesionales que se regularán de conformidad con la Ley de Federación de Abogados; y, 10) Al (sic) pago del valor total de las tasas y costas judiciales correspondientes (…)”. d) Contestación a la demanda En la solicitud de interpretación prejudicial enviada por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, se indica que: “Calificada la demanda, fueron citados los accionados para que contesten la misma en Audiencia de Conciliación, misma que se llevó a efecto el día 5 de mayo de 2004, a las 10h29.
El Tribunal dejó en constancia, que no compareció la compañía demandada a través de su representante legal o defensor, pase (sic) a encontrarse debidamente notificada ( )”.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 19 de septiembre de 2006. 2. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas El Tribunal compareciente ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 154, 155, 156, 238, 241 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El Tribunal estima que es procedente interpretar los artículos solicitados por la sociedad actora, correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que los actos denunciados por la actora ocurrieron en vigencia de la mencionada Decisión. Además, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal se interpretará, de oficio, los artículos 258, 259, 267, 268 y 269 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser concordantes con el caso en controversia.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 486 (…) De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca (…) “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.
Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
(…) DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS De los Derechos del Titular Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.
(…) Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.
Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.
Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca. (…) Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.
(…) DE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL De los Actos de Competencia Desleal Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
(…) De las Acciones por Competencia Desleal Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título. Artículo 268.- La acción por competencia desleal conforme a este Título prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto.
Artículo 269.- Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar, de oficio, las acciones por competencia desleal previstas en dicha legislación.” (…) 3. Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: Derechos conferidos por la marca: el derecho al uso exclusivo de la marca y facultades que otorga su registro;
Legitimación para accionar por la infracción de derechos protegidos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial; Tutela de mérito de los derechos protegidos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial; Competencia desleal vinculada a la Propiedad Industrial: Concepto de Acto Desleal; Actos de competencia desleal: por confusión; por descrédito comercial; por aseveraciones en el ejercicio del comercio;
De las acciones de competencia desleal; Criterios para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.
3.1. DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA El derecho al uso exclusivo de la marca y facultades que otorga su registro En la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se establece que el registro del signo como marca se realiza ante la Oficina Nacional Competente de uno de los Países Miembros, configurando así el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la aludida Decisión. Afirmando lo dicho anteriormente mencionamos que el artículo 154 de la Decisión 486 establece que “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.
La jurisprudencia de este Tribunal, al referirse a las facultades que confiere el registro de la marca, ha precisado: “Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos facetas: la positiva y la negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca.
La otra cara de la exclusividad, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca, y en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular. ( ) La doctrina señala tres facultades específicas de que dispone el titular de una marca, que se derivan del derecho exclusivo: La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos.
Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca”. [1] Por tanto, el ius prohibendi, o el aspecto negativo del derecho de uso exclusivo, aun cuando adquiere una relevancia especial en los derechos marcarios, presupone la existencia de un contenido positivo: el ius fruendi o derecho de goce y disfrute de la marca, lo que explica, por ejemplo, la facultad del propietario de la marca a obtener una retribución económica por la utilización realizada por terceros autorizados, así como a usar y disponer de la marca sin más limitaciones y cargas que las impuestas por el ordenamiento jurídico comunitario.
Este Tribunal ha señalado que el derecho al uso exclusivo del signo “permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.
El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria”. [2] El Tribunal ha precisado además que los derechos de exclusión en referencia “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión”. [3] Por tanto, “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado”, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada “de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) la presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”.[4] Así, de acuerdo a lo expuesto, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, varios actos determinados específicamente en sus 6 literales, tomando aquellos que tienen que ver con este caso, así: los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d).
Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).
Cabe recalcar que estas prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona, con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158).
Por último, cabe poner de relieve la orientación según la cual “Para mantener la plena efectividad del derecho exclusivo, el titular de la marca tiene que cumplir con determinadas cargas que son fundamentalmente las de usar la marca, ejercitar las acciones por violación contra quienes invadan el derecho exclusivo y renovar la marca”.[5] Este Tribunal ha sostenido al respecto que: “(…) el derecho exclusivo conferido por el registro marcario se encuentra ostensiblemente acompañado de una regulación de las facultades de que dispone el titular para prohibir ciertos actos por parte de terceros, lo cual implícitamente constituye no sólo la atribución de un señorío sino incluso una obligación de uso del signo, debido a que –tal como lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia de este Tribunal– «así como el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado» (sentencia emitida dentro de la acción de incumplimiento 2-AI-96, caso: BELMONT, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 291 del 3 de septiembre de 1997).”[6]
3.2. LEGITIMACIÓN PARA ACCIONAR POR LA INFRACCIÓN DE DERECHOS PROTEGIDOS EN EL RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.
El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.
La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.
En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza.
La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito. Tutela de mérito de los derechos protegidos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. A tenor de lo dispuesto en el artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor.
En el caso de autos, la acción de la sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS TRENDY S.A. tiene por objeto principal la condena de la parte demandada, SOLIDENCA S.A., a la indemnización de los daños y perjuicios causados, según lo afirma la actora, por la presunta infracción de su derecho al uso exclusivo de la marca “Trendy y diseño a color” por competencia desleal.
El artículo 243 de la Decisión 486 establece los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.
Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca.
En todo caso, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e). Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor.
En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.
3. COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL La demanda que dio inicio al proceso en controversia y dentro del cual se ha solicitado la interpretación prejudicial por parte de este Organismo, fue presentada en vigencia de la Decisión 486. Aunque las Decisiones Andinas, excepto la Decisión 486, no regulan de manera expresa el tema de la competencia desleal, del propio Acuerdo de Cartagena se desprende la protección de la sana o leal competencia. En efecto, el artículo 93 del Acuerdo de Cartagena dispone lo siguiente: “Artículo 93.- Antes del 31 de diciembre de 1971 la Comisión adoptará, a propuesta de la Secretaría General, las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la Subregión, tales como “dumping”, manipulaciones indebidas de los precios, maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento normal de materias primas y otras de efecto equivalente.
En este orden de ideas, la Comisión contemplará los problemas que puedan derivarse de la aplicación de los gravámenes y otras restricciones a las exportaciones. Corresponderá a la Secretaría General velar por la aplicación de dichas normas en los casos particulares que se denuncien.” Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial.
Concepto de Acto Desleal La importancia del comercio internacional ha dado lugar a prácticas calificadas como de competencia desleal. En virtud del artículo 10bis de la Unión de París, los países de la Unión de París están obligados a garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal. Este artículo contiene una cláusula general en virtud de la cual se considera competencia desleal todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
Así, en efecto, la competencia desleal, en sentido amplio, es todo acto contrario a los usos honestos. El artículo 258, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.
De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; y, que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”.[7] El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial.
Y en armonía a lo dicho se toma en consideración lo que la doctrina dice sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe.
Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones". [8] “La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios". [9] Los actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.
Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.
(publicidad engañosa, por ejemplo)”.[10] Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente: 1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2.
Que el acto o la actividad sea indebido. 3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción". En efecto, será considerada desleal toda actividad (que tenga como objeto o por efecto) encaminada a producir daño ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sean susceptibles de producirlos.
La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina. Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios.
Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo.
3.4. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL En el artículo 259 de la Decisión 486 se consideran los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa. Estos son: 1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2.
Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
Actos de competencia desleal por confusión El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características: 1. No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.
No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2.
La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.
En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. 3. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.
En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado:”En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que ´para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.
(…) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…). (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”.[11] El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos.
La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.
La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.” [12] Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe indicar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.
Actos de competencia desleal por descrédito comercial En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor.
Se debe entender por aseveración, “toda información que dé por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”. [13] Actos de competencia desleal por aseveraciones en el ejercicio del comercio El tercer grupo de actos se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión. Se ha dicho que “Se confunde a un consumidor, cuando basado en artificios o engaños se crea en él un error; se provoca en el consumidor un concepto errado, del cual el comerciante obtiene un provecho en favor de sus establecimientos, productos o servicios y que finalmente repercute en un incremento patrimonial.
La causa de este incremento patrimonial, el motivo que origina este enriquecimiento, no es otro que la confusión creada por el comerciante, intencional o no, y que finalmente sirve de motivo a la decisión del consumidor para preferir su establecimiento, productos o servicios” [14]
3.5. DE LAS ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL El artículo 267 de la Decisión 486 consagra la acción de competencia desleal, la cual se puede intentar sin perjuicio de otra acción ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial. De acuerdo con lo anterior, la acción de competencia desleal se puede intentar por el afectado, quien, además, puede ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus intereses, tal como sería el caso de que se intentara una acción de competencia desleal y una acción de nulidad.
Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletiva o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal. Regulan, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal. En efecto, el artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal.
El artículo 269 dispone, por su parte, que si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal.
3.6. CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS. En el proceso interno que dio origen a la presente interpretación la demandante INDUSTRIA DE ALIMENTOS TRENDY S.A. afirma, como ha sido dicho, que las infracciones cometidas por SOLIDENCA S.A. ha causado muchos perjuicios económicos, por tanto, solicita el cese inmediato de los actos violatorios a la propiedad intelectual y el pago de una indemnización que asciende, a su decir, a $1’450.000,00, estimación en la cual han tomado en cuenta: ”(i) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, (ii) los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la infracción;
(iii) los beneficios que el titular hubiese obtenido de no haberse producido la infracción”. El Diccionario de la Real Academia indica que “daños” es el delito consistente en causar daños en la propiedad ajena; “emergente” como el valor de la pérdida sufrida o de los bienes destruidos o perjudicados, “perjuicios”, como la compensación que se exige a quien ha causado un daño para reparar este;
“indemnizar”, como el resarcimiento de un daño o perjuicio.[15] En cuanto al artículo 243 de la Decisión 486, este enuncia de manera no exhaustiva algunos criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios probados por el actor. El primer criterio es el del daño emergente y el lucro cesante. Por daño emergente se entiende el perjuicio efectivamente sufrido por el actor y que se encuentre causalmente determinado por la conducta del infractor.
De conformidad con ello se deberán indemnizar, por ejemplo, los gastos de publicidad y difusión en que incurrió el afectado para hacer frente a la competencia desleal. Por lucro cesante se entiende las ganancias que el afectado dejó de percibir debido a la competencia desleal, de no haberse presentado ésta. Las ganancias se determinan en el periodo de tiempo que se encuentra comprendido entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemmizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de competencia desleal, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.
“En estos eventos, el juez consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. [16] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 486.
La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. 2. La legitimación para obrar, en ejercicio de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial establecidos en la Decisión 486, corresponde al titular del derecho y a sus causahabientes, así como a cualquiera de los cotitulares, sin necesidad del consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario.
En el caso de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma comunitaria habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. La acción por infracción de los derechos de Propiedad Industrial prescribirá a los dos años, contados desde la fecha en que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto. 3.
En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado. Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio o daño a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados.
Son actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y deseos. A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. 4.
La acción de competencia desleal se puede intentar sin perjuicio de que el afectado pueda ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus intereses. De conformidad con el artículo 268 de la Decisión 486, si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal y en relación con el artículo 269 de la Decisión 486, si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal. 5.
El artículo 243 de la Decisión 486, enumera de manera no taxativa, algunos criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios. Determinándose que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.
La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. En todo caso, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde.
Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 100-2004-1 deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 4-IP-94, publicada en la G.O.A.C. Nº 189, de 7 de agosto de 1995. caso: “EDEN FOR MAN”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso 33-IP-2000, sentencia de 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 581, de 12 de julio de 2000, caso: “MAXMARA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 69-IP-2000, sentencia de 6 de julio de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 690, de 23 de julio del mismo año. caso: “MAXMARA”. [4] Proceso 11-IP-96, sentencia de 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre del mismo año, caso: “BELMONT”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] BERCOVITZ, Alberto, “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 496. [6] Proceso 84-IP-2000, sentencia de 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio del mismo año, caso: “KRYSTAL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso N° 38-IP-98. sentencia de 22 de enero de 1999, publicada en G.O.A.C. N° 419, de 17 de marzo de 1999.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] JAECKEL KOVAKS, Jorge. “APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pág. 45. [9] NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial Legis, Colombia, Pág. 316”. [10] GACHARNÁ, María Consuelo.
“LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1892, Pág. 47. [11] Proceso 116-IP-2004, sentencia del 13 de enero de 2005. G.O. Nº 1172, de 7 de marzo de 2005, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca “CALCIORAL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [12] Proceso 116-IP-2004, ya citado. [13] DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.
“Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice. Afirmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo”. Vigésima segunda edición. [14] VELÁSQUEZ RESTREPO, Carlos Alberto, “Instituciones de Derecho Comercial”, Pág. 221. Tomado de la página web: http://www.ilustrados.com/publicaciones/EplkyAEkVElZYgysQa.php). [15] Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española.
Vigésima Segunda Edición. 2001. Tomos 4 y 6. p. 491 y 857. [16] Proceso 116-IP-2004, ya citado.