PROCESO 108-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 84 de la misma Decisión 344, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Marca: KRISTAL ESSENCE (mixta). Actor: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Proceso interno Nº 2170-2005. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta Doctora Elcira Vásquez Cortez, relativa al artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2170-2005.
El auto de 2 de agosto de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 192-2006-SCS-CS, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
Procurador Público encargado de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. Inversiones Famika S.A. b) Hechos El 13 de junio de 2000, INVERSIONES FAMIKA S.A. (Perú) solicitó el registro como marca del signo “KRISTAL ESSENCE y logotipo para distinguir perfumería cosmética de la Clase 03 de la Nomenclatura Oficial”.
El 7 de agosto de 2000, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú) formuló observación manifestando ser titular de diversas marcas y lemas comerciales que contienen la denominación CRISTAL para distinguir productos de las clases 16, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 39 y servicios de la clase 41. Por Resolución Nº 2209-2002/OSD-INDECOPI de 6 de marzo de 2002, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI resolvió: “Declarar INFUNDADA la oposición formulada por la UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. de Perú, e INSCRIBIR (…) a favor de INVERSIONES FAMIKA S.A., de Perú, la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación KRISTAL ESSENCE escrita en letras características y el perfil de un cisne estilizado, sin reivindicar colores (…) para distinguir perfumería cosmética de la clase 3 de la Clasificación Internacional (…)”.
Contra dicha Resolución, la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº 703-2002/TPI-INDECOPI de 24 de julio de 2002, en que decide: “CONFIRMAR la Resolución Nº 2209-2002-OSD-INDECOPI (…) y en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto (…) KRISTAL ESSENCE (…)”.
Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., el 18 de septiembre de 2002, interpuso demanda contencioso administrativa ante la Corte Superior de Lima, en contra las Resoluciones antes citadas. Consta en el expediente que el 29 de noviembre de 2002, únicamente el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), dio contestación a la demanda.
El 3 de junio de 2004, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró “INFUNDADA EN SUS DOS EXTREMOS LA DEMANDA interpuesta (…) por UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA (…)”. Contra dicha Providencia la actora interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, el 22 de julio 2005, que decidió confirmar la sentencia apelada y en consecuencia “declarar infundada en sus dos extremos la demanda interpuesta (…)”.
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., interpuso en fecha 9 de septiembre de 2005, recurso de casación contra la sentencia mencionada, ante lo cual la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por providencia de 6 de marzo de 2006, consideró que “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina (sic), respecto a la correcta interpretación del inciso d) y e) del artículo 83 de la Decisión Nº 344 (…), y; cuál es la debida aplicación de éste dispositivo al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia (…)”; y, por tanto “Declararon PROCEDENTE el recurso de casación (…) y SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora sostiene que su marca CRISTAL registrada para productos de diferentes clases es notoria y que “(…) aún en ausencia de posibilidad alguna de confusión merece ser protegida del fenómeno de la dilución debido a que corre el riesgo de perder la mayor parte de su poder de atracción (…)”.
Hace una referencia doctrinal y jurisprudencial sobre la notoriedad de la marca, y sobre el hecho de que esta notoriedad rompe el principio de especialidad. Indica que: “nadie (…) puede poner en discusión la condición de notoria de la cual goza la marca CRISTAL en el Perú. Su antigüedad, prestigio y la calidad del producto por ella identificado, las grandes inversiones en publicidad, además del hecho de ser la cerveza con más ventas en el país, no dejan dudas al respecto.
Ella ha sido reconocida en más de una oportunidad por el INDECOPI”. Sobre el mismo tema, continúa diciendo: “(…) que la notoriedad de la marca CRISTAL no sólo se sitúa entre los consumidores de cerveza sino también entre aquellos pertenecientes a otros mercados, por lo queda (sic) desvirtuado cualquier cuestionamiento que se pretenda hacer al alcance de su notoriedad y a la aplicación de la excepción al principio de especialidad que la misma merece”.
También dice: “(…) que no sólo hemos acreditado notoriedad sino, la concurrencia de los supuestos de riesgo de confusión, aprovechamiento y consecuentemente la dilución de nuestra fuerza distintiva”. Igualmente, argumenta que “Los productos que pretende distinguir la marca ‘KRISTAL ESSENCE’ y logotipo cuenta con el mismo canal de distribución que las cervezas como por ejemplo las bodegas, los centros comerciales no sólo la cerveza se expende en bares o restaurantes por lo que al tener un mismo canal de distribución el grado de confusión es mayor”.
También sostiene que: “(…) al existir confusión, asociación, aprovechamiento injusto es evidente que el poder distintivo de nuestra marca se diluirá (…) si bien es cierto la marca en cuestión ‘KRISTAL ESSENCE’ y logotipo contiene un elemento adicional a nuestra marca notoria. Cabe precisar que el elemento de mayor relevancia es la denominación KRISTAL (…) el elemento KRISTAL y nuestra marca notoria CRISTAL son fonéticamente idénticos (…).
Desde el punto de vista gráfico son extremadamente idénticos siendo sólo diferenciadas por las letras ‘K’, siendo evidente que la marca que se pretende otorgar es una imitación de nuestra notoriamente conocida CRISTAL (…). Es por ello que llama la atención el criterio aplicado por el Tribunal del Indecopi al declarar infundada nuestra observación, pues en ese fallo se desvirtúa (…) la protección especial que se le brinda a este tipo de marcas notorias (…).
El titular de la Marca Notoria tiene un derecho de exclusión que puede utilizarse para cualquier tipo de productos o servicios, aún en el caso que no sean similares a aquellos en relación con los cuales la marca fue registrada”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, contesta la demanda “(…) negándola y contradiciéndola en todos sus extremos”.
Señala que para el presente caso debe aplicarse la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y que: “(…) el Tribunal del INDECOPI juzgó la notoriedad de la marca CRISTAL en base a los criterios establecidos en el artículo 228º de la Decisión Nº 486 y juzgó la procedencia o improcedencia de la solicitud de registro de la marca KRISTAL ESSENCE a la luz de la prohibición contenida en el inciso h) del artículo 136º de la Decisión Nº 486.
La Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, podrá apreciar que la empresa demandante no se refiere a lo largo de su escrito de demanda a ninguna de las normas antes mencionadas (…)”. Dice que la demandante omitió referirse a dos hechos: “El primero (…) es que la denominación que conforma la marca notoria (CRISTAL) posee un significado en el idioma español, que dependiendo del contexto en el que se use puede tener una connotación particular (de información) por lo que en relación con algunos productos el uso de esta denominación será necesario (…) Es por esta razón que no podrá prohibirse totalmente el uso de la denominación ‘CRISTAL’ en el tráfico económico, ya que ello generaría una serie de problemas en el mercado, sobre todo si por la forma como se usa la denominación no es a título distintivo, sino más bien informativo o descriptivo de las características de los productios (sic) o servicios que se pretende distinguir”.
El segundo lo “(…) que la empresa demandante también ha omitido mencionar en su escrito de demanda es que existen registradas en la Clase 3 de la Nomenclatura Oficial diversas marcas a favor de distintos titulares que contienen en término CRYSTAL/CRISTAL (…) todas estas marcas coexisten en la actualidad en el registro y en el mercado con la marca notoria ‘CRISTAL’ (…) de este hecho objetivo es que el público consumidor se ha acostumbrado a la utilización del termino (sic) CRYSTAL/CRISTAL para la distinción de productos y servicios en el mercado ” Dice que del estudio comparativo se tiene que: “(…) desde el punto de vista gráfico, se aprecia que el término principal del signo solicitado tenía la misma extensión que la marca notoria diferenciándose en la primera letra … el aspecto gráfico del signo solicitado contribuía a que la impresión visual de los signos fuera disímil” por lo que “(…) dada la inexistencia de similitud o conexión competitiva entre los productos a que se refieren los signos en cuestión, debido a su naturaleza y dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre ellos, la coexistencia de las marcas no inducía a riego de confusión o asociación al público consumidor”. e) Sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que resuelve el recurso de apelación Se considera en la sentencia que del examen comparativo “entre el signo solicitado ‘KRISTAL ESSENCE’ y la marca notoria ‘CRISTAL’; resulta, que si bien es evidente que la marca solicitada es fonéticamente idéntica con la marca notoriamente conocida pues su única diferencia es la sustitución de la letra ‘C’ por la ‘K’; sin embargo, cabe señalar que la naturaleza de los productos que pretende distinguir la marca ‘KRISTAL ESSENCE’, está referida a la Clase tres de la Nomenclatura Oficial para productos de perfumería cosmética; y la marca notoriamente conocida ‘CRISTAL’ es para distinguir los productos de la Clase treintidós de la Nomenclatura Oficial referida a cerveza, ale y porte, aguas minerales y gaseosas, otras bebidas no alcohólicas, jarabes y oros (sic) preparados para hacer bebidas”; que “bajo dicho contexto no existe riesgo de confusión para el público consumidor al que van dirigidos los productos y los medios de comercialización ni la publicidad empleados en uno y otro caso, más aún, no existe riesgo de asociación entre la marca solicitada ‘KRISTAL ESSENCE’ y la marca notoria ‘CRISTAL’ ”; por lo que se resuelve confirmar “la sentencia apelada (…) que declara infundada en sus dos extremos la demanda”. f) Recurso de casación En el recurso de casación interpuesto por UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. se sostiene que “La norma de derecho material interpretada erróneamente por la respetable Sala” es el artículo 130, literal d, de la Decisión 486; que la Sala no ha aplicado correctamente dicha norma ni “la protección especial o reforzada que merece toda marca notaria, sustentando su fallo únicamente en la diferente naturaleza de los productos que distingue una y otra marca para, de ahí, llegar a la conclusión que no existe riesgo de confusión entre los consumidores”; que “la Doctrina y la propia legislación vigente han reconocido que las denominadas marcas notorias (…) merecen ser protegidas con independencia de los productos o servicios que aquélla distingue, es decir, su distintividad trasciende el denominado sector pertinente de sus productos o servicios, configurándose así una excepción al principio antes mencionado”; que “según la Doctrina –más no así la legislación vigente- dentro de las marcas notorias existe un nivel de marcas con un nivel de distintividad superior, nos referimos a las llamadas marcas renombradas”; que “Nuestra ley no efectúa distinción alguna entre las marcas notorias.
Por tanto, la marca notoria, por el sólo hecho de alcanzar dicha condición, merece la protección reforzada prevista en el citado artículo 130° inciso d)”; que “Cuando se pretenda registrar un signo idéntico o semejante a un signo o marca notoriamente conocido, dicho registro debe ser impedido con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”; que “al haber quedado suficientemente acreditada y reconocida la calidad de notoria de nuestra marca CRISTAL por el mismo INDECOPI, debió (…) prescindir de los productos distinguidos por las marcas, dado el riesgo que constituye para la distintividad de CRISTAL la presencia en el mercado de un producto –cualquiera fuera su naturaleza- bajo una marca cuya denominación principal es KRISTAL”; que “la presencia de KRISTAL ESSENCE o similares en el mismo territorio, sí configura una amenaza de dilución o pérdida de la fuerza distintiva del valor publicitario o comercial de la marca CRISTAL”; y que la protección de que goza la marca CRISTAL resulta “ser la misma que se brinda a una marca con una distintividad común y corriente, es decir, no se respetaría realmente su condición de notoria al no brindársele la protección reforzada o especial que la misma merece”.
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en el artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo “KRISTAL ESSENCE (mixto)” fue presentada el 13 de junio de 2000, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y la norma aplicable al caso concreto se encuentran amparados por la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretará el artículo 83 en sus literales d) y e) de la Decisión 344.
Conforme a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, corresponde interpretar de oficio los artículos 81 y 84 de la misma Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser aplicables al caso concreto; Que la “MATERIA DE CONSULTA” señalada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte de Suprema de Justicia de la República del Perú, en el escrito sin firma que contiene el “RESUMEN DEL EXPEDIENTE N° 2170-2005” y que forma parte de la documentación remitida a este Tribunal, no es procedente al caso sub examine, por cuanto la interpretación de los artículos allí señalados y que corresponden a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no son los aplicables al presente caso; sin embargo, en la parte que concierne al desarrollo de los temas se dará curso a lo solicitado respecto a la correcta interpretación y aplicación en el marco de las normas que correspondan; y, Que el texto de las normas cuya interpretación es adecuada al caso concreto, es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…) Disposiciones Transitorias “Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
( ) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
(…). Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.
En consecuencia, los temas objeto de la presente interpretación prejudicial son: I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 75-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1400, de 19 de septiembre de 2006, marca: “NORITEX”, emitida para la causa interna N° 548-2004, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.
De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.
Sin perjuicio de aplicar en lo que correspondiera lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. II. La marca y los requisitos para su registro Igualmente, se exhorta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 61-IP-2006, de 28 de junio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1387, de 23 de agosto de 2006, caso: Signo tridimensional “ENVASE”, emitida para la causa interna N° 497-2003, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca “KRISTAL ESSENCE (mixta)”, cuya solicitud de registro fue presentada el 13 de junio de 2000, cumple con los requisitos del artículo 81 de al Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 ibidem.
III. Clases de marcas: denominativas y mixtas El Tribunal considera necesario referirse al tema de las marcas denominativas y mixtas ya que tienen relación directa con el caso concreto. Respecto al desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre esta temática, se exhorta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 85-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, signo: “TERRA+GRÁFICO”, emitida para la causa interna N° 2433-2003, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.
De la referida jurisprudencia, el Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo sin ser posible descomponerlo.
Al comparar un signo mixto y uno denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo”.
Asimismo, el Tribunal estima adecuado señalar para el caso concreto, en el supuesto de que en la marca mixta no tenga prevalencia el elemento gráfico, y se tengan que cotejar los elementos denominativos de los signos, que dentro de estos se encuentran los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.
Para el examen de registrabilidad de una denominación compuesta, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Debe haber uno o más vocablos que doten al signo de “(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)”.
(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). Por tanto, la denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrada por uno o más vocablos que la doten de distintividad suficiente, aunque esté conformada por una o algunas de las palabras, letras o números que integran una marca previamente registrada, o solicitada con anterioridad para su registro, siempre que tenga, se reitera, otras palabras, letras o números que en su conjunto le den distintividad.
IV. La marca notoriamente conocida y su prueba: Irregistrabilidad por transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida. Irregistrabilidad por confusión con una marca notoriamente conocida En el caso concreto, para la correcta interpretación de la norma aplicable, relativa a la protección de la marca notoria, y que es el artículo 83, literales d) y e) de la Decisión 344, y no así el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, el Tribunal reitera que el citado literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, se refiere a que, en caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por este solo hecho sin necesidad de que se analice el riesgo de confusión, es decir, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios y del territorio en que haya sido registrada la marca notoria.
Asimismo, con relación al literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado que: “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.
(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: “BONITO+GRÁFICA”). Por tanto, en el marco de la Decisión 344, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes”.
(Proceso 17-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 674, de 31 de mayo de 2001, marca: “HARINA GALLO DE ORO”). Por razones más bien ilustrativas, ya que en el ordenamiento jurídico andino no se distingue entre marca notoriamente conocida y marca renombrada, en razón a que en la normativa aplicable al caso concreto, Decisión 344, el legislador comunitario otorgó al signo notoriamente conocido una protección amplia sin hacer diferencias en cuanto al grado de notoriedad del signo, y dado el conflicto presentado en el caso en estudio, el Tribunal estima adecuado referirse a las marcas renombradas, o también conocidas como “ ‘marcas de alto renombre’ (…) ‘marcas famosas’, ‘marcas reputadas’, ‘marcas prestigiosas’, etc.” (Montiano Monteagudo: “La protección de la marca renombrada”, Civitas, Madrid, 1995, p. 41).
La marca renombrada se diferencia de la marca notoria por cuanto aquella “ha de ser conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca. ( ) por contraste con la marca notoria que es sólo conocida por un grupo particular de consumidores, la marca renombrada tiene una difusión que abarca diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados”.
(Carlos Fernández-Novoa: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 33). Así mismo, ha dicho la doctrina que “Las marcas notorias son aquellas cuyo conocimiento se ha difundido dentro del sector económico al que pertenecen lo productos o servicios de que se trata, mientras que las marcas renombradas son aquellas cuya difusión excede del sector económico al que corresponde el producto o el servicio y son conocidas por el público en general (…) todas las marcas renombradas son notorias; pero no todas las marcas notorias son renombradas.
Las marcas renombradas son más ampliamente conocidas por el público que las marcas notorias. El dato decisivo por tanto para considerar a una marca como notoria o renombrada es exclusivamente el grado o difusión de su conocimiento entre el público. Si la marca es conocida con carácter general por el público de un determinado sector del mercado, se tratará de una marca notoria.
Si la marca es conocida con carácter general por todo el público y no sólo por el de un sector del mercado, entonces estaremos ante una marca renombrada”. (Alberto Bercovitz: “Apuntes de Derecho Mercantil”; Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, pp. 466 y 495). Y que “Los extraordinarios conocimientos y aceptación de que gozan las marcas renombradas entre la práctica totalidad del público en general precisan del ordenamiento una protección igualmente extraordinaria, la cual, además de incluir la particularmente amplia y extensa interpretación del riesgo de confusión propia de las marcas notorias, debe consistir en una extensión del ius prohibendi de este tipo de marcas frente a cualesquiera otras idénticas o similares utilizadas para identificar a todo tipo de productos o servicios, y no sólo a los distinguidos por la marca renombrada, en una clara y rotunda excepción al principio de especialidad del Derecho de Marcas”.
(Luis Alberto Marco Arcalá: “Notoriedad y Renombre de las marcas nacionales en la Primera Directiva sobre marcas a la luz de la Jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicias de la Unión Europea”; en Actas de Derecho Industrial, Tomo XX, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 641). Por tanto, “La noción de marca renombrada debe aplicarse a aquel signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, merece ser protegido más allá de la regla de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar, que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión”.
(Etienne Sanz de Acedo Hecquet: “Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet: en torno a la ciberpiratería”; Civitas, Madrid, 2001, pp. 27, 28). Cabe destacar también que “En muchos ordenamientos se distingue entre las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas, reconociendo sólo a estas últimas la protección contra usos infractores respecto de cualquier producto o servicio.
Sin embargo, la terminología y la práctica relativas a esta distinción difiere ligeramente en el mundo. Por eso la Unión de París y la OMPI han unificado la protección de este tipo de marcas, tutelando más allá de la regla de especialidad a toda marca notoriamente conocida (…)”. (Ángel García Vidal: “La Recomendación Conjunta de la Unión de París y la OMPI sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas”; en Actas de Derecho Industrial, Tomo XX, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 1538).
La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no regula de modo expreso a la marca renombrada, y la protección que brindan sus disposiciones a la marca notoria se encuentra establecida como si se tratase del alto renombre. La figura de la marca renombrada no se encuentra prevista en la norma comunitaria aplicable al presente caso, a pesar de que su mayor difusión —conforme a destacada doctrina— en el conocimiento de los consumidores la diferencia de la notoria, no obstante, la protección de la marca notoria sí se encuentra expresamente protegida por el Régimen Común sobre Propiedad Industrial ahora interpretado, también va más allá de los principios de territorialidad y de especialidad.
Sobre el tema y aclarando la anterior afirmación, el Tribunal ha sostenido que: “el principio establecido en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, mediante el cual la protección excede del principio de la especialidad marcaria, solamente exige los presupuestos de la marca notoriamente conocida, es decir, la que como se ha afirmado a lo largo de esta Sentencia es conocida por los consumidores o ‘público relevante’ de la clase de producto o servicio de que se trate, entendiéndose por aquel no sólo a los potenciales adquirentes sino a los usuarios y otras personas que estén involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta; sin embargo, como bien lo ha definido el profesor Otero Lastres, mediante las normas in comento se le han otorgado características ajenas a su naturaleza y propias de la marcas renombradas o de alto renombre, al extender su protección a todas las clases, inclusive para designar productos o servicios distintos (…).
Es por ello, que se considera que por mandato expreso de las disposiciones antes comentadas, la Decisión (…) 344, le otorga a la marca notoria la misma protección y efectos jurídicos que a la marca de alto renombre, pues su tutela excede del principio de especialidad marcaria, por lo que este Tribunal considera que por consecuencia inmediata se le impone a las oficinas nacionales de registro, la carga de aplicar criterios restrictivos, uniformes y rigurosos para reconocer el status de notoriedad alcanzado por una marca, a los efectos de aplicar las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales d) y e) del artículo 73 de la Decisión 313, actualmente 83 de la Decisión 344”.
(Proceso 41-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 450, de 21 de junio de 1999, marca: “SUPERMANI”). No obstante, si bien la norma comunitaria, objeto de la interpretación no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada, sin embargo más allá del simple criterio de conexión competitiva.
Por otro lado, es importante destacar que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada (…)”. (Proceso 08-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 338, de 11 de mayo de 1998, marca: “HERMES”).
El Tribunal ha precisado, además, que “En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada”. (Proceso 28-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 318, de 26 de enero de 1998, marca: “CIEL”).
También ha enfatizado la jurisprudencia que la marca notoria “constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”.
(Proceso 12- IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N° 1349, de 1 de junio de 2006, marca: “HOTEL CARRERA”). El Tribunal estima útil señalar que, a fin de que el Juez consultante examine si entre las marcas en conflicto existe una reproducción, imitación, traducción o trascripción, total o parcial (artículo 83, literal d), o si existe riesgo de confusión por identidad o similitud (artículo 83, literal e), la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.
(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089 de 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL”, citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca: “US TOP”). En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”). La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal, y que para el caso concreto son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.
(Carlos Fernández-Novoa, Ob. Cit., p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. (Pedro Breuer Moreno: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).
V. La marca débil Finalmente, el Tribunal estima adecuado referirse en el presente caso al tema de la marca débil, que surge cuando uno de los elementos que integran el signo registrado como marca, en el mercado de los productos o servicios que distingue, es de carácter genérico o de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, en cuyo caso el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.
Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.
(Luis Eduardo Bertone; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79). Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. (Jorge Otamendi: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot.
Buenos Aires, 2002, pp. 191 y 192). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo mixto y uno denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.
En caso de que en la marca mixta no tenga prevalencia el elemento gráfico, y se tengan que cotejar los elementos denominativos de los signos, dentro de estos se encuentran los signos denominativos compuestos, en cuyo examen de registrabilidad habrá de analizarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conformen.
Si de la denominación forman parte uno o más vocablos que brindan al conjunto la fuerza distintiva suficiente con relación a una marca ya registrada o solicitada con anterioridad para su registro, el signo podrá ser registrado.
SEGUNDO: Si uno de los elementos que integran un signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio de que se trate, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.
TERCERO: De conformidad con el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por el solo hecho de la reproducción, imitación, traducción o transcripción, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos y del territorio en el cual se haya registrado, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 de la citada Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a la que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, con los fundamentos y los efectos precedentemente indicados.
La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2170-2005 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA