PROCESO 159-IP-2006 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: SUN DESIRE (nominativa). Actor: sociedad HADA.

S.A. Proceso interno Nº 2004-0321. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón, relativa a los artículos 135 literales b) e i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-0321.

El auto del 9 de noviembre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 1541 de 25 de septiembre de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad HADA S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero Interesado: sociedad MULHENS GMBH & CO KG. b) Hechos El 30 de junio de 1999, la sociedad MULHENS GMBH & CO KG presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo SUN DESIRE (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 485 al que presentó observación la sociedad HADA S.A. con base en el registro de su marca DESEO en las Clases 1, 3 y 5. Por Resolución Nº 16378 de 24 de julio de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación de HADA S.A. y negó el registro del signo SUN DESIRE (nominativo).

MULHENS GMBH & CO KG presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución antes indicada. El recurso de reposición fue resuelto, por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 41630 de 23 de diciembre de 2002, revocó la Resolución impugnada y, en consecuencia, concedió el registro del signo SUN DESIRE (nominativo).

Contra dicha Resolución HADA S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 02009, de 30 de enero de 2004, confirmó la Resolución Nº 41630. Informa la consultante que el 30 de junio de 1999, MULHENS GMBH & CO KG, solicito la cancelación por falta de uso de la marca DESEO, Clase 3, registrada a favor de HADA S.A. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia por Resolución Nº 5483, de 21 de marzo de 2000, no accedió a la cancelación de la marca DESEO.

MULHENS GMBH & CO KG interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El recurso de reposición fue resuelto mediante Resolución Nº 17410 de 2000, en la que la División de Signos Distintivos revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 5483 y canceló por no uso la marca DESEO. La sociedad HADA S.A. presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que por Resolución Nº 3920, de 13 de febrero de 2001, revocó la Resolución Nº 17410 de 2000.

La sociedad MULHENS GMBH & CO KG presentó acción de nulidad contra las resoluciones que negaron la cancelación por no uso de la marca DESEO. También informa la consultante que, el 9 de diciembre de 1998, la sociedad MULHENS GMBH & CO KG, solicitó el registro del signo DESIRE (nominativa) para distinguir productos de la Clase 3, a dicha solicitud, presentó observación la sociedad HADA S.A. La División de Signos Distintivos, declaró fundada la observación y negó el registro del signo solicitado.

Contra dicha Resolución MULHENS GMBH & CO KG interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que confirmó la Resolución impugnada. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir las Resoluciones impugnadas violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 y el artículo 135 literales b) e i) por indebida aplicación. Al referirse a otro proceso administrativo, indica que: “Cuando la Superintendecia (…) efectuó la comparación de los signos DESIRE y DESEO (…) encontró que ambos signos tenían semejanzas visuales, ortográficas, auditivas e ideológicas y que la expresión DESIRE era la traducción al inglés de la palabra DESEO”, sin embargo, dice que: “Resulta incomprensible que si bajo el expediente No. 98-73121 (…) esta entidad ha constatado que existen semejanzas entre DESEO y DESIRE en dos instancias, estime bajo otro expediente y frente a una situación muy similar, que tales diferencias ya no existen (…)”.

Sostiene que: “La palabra SUN que agrega la sociedad MULHENS GMBH & CO KG, a su marca SUN DESIRE, no elimina las semejanzas que han sido evidentemente reconocidas por la Superintendencia y por la propia sociedad Mulhens. En efecto, la marca SUN DESIRE contiene un elemento fundamental de una marca previamente registrada y lo reproduce sin autorización alguna”, dice que: “Si prescindimos de la palabra SUN, la comparación se circunscribe a los términos DESIRE y DESEO, sobre cuya similitud e imposible coexistencia ya se ha pronunciado en oportunidades anteriores la Superintendencia (…) y respecto a los cuales es evidente que el primero no es más que la traducción literal del segundo (…).

En este orden de ideas, en el caso de SUN DESIRE, la mayor carga expresiva se deposita en la palabra DESIRE. El vocablo SUN no agrega distintividad alguna al signo en comento. Su presencia no elimina las similitudes entre DESEO y DESIRE y no permite crear una margen de diferenciación entre las marcas”. Argumenta también que: “En la marca compuesta SUN DESIRE, prevalece al expresión DESIRE que no es más que la traducción inglesa del signo DESEO.

Ahora bien, si en gracia de discusión aceptamos que el elemento relevante es SUN, es notorio que esta expresión no dota de distintividad al signo impugnado y que por el contrario, no evita la confusión y asociación que se presenta entre los consumidores de los productos de clase tercera”. Indica también que al distinguir ambos signos productos de la misma clase son, aún, más confundibles.

Además dice que: “Los consumidores en el mercado, asociarán las expresiones SUN DISIRE y DESEO y pensarán que ellas tienen el mismo origen empresarial (…)” por lo que: “existe riesgo de confusión entre las marca (sic) DESEO y SUN DESIRE (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

Sostiene dichas resoluciones fueron expedidas ajustándose “plenamente a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria (…)”. Indica que: “Del estudio de confundibilidad de las marcas en debate teniendo en cuenta la visión de conjunto y de manera sucesiva la totalidad de los elementos que las integran, no se presentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas que las hagan confundibles entre sí (…).

De otra parte la marca solicitada se encuentra escrita en inglés y que se trata de expresiones que no son conocidas por la generalidad de los consumidores, por lo que puede afirmarse que la marca solicitada cuenta con elementos que la hacen suficientemente distintiva y que hacen irrelevante a todas luces el estudio de la relación productos (sic) amparados por las marcvas (sic) en controversia”.

También dice: “Ahora bien la escritura y la pronunciación de la marca ‘SUN DESIRE’ frente a la marca ‘DESEO’ es distinta, lo que hace que la marca solicitada goce de la suficiente distintividad (…)”. Por lo que: “los actos administrativos acusados (…) no son nulos y no violentan normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante”.

La sociedad MULHENS GMBH & CO KG, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda manifestando que las Resoluciones impugnadas por la actora han sido emitidas conforme a ley, toda vez que: “la denominación SUN DESIRE no ha sido comúnmente utilizada y es suficientemente distintiva respecto de la denominación DESEO, sin que consecuentemente genere riesgo de confusión que afecte a esta última marca”, también manifiesta que: “el significado de las palabras SUN DESIRE del idioma inglés, no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y de ninguna manera serían reconocibles por el consumidor como el equivalente de la palabra DESEO”.

Sostiene que entre los signos en conflicto “se puede constatar que éstos no generan confusión gráfica alguna, pues cada uno incluye elementos que le confieren distintividad (…). Desde el punto de vista visual “el cotejo de los signos (…) debe hacerse SIN PRESCINDIR de la palabra SUN (…). Desde el punto de vista ortográfico “Cada una de las expresiones tiene diferente longitud, la marca SUN DESIRE nueve (9) letras y la marca DESEO apenas cinco (5) letras (…) el número de palabras es distinto, pues la expresión SUN DESIRE está compuesta por dos palabras mientras que la marca DESEO solamente por una (…) fonéticamente, al pronunciarlas sucesiva y alternativamente las expresiones SUN DESIRE y DESEO se escuchan muy diferentes (…).

Desde el punto de vista conceptual existe “evidente diferencia entre SUN DESIRE como expresión de fantasía y la palabra del idioma español DESEO (…). Por lo que considera que no existe confundibilidad entre los signos en conflicto. Finalmente, sobre la supuesta irregistrabilidad con base en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 dice que “NO regula esta norma el conflicto frente a derechos de terceros como marcas previamente solicitadas o registradas (…).

Sucede entonces que el engaño de que trata esta norma concierne al origen geográfico u otras características del producto mismo, no respecto a derechos de terceros”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 135 literales b) e i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo SUN DESIRE (nominativo) fue el 30 de junio de 1999, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio, se interpretarán los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 y no así los artículos 135 literales b) e i) y 136 literal a) de la Decisión 486 por no ser aplicable al caso concreto.

Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más concreta. En consecuencia, ésta se referirá a una aplicación jurisprudencial al caso concreto: Aplicación jurisprudencial al caso concreto 1.

La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX, emitida para la causa interna N°. 2002-00270, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo SUN DESIRE (nominativo) cuya solicitud de registro fue presentada el 30 de junio de 1999, cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 2.

Marcas denominativas: denominativas compuestas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas, dentro de éstas a las denominativas compuestas, ya que tienen relación directa con el caso concreto. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, como en el presente, que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”.

(Proceso 13-IP-2001, ya citado). En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. (Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082, de 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS mixta). 3.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión, similitudes ortográfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 79-IP-2006, de 28 de junio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1387, de 23 de agosto de 2006, marca: F.C.C. + GRÁFICA, emitida para la causa interna N°. 2003-00369, también solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Para el caso concreto, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse las marcas SUN DESIRE (nominativa) y la marca DESEO (nominativa).

Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 4.

Signos en idioma extranjero y de fantasía Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta).

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI- FRUTTI). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrado como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: A los efectos de juzgar sobre la registrabilidad de la denominación compuesta, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman el signo que se pretende registrar. Si de la denominación forman parte uno o más vocablos que brindan al conjunto la fuerza distintiva suficiente, el signo podrá ser objeto de registro.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con estos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos.

SEXTO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, la denominación no será registrable.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2004-0321, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA