PROCESO 163-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 102 de la misma Decisión. Marca: KDK (mixta).

Actor: sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. LTD. Proceso interno Nº 2002-0440. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón, relativa a los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2002-0440.

El auto de 9 de noviembre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 1537, de 19 de septiembre de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad MATSUSHITA SEIKO CO.

LTD. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero Interesado: BASSIM YAZDEH; según la contestación de la demanda, actualmente es el señor MOHAMAD ALI HAYDAR. b) Hechos El 27 de agosto de 1998, el señor BASSIM YAZDEH presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo KDK (mixto) para distinguir “aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, y muy especialmente de ventilación”, productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 468 de 7 de diciembre de 1998 al que no se presentaron observaciones. Por Resolución Nº 2639, de 22 de febrero de 1999, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca KDK (mixta) a favor del señor BASSIM YAZDEH Según informa la consultante la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO.

LTD., el 22 de enero de 1971 solicitó el registro como marca del signo KDK (nominativo), para distinguir “electricidad, maquinaria, artefactos, aparatos y accesorios eléctricos para producir fuerza, calor y luz; telefonía, telegrafía y teleinalámbrica, radiografía, radiotelegrafía, ventiladores eléctricos, abanicos eléctricos y purificadores de aire eléctricos” para productos de la clase 9, marca que fue concedida “meditante Resolución de 24 de abril de 1972 (sic) (…) a la cual le correspondió el certificado de registro número 76280 del 3 de julio de 1972”.

El 22 de octubre de 1999, la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. LTD. solicitó reclasificación para la marca KDK (nominativa) la cual fue resuelta mediante Resolución Nº 44463 de 28 de diciembre de 2001, reclasificando los productos de la clase 9 a la clase 11. Por lo tanto la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. LTD. solicitó la nulidad de la Resolución 2639 de 22 de febrero de 1999.

Se complementan los hechos con los señalados por la Superintendencia de Industria y Comercio en su escrito de contestación a la demanda en el que dice: “Es cierto que la Superintendencia, mediante Resolución Nº 129 del 3 de julio de 1972 concedió el registro de la marca ‘KDK’ (…) a favor de la Sociedad Matsushita Seiko Co. Ltd. (…). Es cierto que la Superintendencia (…) mediante Resolución Nº 4006 del 18 de julio de 1991 (…) concedió la renovación de la marca ‘KDK’ para distinguir productos comprendidos en la clase 9 (…).

Es cierto que la Superintendencia (…) expidió la Resolución Nº 19313 del 30 de septiembre de 1993, concediendo la renovación de la marca ‘KDK’ (…). Es cierto que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia (…) por Resolución 44463 del 28 de diciembre de 2001, decidió (…) conceder la Renovación del registro de la MARCA MIXTA KDK (…)”.

La Superintendencia, también informa que “actualmente se tramita ante el Consejo de Estado (…) una acción de nulidad instaurada por el señor Bassin Yazdeh contra las Resoluciones Nº 129 (…) 02396 (…) y 44623 (sic) (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, violó los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 por indebida aplicación. Sobre el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad contemplados en el artículo 81 por parte del signo KDK mixto, dice: “En cuanto a la perceptibilidad (…) KDK (MIXTA) es una marca mixta, formada por una palabra y un diseño, que es fácilmente perceptible por los sentidos (…).

En relación con la representación gráfica (…) es evidente que también se cumple (…) en lo que hace referencia al requisito de la distintividad (…) es claro que no se cumple por cuanto la marca KDK (MIXTA) se confunde con otra marca previamente registrada por un tercero y específicamente con la marca KDK (…). Manifiesta que “la marca KDK (MIXTA) registrada por BASSIM YAZDEH fue solicitada (…) con posterioridad a la solicitud de la marca KDK (…).

En consecuencia al carecer de distintividad la marca KDK (MIXTA) es evidente que viola igualmente el Artículo 82 literal a), de la Decisión 344 (…)”. Al analizar la confundibilidad entre las marcas KDK (mixta) y KDK (nominativa) dice que: “En el presente caso es evidente que la parte denominativa de la marca KDK (Mixta) predomina sobre el conjunto dada la simpleza y disposición de su parte gráfica; y en consecuencia deberá determinarse si entre los términos KDK y KDK existe riesgo de confusión”.

Y que “se trata de comparar la marca KDK (MIXTA) con la marca KDK, los (sic) cuales tienen una evidente identidad visual, ortográfica y fonética lo suficientemente determinante para inducir al público consumidor a error o confusión”. Sobre el riesgo de confusión dice: “La confusión visual es provocada en el presente caso por la existencia de identidad ortográfica, ya que todas las letras que componen las expresiones KDK (MIXTA) y KDK, son comunes (…)”, desde el punto de vista fonético (la marca KDK (MIXTA) está compuesta por tres letras y la marca KDK, igualmente por las mismas tres letras, lo que produce una pronunciación idéntica entre las marcas en conflicto (…)” desde punto de vista ideológico “las marcas en conflicto no tiene un significado en nuestro idioma, y por consiguiente, no es posible realizar el cotejo ideológico”.

Finalmente sostiene que: “En conclusión existiendo una identidad denominativa entre las marcas KDK (Mixta) y KDK y siendo este elemento el preponderante en la marca mixta, además del hecho de que ambas marcas protegen productos idénticos y similares, el acto acusado se encuentra viciado de nulidad por cuanto viola lo dispuesto en la normatividad legal vigente al momento de conceder el registro marcario en cuestión”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de la Resolución impugnada, “(…) no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a), d) y e), 84, 103, 107, 113 y 115 de la Decisión 344 (…)”.

Sostiene que “de conformidad con las atribuciones legales otorgadas (…) se expidió la Resolución Nº 02639 del 22 de febrero de 1999 concediéndose el registro de la marca ‘KDK’ (mixta) (…)”. Manifiesta que al momento de la solicitud del registro del signo KDK (mixto) “efectuándose el examen de registrabilidad con base en los antecedentes marcarios de la clase 11 y no en relación con la clase 9, lo cual a todas luces impedían que se hubiera establecido que había un registro antiguo pero vigente para productos idénticos pero bajo una nomenclatura equivocada ubicados en al clase 9 (…) no consta a esa fecha un registro marcario del signo ‘KDK’ clase 11 a favor de otro titular”.

Explica que: “Para el año 1971 en el cual se solicitó el registro de la marca ‘KDK’ clase 9 a favor de la Sociedad Matsushita Seiko Co. Ltd, se encontraba vigente y era aplicable, ‘la clasificación de artículos y manufacturas a que se aplican las marcas de fábrica, comercio y agricultura (…)’ contenida en el Decreto 2379 expedido el 7 de diciembre de 1970 (…).

Para 1972, la clasificación contenida en el Decreto 2379 de 1970, es reemplazada por la clasificación de productos y servicios contenida en el Decreto 755 expedido el 6 de mayo de ese año (…). Posteriormente, a partir del 11 de diciembre de 1991, con la expedición de la Decisión 311 de la Comisión de la Junta del Acuerdo de Cartagena (y posterior Decisión 313 de marzo de 1992), se adopta un nuevo régimen comunitario para los países andinos que sustituye el que ya estaba establecido por la decisión (sic) 85 vigente desde 1978.

De tal suerte, la legislación interna queda suspendida por aplicación de las normas comunitarias (por su carácter supranacional). A partir de ese momento, se dio inicio a la aplicación oficial de la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas instituida en virtud del Arreglo de Niza constituido en 1957 (…).

Aunque no somos parte del Arreglo de Niza, la aplicación de la clasificación se convierte en obligatoria para los países del área andina con la expedición de la Decisión 344 (…) por virtud de lo expresamente establecido en el artículo 101 de la misma (…). Al respecto cita las clases 9 y 11 del Decreto 2379 de 19970, del Decreto 755 de 1972 y de la Clasificación Internacional de Niza.

MOHAMAD ALI HAYDAR, según la contestación a la demanda, tercero interesado, dice que “los ventiladores y los abanicos son productos que nada tiene que ver con los productos incluidos en la clase 9 Int., y la Superintendencia (…) solo (sic) está obligada a negar una marca, cuando su concepto, viola un derecho de carácter absoluto o un derecho previamente adquirido por un tercero, esto es, que se trate de marcas confundiblemente semejantes y, que adicionalmente comprendan productos idénticos o productos de la misma naturaleza (…).

En cuanto a la supuesta titularidad de la marca KDK en los países del Grupo Andino éstos no son viables, si no se ejerce el derecho de oposición, y efectivamente la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. LTD., no ejerció tal derecho dentro del proceso de registro de marca KDK, en cabeza del señor BASSIM YAZDEH (…). Propone las siguientes excepciones: “EXCEPCIÓN DE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE RECLASIFICACIÓN. Teniendo en cuenta que la Superintendencia (…) con extralimitación de funciones, esto es, sin autorización de la ley, procedió a reclasificar el registro 70.280 para denominarlo 70280A, por medio del cual amplió el registro de la marca KDK a favor de MATSUSHITA SEIKO CO.

LTD., para distinguir productos de la clase 11 Int. (…)”. Hace un recuento de la Clasificación de Marcas en Colombia y de la ubicación del producto “ventiladores” en dicha clasificación, concluyendo que: “i. El decreto 1707 de 1931 adoptó una clasificación de marcas en la cual quedaron ubicados los ventiladores no eléctricos en la clase 20 y los ventiladores eléctricos en la clase 5. ii.

(…) el decreto 23799 de 1070 los ‘ventiladores’ quedaron ubicados en la clase 11 internacional. iii. (…) el decreto ley número 410 de 1971 o Código de Comercio los ‘ventiladores’ continuaron ubicados en la clase 11 internacional (…)”. Al referirse a la entrada en vigencia de la Decisión 85, luego de la 311, 313, 344 y 486, dice que estas reconocen la Clasificación Internacional de Niza, donde los “‘ventiladores’ se encuentran ubicados en la clase 11 de la clasificación internacional de marcas”.

Indica que “la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO LTD, (…) estando ya vigente el decreto 2379 de 1979 solicitó el registro de la marca KDK para distinguir productos de la clase 9 internacional (…). Para la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO LTD, está absolutamente prohibido por leyes nacionales e internacionales ampliar la clase protegida bajo el registro número 76.280” mientras que “El señor BASSIM YAZDEH (…) presentó solicitud de registro de la marca KDK para distinguir productos de la clase 11 internacional especialmente ‘ventiladores’”.

“EXCEPCIÓN DE IMPOSIBILIDAD DE HACER VALER DERECHOS OBTENIDOS EN EL PACTO ANDINO. La decisión 344 vigente al momento de otorgarse el registro de la marca KDK en la case 11 Int., a favor del señor BASSIM YAZDEH y, la Decisión 486 hoy vigente, solo (sic) permiten que un derecho prevalente obtenido en los países del Grupo Andino pueda hacerse valer en otro cuando se ejerce el derecho de oposición dentro del trámite administrativo de registro de marca (…).

En el presente caso MATSUSHITA SEIKO CO. LTD., no ejerció el derecho de oposición dentro del tramite (sic) administrativo de la marca KDK en la clase 11 Int. (…) y por tanto perdió la oportunidad única de poder hacer valer dichos presuntos derechos (…)”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo KDK (mixto) fue el 27 de agosto de 1998, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la citada Decisión y de acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, no se interpretarán los artículos 83 literales d) y e) y 84 y, de oficio, se interpretará el artículo 102 de la misma Decisión por ser aplicable al caso concreto.

Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. (…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más concreta.

En consecuencia, ésta se referirá a dos cuestiones fundamentales, la primera una aplicación jurisprudencial de interpretaciones similares al caso en estudio y la segunda una aplicación de la normativa comunitaria al caso concreto: 1. Aplicación jurisprudencial 1.1. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX, emitida para la causa interna Nº 2002-00270, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo KDK (mixto) cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 1.2. Clases de marcas: denominativas y mixtas Sobre las marcas denominativas y mixtas, este Tribunal, también, exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial 56-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1420, de 31 de octubre de 2006, marca: VITASHAKE (mixta).

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre un signo mixto y uno denominativo deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

Con base a estos criterios, en el caso de autos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la marca mixta que se pretende registrar y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el posible riesgo de confusión con el signo denominativo registrado, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. 1.3.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión, similitudes ortográfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 79-IP-2006, de 28 de junio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1387, de 23 de agosto de 2006, marca: F.C.C. + GRÁFICA, emitida para la causa interna Nº 2003-00369, también solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Para el caso concreto, tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse las marcas KDK (mixta) y la marca KDK (nominativa).

Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 2.

Aplicación al caso concreto 2.1. Prioridad de un registro marcario y derechos conferidos por la marca En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz del registro del signo en la oficina nacional competente.

El artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien la registra en la oficina correspondiente. En este sentido, el Tribunal reitera “(…) en el marco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344”.

(Proceso 10-IP- 2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1177, de 22 de marzo de 2005, marca: EKSTASE). Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo” (Proceso 09-IP-98, publicado en G.O.A.C. N° 481, de 13 de septiembre de 1999, marca: DERMALEX). 2.2.

Clasificación Internacional de Niza La Clasificación de Niza se basa en un tratado multilateral administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que se denomina el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado el 15 de junio de 1957. Esta Clasificación está abierta a los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Al respecto este Tribunal ha sostenido que la misma “Comprende la clasificación de productos y de servicios propiamente dicha y una lista alfabética que permite asegurar, para cada producto o servicio en particular, el sector a que éste pertenece. Además de la lista de productos y de servicios, el Arreglo de Niza proporciona notas explicativas sobre los rubros que comprende cada clase, los excluidos de ella y la lista de productos”.

(Proceso 23-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 952, de 22 de julio de 2003,, marca: CACIQUE, citando al Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 177, de 20 de abril de 1995). La Comunidad Andina ha adoptado dicha Clasificación de productos en los artículos 68 de la Decisión 85, 92 de la Decisión 311, 91 de la Decisión 313, 101 de la Decisión 344 y 151 de la Decisión 486.

En este sentido, este órgano jurisdiccional, al referirse al carácter obligatorio de la Clasificación Internacional de Niza, ha manifestado que “El Arreglo de Niza tiene no sólo un carácter referencial, sino también fuerza vinculante para el conjunto de los países miembros y para cada uno de ellos (…). En consecuencia, los países deberán estar al tanto no sólo de las normas contenidas en el Arreglo de Niza propiamente dicho, sino también de sus actualizaciones y modificaciones” (Proceso 23-IP-2003, ya citado).

En el caso concreto, el 22 de enero de 1971, momento en que la sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. LTD. solicitó el registro como marca del signo KDK (nominativo), si bien no existía norma comunitaria común sobre Propiedad Industrial en la Comunidad Andina, su solicitud de basó en el ya existente Arreglo de Niza. El 22 de octubre de 1999, solicitó la reclasificación de su marca de la clase 9 a la clase 11.

En la norma comunitaria no está prevista la figura de la reclasificación, por lo que correspondía a la discrecionalidad de la autoridad administrativa competente o del juez competente determinar si la reclasificación procedía, caso en el cual, igualmente debía respetarse los parámetros de la Clasificación Internacional de Niza. Correspondiendo, en consecuencia, al Juez Consultante determinar sobre la prioridad de la asignación de la clase objeto de la controversia.

Por tanto, las normas referidas a la obligatoria aplicación por parte del órgano competente de cada País Miembro, en las diferentes Decisiones comunitarias sobre Propiedad Industrial, permite identificar de manera clara y precisa el ámbito de protección de la marca sobre los productos y servicios que pretende identificar. Y, al ser de carácter obligatorio, constituye un elemento vinculante para los Países Miembros de la Comunidad Andina.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrado como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: En el caso de autos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos, si el denominativo o el gráfico, prevalece en la marca mixta solicitada y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En caso de que prevalezca el elemento denominativo se debe proceder a su cotejo a fin de determinar el posible riesgo de confusión con el signo denominativo registrado, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos.

QUINTO: El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

SEXTO: Las normas referidas a la obligatoria aplicación por parte del órgano competente de cada País Miembro, en las diferentes Decisiones comunitarias sobre Propiedad Industrial, permite identificar de manera clara y precisa el ámbito de protección de la marca sobre los productos y servicios que pretende identificar. Y, al ser de carácter obligatorio, constituye un elemento vinculante para los Países Miembros de la Comunidad Andina.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2002-0440, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA