PROCESO 173-IP-2006 Interpretación prejudicial del los artículos 81 y 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, del artículo 82, literales a) y h), de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente Interno Nº 1259- 2005.
Actor: Sociedad INVERSIONES SANTA FÉ S.A.C. DE PERÚ. Marca mixta: “RESTAURANT TURÍSTICO 5 TENEDORES”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 17 de noviembre de 2006.
I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. Las partes. Demandante: Sociedad INVERSIONES SANTA FÉ S.A.C. DE PERÚ. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DE PERÚ. B. DATOS RELEVANTES. 1.
Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes: a. El 8 de junio de 1999, el Consorcio Inversiones Santa Fé S.A.C. de Perú presentó ante el INDECOPI solicitud de registro del signo constituido por LOGOTIPO CON LA DENOMINACIÓN RESTAURANT TURÍSTICO 5 TENEDORES, en colores anaranjado, azul, celeste y blanco, para amparar servicios de restaurante y suministro de comida de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. [pic] b. Con posterioridad, el 2 de septiembre de 1999 el solicitante indicó a la Oficina Nacional que no deseaba reivindicar el término TENEDORES, como parte integrante de la configuración de su marca. c. Mediante Resolución N° 012426/1999/OSD-INDECOPI de 11 de noviembre de 1999, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI denegó la solicitud de registro al considerar que existe una prohibición absoluta de registrar como marca los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que puedan servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o servicios para los cuales ha de usarse.
Además, que como la función principal de la marca es la de otorgar identidad a los productos o servicios que la emplean, el elemento a registrar debe poseer cualidades suficientes para provocar el eficaz y deseado resultado de distinguir en el ejercicio competitivo un producto, entendiendo que el signo que se pretende registrar no signifique en forma genérica, necesaria o descriptiva al producto. d. El solicitante interpuso el recurso de apelación contra el anterior acto administrativo, el que fue resuelto mediante Resolución N° 685- 2000/TPI-INDECOPI, proferida el 9 de junio de 2000 por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, en el sentido de confirmar la Resolución impugnada. e. El interesado interpuso demanda ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Perú, que con fecha 21 de enero de 2005 la declaró infundada, argumentando el carácter descriptivo del signo solicitado, determinado en relación con los servicios que pretende distinguir, dado que, RESTAURANT TURISTICO responde a una denominación descriptiva al servicio de restaurantes porque informa directamente al público consumidor las características del local y del tipo de comida que en él se sirve; y con respecto a los signos figurativos compuestos por el número 5 y la figura de cinco tenedores en colores combinados, del cual luego fue eliminado la palabra TENEDORES, alude directamente a la categoría del restaurante. f. El Consorcio de Inversiones Santa Fé S.A.C. interpuso recurso de apelación contra el anterior fallo, considerando que la solicitud de registro reúne los requisitos de ley, ya que es un signo compuesto por tres elementos distintos: RESTAURANT TURISTICO, que cuenta con una letra particular, el número 5, el dibujo de cinco tenedores, con una elaboración especial y una distribución particular, en colores propios y característicos; es decir, es una unidad compuesta por tres elementos con características de distintividad que deben ser calificadas como tal. g. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú solicita la interpretación prejudicial. 2.
Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora fundamenta su demanda con base en los siguientes planteamientos: a. El signo solicitado, en su conjunto, es una creación distinta a la suma de palabras y figuras que lo conforman. El signo en su conjunto es como debe ser analizado. El hecho de que tenga elementos no descriptivos lo hace registrable. b. Hay marcas débiles, pero no por ello irregistrables. c. El INDECOPI no es el competente para pronunciarse sobre si el signo solicitado es engañoso respecto de la calidad de los servicios que presta.
Esto le corresponde a otras autoridades como las sanitarias y las que otorgan licencias. 3. La contestación a la demanda. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: a. El carácter descriptivo del signo solicitado por la empresa demandante.
Es claro que el signo se encuentra compuesto por elementos descriptivos únicamente, por lo que resulta irregistrable. b. La denominación RESTAURANT TURISTICO designa a un tipo de restaurante que se caracteriza por estar ubicado en un inmueble el cual se dedica a la explotación del recurso gastronómico y espectáculos constituyendo un atractivo turístico. c. El número 5, que es su elemento figurativo y la figura de cinco tenedores, aluden la categoría del servicio del restaurante. d. Además ratifica que el signo solicitado no cuenta con elementos distintivos como lo afirma la parte demandante, ya que los elementos gráficos no son suficientemente distintivos. e. Además, el Decreto Legislativo N° 823 en su artículo 132, inciso c) en ninguna de sus partes admite el registro de signos como el que se solicita, por lo que no se podrá registrar un signo compuesto de elementos descriptivos. f. El carácter descriptivo del signo solicitado, la forma de su escritura y la disposición de los elementos y colores no cuentan con suficientes distintividad motivo para inadmitir su registro. 4.
Fundamentos jurídicos de la parte considerativa de la Sentencia del 21 de enero de 2005, proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró fundada la demanda presentada, por los siguientes motivos: “(…) Décimo.- Que finalmente resulta pertinente agregar que la Oficina de Signos Distintivos y el Tribunal del INDECOPI si son competentes para pronunciarse sobre el carácter engañoso de un signo en la medida que ello constituye una prohibición prevista en la ley, siendo que en el presente caso el signo solicitado puede ser considerado como engañoso al pretender que el público consumidor crea que los servicios que distingue son de primera categoría (cinco tenedores), en tanto que en la solicitud de registro de marca se describen detalladamente los servicios a distinguir, los cuales no corresponden a las especificaciones previstas en el Reglamento de Restaurantes para que sean merecedores de tal categorización. (…) ”.
II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.
Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 81 y 82, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Así mismo, se deben interpretar de oficio, el artículo 82, literales a) y h) de la mencionada normativa. Como quiera que el registro marcario fuera solicitado en vigencia de la Decisión 344, procede la interpretación prejudicial solicitada.
A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior, (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;
(…) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” (…) VI. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Requisitos para el registro de las marcas.
El análisis de registrabilidad y el papel de la no reivindicación de partículas descriptivas. B. La marca mixta. El logotipo como elemento del signo marcario. C. Signos denominativos compuestos. D. Signos descriptivos y genéricos. E. Signos engañosos. A. Requisitos para el registro de las marcas. El ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD Y EL PAPEL DE LA NO REIVINDICACION DE PARTÍCULAS DESCRIPTIVAS O GENÉRICAS.
Como quiera que en el caso bajo estudio, el demandante en el trámite administrativo indicó a la oficina nacional que no deseaba reivindicar el término tenedores como parte integrante de su marca, es pertinente establecer, primero, los requisitos para el registro de las marcas y, posteriormente, la implicación de la no reivindicación de partículas genéricas o descriptivas.
Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.
La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”.[1] El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).
(…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…). (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…). (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.
Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”.[2] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).
De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”.
(Proceso N° 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 7 de marzo de 1997, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.
Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.
Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.
(OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abeledo- Perrot. Buenos Aires. 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le ‘garantiza’ al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.
Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: La distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.
La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.
En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.”[3] La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera cierta marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.
La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.
La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.
(Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.”[4] 3.
La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser expresado o descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.
En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.
El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. Dentro del anterior análisis de registrabilidad, la oficina nacional o el juez competente, en su caso, no deberán tener en cuenta los elementos genéricos y descriptivos que el solicitante no desea reivindicar y, en consecuencia, no deben ser objeto del análisis respectivo.
Lo anterior, ya que el objetivo perseguido por un solicitante al indicar que no desea la reivindicación de un elemento genérico o descriptivo que acompaña el signo que pretende registrar, es lograr el registro de dicho signo sin obtener derechos sobre los elementos no reivindicados. Por tal motivo, y atendiendo que el efecto de la no reivindicación es que los derechos sobre determinada marca no abarquen los elementos no reivindicados, el respectivo análisis de registrabilidad debe obviar dichos elementos.
B. LA MARCA MIXTA. IMPORTANCIA DEL ELEMENTO FIGURATIVO. La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.
Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor, tal y como sería el caso de que fuera evocador de conceptos.
La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.
(Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP- 98, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso 129-IP-2004. Interpretación prejudicial de 17 de noviembre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).
C. LOS SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS. En atención a que en el caso bajo estudio el signo solicitado se encuentra compuesto por tres palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos compuestos. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.
(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la Autoridad Nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.
Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.
(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005).
D. SIGNOS DESCRIPTIVOS Y GENÉRICOS. Dado que en el caso bajo estudio el demandado argumentó que el signo solicitado se encuentra compuesto por elementos descriptivos, es necesario referirse conceptualmente a los signos descriptivos y genéricos, y a la posibilidad de registro como marcas de dichos signos. La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes a la estructura del signo, es decir, cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo, o que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descriptivos.
El artículo 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra la irregistrabilidad de los signos genéricos o descriptivos. La denominación o figura genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra o figura, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.
La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación o figura genérica. Desde el punto de vista marcario una figura o término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.
Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; y otras propiedades de los productos o servicios, que se quiere distinguir con la marca. Se identifica la denominación o figura descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación o figura considerada descriptiva.
Sin embargo, una expresión genérica o descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El signo formado por uno o más vocablos o figuras genéricas o descriptivas, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que forme un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales constituye denominación o figura genérica.
E. SIGNOS ENGAÑOSOS. El literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece la irregistrabilidad de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público en general. Sobre esta prohibición el Tribuna se ha manifestado de la siguiente manera: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente.
La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”.
(Proceso 82-IP-2002. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 891, de 29 de enero de 2003). Asimismo el Tribunal ha sostenido que: “El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.
La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor… el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en si mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir”. (Proceso 38-IP-99.
Interpretación Prejudicial de 29 de enero de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 539, de 28 de febrero de 2000.) En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.
Dentro del análisis de registrabilidad, la oficina nacional competente o el juez, en su caso, no deberán tener en cuenta los elementos genéricos y descriptivos que el solicitante no desea reivindicar y, en consecuencia, no deben ser objeto del análisis respectivo SEGUNDO: La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.
El elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor, tal y como sería el caso de que fuera evocador de conceptos.
TERCERO: Al examinar un signo denominativo compuesto, la Autoridad Nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.
CUARTO: Son irregistrables, entre otras, las figuras o denominaciones descriptivas cuando comunican al consumidor de manera exclusiva sus características esenciales, ya que la principal función de la marca es la de distinguir productos y servicios, y no describir sus propiedades.
QUINTO: No son registrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales los términos o figuras que de alguna forma son necesarios para designar exclusivamente a los productos o servicios que se pretende distinguir. Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de aquéllos, respecto de los cuales pueda figurar como denominación de fantasía.
SEXTO: La causal de irregistrabilidad consagrada en el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 1259-2005, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] ALEMAN Marco Matías.
“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. [2] LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. [3] BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.
Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. [4] FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS.