PROCESO 183-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: ALKA (nominativa). Actor: sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. Proceso interno Nº 2003-0253.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa los artículos 81, 82 literales a) y e), 95 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2003-0253.
El auto de 4 de diciembre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al Oficio Nº 1742, de 17 de octubre de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Tercero Interesado: sociedad BAYER CORPORATION. b) Hechos El 30 de junio de 1999, la sociedad BAYER CORPORATION presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo ALKA (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 482, al que presentó observación la sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A. con base al registro de su marca ALKA para productos de la clase 30. Por Resolución Nº 6458, de 30 de marzo de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la observación formulada por la sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A. y, concedió el registro del signo ALKA (nominativo) a favor de BAYER CORPORATION para distinguir productos de la clase 5.
Contra dicha Resolución no se presentaron recursos por lo que quedó ejecutoriada la Resolución Nº 6458. La sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. interpuso demanda contencioso administrativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir la Resolución impugnada violó los artículos 81, 82 literales a) y e) y 93 de la Decisión 344, “pues no tuvo en cuenta que ese signo es una indicación usual para distinguir un producto específico de la clase quinta internacional, y por tanto no es susceptible de apropiación”.
Manifiesta que se violó el artículo 81 de la Decisión 344, argumentando que el signo ALKA no cumple con el requisito de distintividad y “que la expresión Alka no es susceptible de registro por ser una expresión usual para identificar algunos de los productos de la clase quinta internacional, que el signo sea usual hace que éste pierda su capacidad distintiva (…).
Si bien la expresión Alka no tiene un significado propio que lo defina, no se trata en estricto sentido de una expresión caprichosa, pues evoca a los elementos alcalinos o a la propiedad de los mismos (…)”. Indica que “con la violación del artículo 81 se violen entre otros el 82, literal a), (…) el 82, literal e), por cuanto todos involucran la distintividad como requisito indispensable para el registro de una marca” y que “La razón por la cual hemos (…) afirmado que el signo Alka es usual radica en la existencia de otros registros que se han concedido en la misma clase que tienen el prefijo Alka (…)”.
Dice que la violación del artículo 82 literal e) de la Decisión 344 se dio porque “la expresión Alka es de común utilización para identificar los productos de la clase quinta, es en consideración a la existencia de varias marcas registradas en cabeza de distintos titulares que se encuentran concedidas para identificar ‘productos farmacéuticos’, valiéndose de la misma partícula”.
Sostiene que “se concedió exclusivamente la expresión Alka, la cual no va acompañada de ninguna otra expresión (…)” lo que hace “de este un signo débil”. También sostiene que se violaron los artículos 95 y 96 de la Decisión 344 ya que el examen de registrabilidad “estuvo viciado al no haberse detenido específicamente en el literal e) del artículo 82 de la Decisión, es decir, en consideración a que Alka es una expresión usual” y que “la presentación o no de observaciones, no significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de la Resolución impugnada, “(…) no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…)”.
Sostiene que la Resolución Nº 6458 fue expedida legal y válidamente “concediendo el registro de la marca ‘ALKA’ (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad Bayer Corporation.”. La Superintendencia, primeramente, se refiere a los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca.
Dice que carecen de fundamento los argumentos de la actora y que “la solicitud de registro de la marca ‘ALKA’, para distinguir productos de la clase 5 (…) presentada por la sociedad Bayer Corporation a juicio de la Oficina Nacional, cumplió con los requisitos exigidos en las normas legales vigentes sobre la materia en especial las contenidas en el artículo 81 de la Decisión 344 (…)”.
Sobre la supuesta violación del artículo 82 literales a) y e) dice que “de ninguna manera se le puede endilgar a la marca ‘ALKA’ que se ha convertido en una designación común o usual del lenguaje corriente tal como lo pregona la parte demandante, por cuanto la marca registrada por la sociedad Bayer Corporation ‘ALKA’, está contenida en todas las marcas vigentes de propiedad de esta sociedad (…) y el hecho de que se hayan (sic) concedido el registro a otros empresarios (…) por no considerarlas confundibles con las marcas registradas por la sociedad demandada Bayer Corporation, no indica que la marca ‘ALKA’, haya sido banalizada a favor de terceros, ni mucho menos que sea un prefijo de uso común para distinguir los productos de la clase 5 (…).
Finalmente considera que se dio cumplimiento a los artículos 95 y 96 de la Decisión 344 por cuanto la Superintendencia consideró “que entre el signo solicitado a registro como marca ‘ALKA’ para distinguir productos de la clase 5 internacional no estaba incurso en las causal esde (sic) irregistrabilidad contenidas en los literales a) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, respecto de la marca registrada por la sociedad demandante ‘ALKA’ que distingue productos de la clase 30 internacional”.
La sociedad BAYER CORPORATION, hoy Bayer Health Care, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo que la Superintendencia de Industria y Comercio no violó los artículos 81, 82 literales a) y e), 95 y 96, más bien los aplicó correctamente. Indica que tiene derechos previos sobre marcas que “contiene el prefijo ALKA como parte esencial y con aptitud marcaria”, que tiene registrada la marca ALKA SELTZER “hoy elevada a la categoría de notoria por el público a nivel mundial”.
También dice que tiene registros, en Colombia, sobre las marcas “ALKA-SELTER, ALKA-MINTS, ALKA-2, ALKA-COLD, ALKA, ALKA-RA, ALKA-AD, ALKA-H2”. Sobre la distintividad del signo dice que “ALKA es un distintivo que identifica al fabricante BAYER que ha dado a conocer en el mundo su línea digestiva de anti-ácidos. Es marca de fábrica y goza de la protección legal que le ha atribuído (sic) su registro en Colombia y en los 161 países del mundo en donde se encuentra registrada”.
Respecto a que ALKA sea un término usual dice que “El término ALKA alega el accionante que es un término usual para identificar productos de la clase 5. A la luz de la hoy clara legislación es evidente que el término ALKA no es usual para identificar productos de la clase 5 (…) el vocablo ALKA de ninguna manera puede ser considerado como el único signo apto y necesario para identificar medicamentos que contengan como parte de su componente el bicarbonato de sodio”.
Manifiesta que el signo ALKA tampoco es genérico mientras “la expresión ALKA no aparezca citada por la Organización Mundial de la Salud –OMS- como parte de los nombres genéricos de las diferentes sustancias farmacéuticas”. Respecto a la violación de los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, sostiene que “la Superintendencia (…) cumplió a cabalidad con las obligaciones que le impone la ley en particular con su obligación de efectuar el estudio de registrabilidad del signo pretendido como marca”.
CONSIDERANDO
Que la norma contenida en los artículos 81, 82 literales a) y e), 95 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo ALKA (nominativo) fue el 30 de junio de 1999, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante, se interpretarán los artículos 81, 82 literales a) y e) de la Decisión 344 y, de acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, no se interpretarán los artículos 95 y 96 por no ser aplicables al caso concreto de la demanda; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
(…) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; (…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más específica.
En consecuencia, ésta se referirá a dos cuestiones fundamentales, la primera una aplicación jurisprudencial de interpretaciones similares a la presente y la segunda la aplicación de la normativa comunitaria al caso concreto: 1. Aplicación jurisprudencial 1. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX, emitida para la causa interna N°. 2002-00270, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo ALKA (nominativo), cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 2. Aplicación al caso concreto 1.
Signos de uso común Signos usuales son aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico. Marco Matías Alemán sostiene que la denominación vulgar o de uso común es “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados”.
(Alemán, Marco Matías. “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”. Top Manangement, Bogotá, p. 84) Con relación a la prohibición del artículo 82 literal e) de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que no son registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente en una indicación que “(…) en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca”.
(Proceso 17-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 674, de 31 de mayo de 2001, marca: HARINA GALLO DE ORO). Al respecto corresponde al consultante determinar si el signo ALKA (nominativo) con relación a los productos contenidos en la Clase 5, es un signo que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, constituye exclusivamente una designación común o usual de los productos que pretende proteger. 2.
Marcas farmacéuticas Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.
Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.
(Proceso 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.
(Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA). 3. Marcas débiles El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.
Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.
(Proceso 99-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
SEGUNDO: Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.
TERCERO: Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.
CUARTO: Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.
QUINTO: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-0253, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA