PROCESO 187-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Marca: SUPREMA (nominativa). Actor: sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. Proceso interno Nº 2000-6458. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los seis días del mes de febrero del año dos mil siete. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, relativa a los artículos 81, 82 literales d) y e), 113 literal a), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 134, 135 literal a), 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2000-6458.
El auto de 19 de enero de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al Oficio Nº 1735, de 17 de octubre de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Tercero Interesado: sociedad INDUSTRIAS DE HARINAS TULUA LTDA. b) Hechos El 26 de agosto de 1997, la sociedad INDUSTRIAS DE HARINAS TULUA LIMITADA presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo SUPREMA (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 453, al que presentó observación la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. con base en la irregistrabilidad del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344. Por Resolución Nº 19531, de 18 de noviembre de 1998, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación formulada por la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. y, negó el registro del signo SUPREMA (nominativo) a favor de la sociedad INDUSTRIAS DE HARINAS TULUA LIMITADA.
Contra dicha Resolución, INDUSTRIAS DE HARINAS TULUA LIMITADA interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El recurso de reposición fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 23710, de 17 de noviembre de 1999, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 4861, de 29 de febrero de 2000, revocó la Resolución Nº 19531 y, en consecuencia, concedió el registro de la marca SUPREMA (nominativa).
La sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. interpuso demanda contencioso administrativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir la Resolución Nº 4861, violó el artículo 81 de la Decisión 344, y en tal sentido dice “En lo referente a la condición de la distintividad, es pertinente señalar que la misma hace referencia a la capacidad de la marca para identificar productos y servicios en el mercado.
En este sentido la marca goza de distintividad cuando es novedosa en relación con determinados productos y servicios, y cuando en relación con los mismos no constituye un signo genérico o descriptivo (…). La marca SUPREMA, es descriptiva de los productos ubicados en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Marcas, por lo tanto no cumple con una de las condiciones señaladas en la legislación para que sea procedente su registro”.
También manifiesta que se violó el artículo 82 literal d) de la misma Decisión, toda vez que “Para determinar el carácter descriptivo de la expresión SUPREMA, tomaremos como ejemplo uno de los productos de la clase 30, si preguntamos como es la harina o cuál es la calidad de la harina, los adjetivos aplicables serían; superior, suprema, excelente.
En consecuencia la expresión SUPREMA sugiere una de las características de los productos de la clase 30, más exactamente hace referencia a la calidad, razón por la cual se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 82 literal d) (…)”. Finalmente, argumenta que se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de la Resolución impugnada, “(…) no se ha incurrido en violación de normas legales o comunitarias (…)”.
Sostiene que la Resolución Nº 4861, de 29 de febrero de 1999, fue expedida legal y válidamente “decidiendo un recurso de apelación interpuesto, revocando la resolución nº 19531 (…) y concediendo el registro de la marca ‘SUPREMA’ clase 30 solicitada por la sociedad Industrias de Harinas Tulúa Limitada”. La Superintendencia hace referencia a los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca y dice “la marca ‘SUPREMA’ (mixta) (sic) reúne los requisitos establecidos en el artículo 81 y no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344 (…) toda vez que no describe el tipo de productos que ampara”.
También dice que “como se sostiene acertadamente en la resolución 04861 (…) si bien es cierto que la expresión ‘SUPREMA’ es un adjetivo calificativo, éste no hace referencia a una característica esencial y propia de los productos para los cuales se solicita protección, toda vez que la marca está constituida por una denominación que sugiere o evoca en la mente del consumidor un concepto original y lo suficientemente distintivo, sin llegar a ser una designación genérica para los productos que se solicita (…).
En virtud de lo anterior es claro que la expresión ‘SUPREMA’ es suficientemente distintiva para distinguir los productos de la clase 30, cumple con los requisitos exigidos y no encuadra dentro delas (sic) causales de i registrabilidad (sic)”. La sociedad INDUSTRIAS DE HARINAS TULUA LTDA., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo que “La palabra SUPREMA (…) no guarda una relación exclusiva, en un doble sentido, es decir, primero, no guarda una relación idiomáticamente necesaria, indispensable, irreemplazable (sic), única, directa y estrecha con los productos o servicios que distinguen, y, segundo, no versa sobre una cualidad que es única y exclusiva del producto como tal y en cuanto tal”, manifiesta que “el hecho de que la expresión SUPREMA, tiene evidente aptitud marcaria salta a la vista (…)”, Asimismo manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio no violó el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 “en razón de que la marca SUPREMA no corresponde a una denominación descriptiva de los productos de la clase 30, para los cuales fue concedido su registro (…)” que SUPREMA “es una denominación absolutamente distintiva, por cuanto que, entre lo distintivo (SUPREMA) y lo distinguible (productos de la clase 30), no existe una relación estrecha y directa que conlleve necesariamente a confundir el signo con el producto”.
Sostiene que “La expresión SUPREMA no corresponde al nombre de un producto de la clase 30, para los cuales se concedió su registro, y tampoco corresponde a una expresión que defina una bondad, cualidad, característica que sea exclusiva de dichos productos (…). De ser la expresión SUPREMA, una característica exclusiva de los productos de la clase 30, el consumidor medio al pronunciarla inmediatamente evocaría el producto o productos para los cuales se encuentra registrada, circunstancia esta que no se verifica, en razón de que, no obstante consistir en una (sic) adjetivo calificativo, no se asocia directamente con los productos de la clase 30”.
Indica que “La marca concedida SUPREMA, para distinguir productos de la clase 30, no es una denominación descriptiva, en razón a que no define en forma directa la naturaleza (…) las funciones (…) las cualidades (…) la cantidad (…) el destino específico (…) el lugar de origen (….) de los productos de la clase 30 (…) y el consumidor por medio de la denominación SUPREMA, no llega a conocer el producto o una de sus características esenciales”.
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales d) y e), 113 literal a), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 134, 135 literal a), 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo SUPREMA (nominativo) fue el 27 de agosto de 1997, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante, se interpretarán los artículos 81, 82 literales d) y e) de la Decisión 344 y, de acuerdo a facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y no se interpretarán los artículos 113 literal a) de la Decisión 344, 134, 135 literal a), 136, 137 y 172 de la Decisión 486 por no ser aplicables al caso concreto.
Sobre los artículos 146 y 147 de la citada Decisión 344, el Tribunal ha manifestado que no se los interpreta ya que constituyen compromisos adquiridos por los Países Miembros; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Disposiciones Transitorias “(…) Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
(…) Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;
(…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más específica. En consecuencia, ésta se referirá a dos cuestiones fundamentales, la primera una aplicación jurisprudencial de interpretaciones similares a la presente y la segunda la aplicación de la normativa comunitaria al caso concreto: 1.
Aplicación jurisprudencial 1. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitida para la causa interna Nº 2002- 00270, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.
De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.
Sin perjuicio de aplicar en lo que correspondiera lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, ya citado, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca SUPREMA (nominativa), cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 2.
Aplicación al caso concreto 1. Signos descriptivos La norma comunitaria y calificada doctrina ha manifestado respecto a las denominaciones descriptivas, que son aquellas que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.
Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicios o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.
La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “ de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.
(Proceso 27-IP- 2001, G.O.A.C. Nº 686, de 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995). 2. Signos de uso común Signos usuales son aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico.
Marco Matías Alemán sostiene que la denominación vulgar o de uso común es “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados”. (Alemán, Marco Matías. “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”.
Top Manangement, Bogotá, p. 84) Con relación a la prohibición del artículo 82 literal e) de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que no son registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente en una indicación que “(…) en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca”.
(Proceso 17-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 674, de 31 de mayo de 2001, marca: HARINA GALLO DE ORO). Al respecto corresponde al consultante determinar si la marca SUPREMA (nominativa) con relación a los productos contenidos en la Clase 30, es una marca que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, constituye exclusivamente una designación común o usual de los productos que pretende proteger. 3.
Marcas débiles El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.
Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.
(Proceso 99-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro.
La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de aplicar, en lo que correspondiera, lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
TERCERO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.
CUARTO: Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.
QUINTO: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2000-6458, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA