PROCESO 011-IP-2007 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de los artículos 45, 48 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Patente de invención para “COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA ÚTIL PARA EL TRATAMIENTO DE LAS SEMILLAS DE ARROZ”. Actor: sociedad RHONE POULENC AGROCHIMIE. Proceso interno Nº 2002-0302. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil siete. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 14, 18 y 22 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2002-0302;

El auto del 13 de febrero de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 1985, de 28 de noviembre de 2006, recibido en este Tribunal el 15 de diciembre de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad RHONE POULENC AGROCHIMIE.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. b) Hechos El 26 de septiembre de 1997, la sociedad RHONE POULENC AGROCHIMIE, presentó, ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de patente en la cual se reclaman mediante 21 reivindicaciones una “COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA ÚTIL PARA EL TRATAMIENTO DE LAS SEMILLAS DE ARROZ”.

El extracto fue publicado en la Gaceta Oficial, al que no se presentaron observaciones por parte de terceros. Por Resolución Nº 30549, de 21 de septiembre de 2001, la Superintendente de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación “composición para el tratamiento de las semillas de arroz que comprende un 1-arilpirazol y un polímero hiper-ramificado de alta masa molar, y el procedimiento de tratamiento”, argumentando que las reivindicaciones 18 a 21 están excluidas de patentes, y las reivindicaciones 1 a 17 no cumplen con el requisito de nivel inventivo.

Contra dicha Resolución la sociedad RHONE POULENC AGROCHIMIE interpuso recurso de reposición y se modificó el capítulo reivindicatorio “desistiendo de las Reivindicaciones 18 a 21, quedando pendientes únicamente las Reivindicaciones 1 a 17”. Por Resolución Nº 3193, de 31 de enero de 2002, la misma Superintendencia confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada por medio de la cual se negó una patente de invención. La sociedad RHONE POULENC AGROCHIMIE solicita la nulidad de las Resoluciones Nº 30549 y Nº 3193 y como restablecimiento de derecho solicita “la concesión de una patente para las reivindicaciones 6 a 17 (…) debe entenderse que las reivindicaciones negadas de las cuales aquellas dependan (las reivindicaciones 1 a 5) deben subsistir únicamente para efectos de ser utilizadas al momento de interpretar el contenido y alcance de las reivindicaciones concedidas”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora denuncia la violación de los artículos 18, 14 y 22 de la Decisión 486, ya que la Superintendencia consideró que las reivindicaciones solicitadas no cumplían con el nivel inventivo.

Indica que tomando en cuenta que las pretensiones versan sobre las reivindicaciones 6 a 17 “el objeto de la presente invención sobre el cual se evalúa el nivel inventivo debe ser el estipulado por tales reivindicaciones. Dichas reivindicaciones de la presente invención tienen como objeto composiciones agroquímicas caracterizadas por comprender i) un compuesto 1-arilpirazol de fórmula (I) en proporción de 0,5 a 50% por peso; ii) un polímero hiper-ramificado de masa molar entre 300 y 3.000.000, en una proporción de (polímero)/(1-arilpirazol de fórmula (I)) entre 0.01 y 5; en donde dichas composiciones aseguran una adhesión apropiada del ingrediente activo a las semillas de arroz, aún luego de rociar con agua, de tal manera que proporcionan una reducción en el daño ambiental por lixiviación (…)”.

La actora se basa en el test que la Oficina Europea de Patentes utiliza para determinar si existe o no nivel inventivo, este test consiste en: “i- Determinar el estado de la técnica más cercano; ii- Establecer el problema técnico a resolver; y iii- Considerar si la invención, comenzando del estado de la técnica más cercano y el problema técnico a resolver, sería obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente para lo que realiza un análisis de las anterioridades más cercanas, sobre la base de las cuales se negó su patente de invención, concluyendo que existen diferencias con la invención solicitada”.

Sostiene que “En el presente caso es claro que el estado de la técnica más cercano no provee ninguna enseñanza que efectivamente mueva a una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente a modificar o adaptar dicho estado de la técnica para proporcionar una composición que tuviera una adherencia adecuada a las semillas de arroz de manera que dichas semillas obtuvieran una mejor protección (…) el estado de la técnica más cercano enseña que el uso de ciertos polímeros ayuda a homogenizar las composiciones agroquímicas de manera que se minimice el asentamiento (…) que son diferentes de las reivindicaciones de la presente invención (existe novedad), de manera que se especifiquen las características especiales de las composiciones de la presente invención. Por lo tanto, es claro que la presente invención no se deriva de manera evidente del estado de la técnica más cercano para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente”.

Manifiesta que “si las composiciones de la presente invención son novedosas sobre las composiciones del estado de la técnica más cercano, y dicho estado de la técnica nunca revela o discute el problema técnico abarcado por la presente invención, sería ilógico pensar que una solución a un problema se puede derivar evidentemente de unas divulgaciones que enseñan soluciones diferentes para resolver problemas diferentes”.

Dice que “el Examinador debe colocarse en la posición del inventor en la fecha de prioridad de la solicitud de patente, y determinar si, en ese momento y con base en los conocimientos y enseñanzas disponibles, la solución técnica propuesta por el inventor era evidente para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente”.

Finalmente indica que “la SIC no logró desvirtuar que la presente invención cumple con los requisitos de patentabilidad, según la carga probatoria que le compete, es claro que la presente invención cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Decisión 486 y, como consecuencia, según el artículo 14 de la misma decisión (sic), debe concederse la patente a las Reivindicaciones 6 a 17, o en su defecto para aquellas reivindicaciones que el H. Consejo de Estado considere que cumplen con los requisitos de patentabilidad”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda Conforme se desprende del texto de la contestación a la demanda, sobre la aplicación, por parte de la demandante, del test de la Oficina Europea de Patentes, la Superintendencia dice, “es bajo los parámetros del artículo 14 de la Decisión 486, que se realiza el análisis del nivel inventivo (…)”.

Dice que “en el presente caso, la composición agroquímica objeto de la invención, tal como se reivindica no constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que permitiría que la invención en estudio no se derive de manera evidente del arte anterior, como lo evidencia el análisis realizado por el examinador técnico”.

Sobre la falta de nivel inventivo dice que “no se reivindica específicamente una composición que comprenda éstas características puesto que tal como se presentó el capitulo (sic) reivindicatorio la reivindicación 1 es muy general, porque se refiere a una composición que comprende un principio activo de formula (sic) I en combinación con una cantidad eficaz de un polímero hiper-ramificado de masa molar alta, lo cual corresponde a la forma general de realización de la invención”.

Sobre las reivindicaciones manifiesta que “analizados dichos valores, se puede determinar que la masa molar comprendida en las reivindicaciones 3 y 4 es muy amplia. Si se toman las especificaciones de las reivindicaciones dependientes en la reivindicación 3 se indica que el peso molecular está entre 300 y 3.000.000, rango muy amplio y que comprenden todo tipo de pesos moleculares para los polímeros.

De igual forma sucede con un peso molecular para el polímero entre 800 y 2.000.000 (reivindicación N.4), donde por un lado no se puede afirmar que correspondan a polímeros de masa molar alta como lo expresa la reivindicación 1, sino a polímeros de masa molar de pesos bajos hasta pesos altos”. Añade que “en el arte previo se revela la utilización de los mismos polímeros de la invención en pesos moleculares específicos que se superpone con el rango indicado en la solicitud en estudio”.

Sobre las reivindicaciones 6 y 7 también dice que el polímero de la composición en estudio es muy amplio. Después de hacer un estudio sobre las anterioridades dice que “se puede determinar que la composición de la invención objeto de esta demanda, tal como fue reivindicada se deriva de los antecedentes citados en razón a que se conoce el principio activo el cual como lo indica el demandante no es objeto de la invención”.

Respecto a la solución al problema técnico planteado dice que “afirma nuevamente que realmente no existe un salto cualitativo que proporcione el nivel inventivo, pues dado que la invención reivindicada comprende una formulación que se caracteriza no por el principio activo, sino por la combinación de éste con el polímero de polietilenimina, dando como resultado que la formulación tenga una mayor adherencia, lo cual es una propiedad inherente a la formulación y que como ya se indico (sic) anteriormente en el documento GB 969962 indica, por ejemplo, que se mejora entre otras propiedades la retención del producto una vez aplicado y después de haber sido sometido a condiciones de humedad ambientales”.

Finalmente dice que en la patente reivindicada “la formulación propuesta no esta (sic) definida específicamente y donde además el resultado inesperado consiste en la adherencia, propiedad muy específica de los polímeros utilizados en formulaciones de principios activos en general, y donde además en el arte previo se muestra que mejora la retención del principio activo, no resulta nada sorprendente en el momento de plantear la solución al problema propuesto”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 14, 18 y 22 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de patente de invención para una “COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA ÚTIL PARA EL TRATAMIENTO DE LAS SEMILLAS DE ARROZ” se presentó el 26 de septiembre de 1997, los hechos controvertidos y la norma aplicable al caso concreto se encuentran regulados bajo la normativa contenida en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que no procede interpretar las normas sometidas a consulta (artículos 14, 18 y 22 de la Decisión 486), y en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, y por el artículo 126 de su Estatuto, se interpretará, de oficio, los artículos 1 y 4 de la citada Decisión 344, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como el régimen aplicable al procedimiento relativo al examen de patentabilidad, esto es, los artículos 45 y 48 de la citada Decisión 486; y, Que el texto de las normas es el siguiente: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

(…) Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. (…)”. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. (…) Artículo 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas.

Si fuere desfavorable se denegará. (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 138-IP-2006, de 4 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1453, de 12 de enero de 2007, caso: FORMA III CRISTALINA DE SAL DE CALCIO DE ÁCIDO [R-(R*,R*)]-2-(4- FLUOROFENIL)-β δ-DIHIDROXI-5-(1-METILETIL)-3-FENIL-4[(FENILAMINO)CARBONIL]- 1H PIRROL-1-HEPTANOICO (2:1), emitida para la causa interna Nº 2003-0256, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.

Este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente de invención. La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso.

En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. En el caso de autos, como se tiene dicho, la solicitud de patente de invención para “COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA ÚTIL PARA EL TRATAMIENTO DE LAS SEMILLAS DE ARROZ” se presentó el 26 de septiembre de 1997, durante la vigencia de la Decisión 344.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos de patentabilidad, y por lo tanto, es la norma sustancial que debe ser aplicada al caso concreto. II. La invención: requisitos de patentabilidad en general Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria.

(Otero Lastres, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC). Del indicado concepto, así como del artículo 1 de la Decisión 344, se destaca que la patente se concede para una invención, la cual, a su vez, en sustento de lo anterior, ha sido definida como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil”.

(Baylos Corroza, Hermenegildo: “Tratado de Derecho Industrial”. Segunda edición. Editorial Civitas, 1993, p. 695). En consecuencia, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica. El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.

(Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631, de 10 de enero de 2001, caso: DERIVADOS DE BILIS HUMANA). El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado”.

(Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit). En consecuencia, las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. La invención de productos “comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano (…) puede referirse principalmente a cosas, substancias y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositivos)”.

(Fernández-Novoa, Carlos: “La Modernización del Derecho Español de Patentes”. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 64). La invención de procedimiento consiste en que su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha dicho: “La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)”.

(Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1061, de 29 de abril de 2004, caso: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI- 5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO). El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. En el caso concreto las reivindicaciones solicitadas son de procedimiento. Con relación a la novedad, el Tribunal dice, “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

En efecto ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto o procedimiento”. (Proceso 21-IP-2000, ya citado). III. El nivel inventivo y el estado de la técnica Este requisito, previsto por el artículo 4 de la Decisión 344, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

“El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención”. (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 870, de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA). El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento.

En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

(Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 428, de 16 de abril de 1999, patente: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de Recursos que se señalan a continuación: “Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado ‘acercamiento problema-solución’ (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: ‘a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos’ (Office européen des brevets, op. cit)”.

(Proceso 13-IP-2004, ya citado). En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos dice: “el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.

Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración (…). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) (…).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.

Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)”.

(Proceso 13-IP-2004, ya citado). En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta.

IV. Procedimiento relativo al examen de patentabilidad de la invención A fin de otorgar una patente que confiera el derecho a su titular de impedir que terceros exploten sin su consentimiento el invento protegido, es necesario que se verifique la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente. Respecto al trámite de otorgamiento establecido en la Decisión 486, el Tribunal manifestó en la sentencia correspondiente al Proceso 151-IP-2005, lo siguiente: “Los Capítulos III y IV de la Decisión 486 disciplinan un procedimiento en el curso del cual la oficina nacional competente habrá de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente (artículo 33); una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; y, en caso afirmativo, procederá al examen de patentabilidad, haya habido o no contradictorio, a cuyo efecto verificará si la invención cumple o no los requisitos consagrados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, es decir, en el caso de autos, la disposición prevista en el artículo 1 de la Decisión 344, y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones señaladas, entre otras disposiciones, en los artículos 6 y 7 eiusdem.

Dentro de los dieciocho meses siguientes a la presentación de la solicitud, o de la prioridad que se hubiese reivindicado, la oficina competente deberá publicar tal solicitud —en los términos que establezca la legislación nacional del respectivo País Miembro— con miras a hacer del conocimiento colectivo el hecho de la presentación de la solicitud o de la reivindicación de la prioridad.

Dentro de los sesenta días siguientes a la publicación, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar, por una sola vez, una oposición dirigida a desvirtuar la patentabilidad de la invención en trámite. La norma comunitaria exige que la oposición se presente debidamente fundamentada y remite a la respectiva legislación nacional el establecimiento de sanciones contra quienes presenten oposiciones temerarias (artículos 40 y 42).

(…) Transcurridos seis meses desde la publicación de la solicitud de patentamiento, el solicitante debe pedir, hayan sido presentadas o no oposiciones, que se examine la patentabilidad de la invención. El objeto del examen es pues el análisis previo, por parte de la oficina nacional, de los requisitos de patentabilidad de la invención. Los Países Miembros se encuentran facultados para cobrar la tasa correspondiente al citado examen.

De no requerirse el examen de patentabilidad dentro del plazo establecido, se considerará abandonada la solicitud (artículo 44). La oficina en referencia podrá juzgar que la invención no es patentable por no cumplir los requisitos sustanciales aplicables, o por encontrarse incursa en una prohibición de patentamiento, y así lo notificará al solicitante, quien deberá responder dentro del lapso de los sesenta días siguientes a la notificación, lapso prorrogable por treinta días más. De no haber respuesta oportuna, o de subsistir los impedimentos para la concesión de la patente, la oficina nacional la denegará (artículo 45).

En el curso del procedimiento, la citada oficina podrá proveerse de elementos técnicos para juzgar sobre la patentabilidad de la invención solicitada, a cuyo efecto podrá requerir informes de expertos, o de organismos científicos o tecnológicos idóneos, o de otras oficinas de propiedad industrial. También podrá requerir del solicitante la presentación, en un plazo máximo de tres meses, de documentos relativos a solicitudes extranjeras que se refieran, total o parcialmente, a la invención bajo examen.

La falta de presentación de tales documentos en el plazo fijado dará lugar a la denegación de la patente (artículo 46). Agotado el procedimiento relativo al examen de patentabilidad, la oficina examinará el fondo de la solicitud y otorgará o no el título de la patente. Se trata de un examen de carácter obligatorio para verificar si la invención cumple o no los requisitos sustanciales de patentabilidad, y si se encuentra incursa o no en una de sus prohibiciones.

De resultar favorable el examen definitivo, la oficina competente otorgará la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hubiesen sido aceptadas; y, de resultar desfavorable el examen, denegará el título (artículo 48)”. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

TERCERO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

CUARTO: A fin de otorgar una patente que confiera el derecho a su titular de impedir que terceros exploten sin su consentimiento el invento protegido, es necesario que se verifique la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente. La oficina nacional competente, en el marco del procedimiento establecido en los Capítulos III y IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, deberá pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente; una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; en caso afirmativo, haya habido o no contradictorio, procederá al examen de patentabilidad, a cuyo efecto verificará si la invención satisface o no los requisitos contemplados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones de patentabilidad; agotado el procedimiento, la oficina procederá al examen definitivo para otorgar o no el título de la patente: de resultar favorable el examen, la patente será otorgada; de resultar parcialmente desfavorable, el título será concedido para las reivindicaciones aceptadas; y de ser desfavorable, el título será denegado.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2002-0302, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA