PROCESO 029-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 82, 83, 84, 85, y 119 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; e interpretación, de oficio, de los artículos 2 y 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.
Actor: PROVEEDORA ECUATORIANA S.A., PROESA. Marca: “EMBASSY”. Expediente Interno N° 6157-M.P. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil siete. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Wilson Peralvo Campaña. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 8 de marzo de 2007. 1.
Antecedentes El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1. Las partes La parte demandante es: PROVEEDORA ECUATORIANA S.A., PROESA. La parte demandada la constituyen: el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado.
El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. 2. Actos demandados PROVEEDORA ECUATORIANA S.A., PROESA, impugnó la Resolución Administrativa Nº 613, de 14 de octubre de 1992, dictada por el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca (E) de la República del Ecuador, que resolvió “Ratificar la providencia No. 923132, notificada el 26 de agosto de 1992, emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y disponer se continúe con el trámite administrativo de observación de conformidad al procedimiento estipulado en el artículo 52 del Reglamento para la Aplicación de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. 3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales se encuentran los siguientes: 1. El 17 de marzo de 1992, PROVEEDORA ECUATORIANA S.A., PROESA presentó una demanda de oposición en contra del registro de la “marca de fábrica” “EMBASSY” solicitada por BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. 2.
El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución 923132 de 18 de agosto de 1992, notificada el 26 de agosto del mismo año, decidió considerar a la demanda como de observación y darle el trámite previsto en los artículos 82, 83 y 84 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en el artículo 52 del Reglamento dictado para la aplicación de la Decisión 313.
3. PROVEEDORA ECUATORIANA S.A., PROESA presentó una reclamación en contra de la resolución referida ante el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, a fin de que la deje sin efecto y la declare ilegal, toda vez que la sociedad demandante no había presentado observación alguna sino “oposición”; y, por tanto, al no estar regulados los trámites de oposición en la Decisión 313, tenía que aplicarse obligatoriamente el artículo 19 de la Ley de Marcas de Fábrica de la República del Ecuador, puesto que la Decisión 313 se remite a la legislación ecuatoriana en todo lo que no se encuentre previsto por ella. 4.
El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, mediante la Resolución 613 de 14 de octubre de 1992, notificada el 16 de octubre de 1992, decidió ratificar la decisión del Director Nacional de Propiedad Industrial. b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda PROVEEDORA ECUATORIANA S.A., PROESA, a través de su mandatario, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: Expresa que “La Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que se encuentra publicada en el Registro Oficial No. 893 de 13 de Marzo de 1992, y que, en consecuencia, comenzó a regir en el Ecuador seis días después de su promulgación, en Quito, establece en su Art. 119 que todos los asuntos no comprendidos en ella en materia de propiedad industrial se sujetan a la legislación interna de cada país. La Decisión 313 no contiene norma alguna que se refiera a demandas de oposición contra el registro de marcas de fábrica.
Por consiguiente, todo lo referente a oposiciones al registro de marcas de fábrica se encuentra regulado por la Ley de Marcas de Fábrica vigente en nuestro país. Más aún el Art. 118 de la misma Decisión 313 ordena que mediante legislación interna se pueden ampliar y fortalecer los derechos de propiedad industrial”. Señala que “En consecuencia, presentada una demanda de oposición el Director Nacional de la Propiedad Industrial que depende del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, debe obligatoriamente admitir al trámite la demanda, correr traslado al demandante concediéndole un término para que la conteste y una vez contestada, si el demandante no se allanare a la misma y la contestación prestare mérito al litigio, remitir los antecedentes para su resolución a uno de los jueces civiles de la capital de la República”.
Advierte que “Es inexacto, por consiguiente, sostener como lo hace el Ministro, que hay contradicción entre el Art. 19 de la Ley de Marcas de Fábrica y los Arts. 82, 83, 84 y 85 de la Decisión 313. El primero regula el derecho subjetivo de presentar oposiciones contra el registro de marcas de fábrica, confiriendo una acción que debe ser conocida por los jueces y, los segundos otorgan una facultad de orden administrativo exclusivamente, tendiente a que la administración se pronuncie sobre si es o no registrable como marca de fábrica un determinado signo”.
Observa, finalmente, que tanto la Ley de Marcas de Fábrica como la Decisión 313 “Coexisten perfectamente, pues, el derecho de acción ante los jueces y la facultad de observar ante la administración. Mi mandante hizo uso del primer derecho, el cual ha sido conculcado tanto por el Director Nacional de la Propiedad Industrial, como por el Ministro”. c) Contestaciones a la demanda El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca contesta la demanda y deduce las siguientes excepciones: 1.
Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. 2. Inexistencia de acciones fuera de la Ley o abusivas, “se podrá observar el más estricto y escrupuloso sometimiento de los funcionarios de este Ministerio, a la Decisión 313 y a su Reglamento (…)”. 3. Improcedencia de la acción, “por no existir fundamento legal para que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, estén obligados a adoptar el procedimiento de OPOSICIÓN, en lugar de OBSERVACIÓN, previsto en los artículos 82, 83, 84 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, que derogó tácitamente el artículo 19 de la Ley de Marcas de Fábrica, conforme lo ha expresado en su dictamen el señor Procurador del Estado, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, los Jueces de la Función Judicial y la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito (…)”. 4.
Extensión de la demanda al tercerista coadyuvante del demandado. 5. Legalidad y validez de la Resolución impugnada, la cual guarda conformidad con la Decisión 313 y su Reglamento. Hace un análisis de la supremacía de los Tratados Internacionales sobre la legislación nacional y, al respecto, indica que “las normas del Acuerdo de Cartagena de acuerdo con el ordenamiento jurídico de la integración Andina, prevalece (sic) sobre las normas internas, es decir, sobre la Ley de Marcas de Fábrica y el Reglamento a la Decisión 85 (que fue sustituida) expedido mediante Decreto Ejecutivo (…)”.
Hace hincapié en la derogatoria tácita de las normas que se opongan a las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la plena vigencia de aquéllas que no se contrapongan. El Procurador General del Estado da contestación a la demanda y expresa que la Resolución impugnada “ha sido dictada en uso de las atribuciones y en base a las disposiciones que le confiere la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que se encuentra publicada en el Registro Oficial No. 893 de 13 de marzo de 1992”.
Advierte que “La impugnación y el recurso formulado por el accionante es improcedente, en virtud que la Decisión 313 deroga tácitamente el Art. 19 de la Ley de Marcas de Fábrica, y reforma el procedimiento cambiando la palabra ‘oposición’ por ‘observación’, señalando concretamente la forma de trámite en los artículos 82, 83 y 84 y en el 52 del Reglamento para la aplicación de la Decisión antes indicada”.
Con estos antecedentes deduce las siguientes excepciones: 1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. 2. Validez del acto administrativo impugnado. 3. Improcedencia de la acción por ilegal e impertinente. 4. Falta de derecho del actor. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, a través de su presidente, da contestación a la demanda.
Expresa que la Ley de Propiedad Intelectual, promulgada en el Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de 1998, crea el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual como persona jurídica de derecho público, que el artículo 349 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone que el Presidente del IEPI es su representante legal, con fundamento en las disposiciones citadas, comparece dentro del proceso y deduce las siguientes excepciones: - Niega los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. - Legitimidad del acto administrativo impugnado. - Falta de derecho del actor para propender la demanda por carecer de fundamento sus pretensiones. - Que se tenga como prueba a favor del IEPI el expediente administrativo que contiene los fundamentos técnicos y legales. - Impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal. d) Tercero interesado La sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED comparece como tercero interesado y señala domicilio judicial a efectos de recibir notificaciones.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 8 de marzo de 2007. 2. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas El Tribunal compareciente ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial de los artículos 73 literales a), d) y e), 82, 83, 84, 85, 118 y 119 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 313, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la “demanda de oposición” (sic) ha sido presentada 17 de marzo de 1992, esto es, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, los artículos 2 y 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, además de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Asimismo, no se interpretará los literales a), d) y e) del artículo 73 ni el artículo118 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por considerar que no son aplicables al caso en controversia. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA (…) “Artículo 2.- Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina”.
“Artículo 3.- Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro”.
(…) DECISIÓN 313 (…) DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO (…) “Artículo 82.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada”. “Artículo 83.- La oficina nacional competente rechazará de oficio aquellas observaciones que, cumpliendo con los requisitos establecidos por la presente Decisión, estén comprendidas en algunos de los siguientes casos: a) Que la observación fuere presentada extemporáneamente; b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa; c) Que la observación se base en marcas evidentemente distintas o que pertenezcan a clases disímiles, a menos que la solicitud pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injustificado de ésta; o, d) Que se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de marca”.
“Artículo 84.- Una vez presentadas las observaciones y no incurriendo éstas en las causales del artículo anterior, previa notificación, se otorgará al peticionario un plazo de treinta (30) días hábiles improrrogables para que presente sus alegatos, de estimarlo conveniente, vencido el cual la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución motivada”.
“Artículo 85.- Vencido el plazo establecido en el artículo 82, sin que se hubieren presentado observaciones la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. (…) DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS (…) “Artículo 119.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”.
(…) DECISIÓN 486 (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” (…) 3.
Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la norma comunitaria en el tiempo; procedimiento relativo al examen de registrabilidad de un signo como marca; los principios de Derecho Comunitario: la preeminencia y la aplicación directa; principio de complementación indispensable:
1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.
El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, por cuanto, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), estableció que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue concedido.
La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya, asimismo, en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero, añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos válidamente concedidos.
La nueva normativa, en el ámbito procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que se encuentran en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida, por tanto, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.
La “demanda de oposición” (sic) en contra del registro del signo “EMBASSY” se realizó en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 101, de 14 de febrero de 1992). Por lo tanto, debe entenderse que la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena rigió la actividad procesal cumplida desde el 14 de febrero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1993.
Esta Decisión contempla el trámite de “observaciones” al registro, diferente al de “oposiciones” consagrado en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; ésta remite a la legislación interna del País Miembro, la tramitación de las mismas. En efecto, la oposición regulada por los artículos 65 inciso segundo y 66 de la Decisión 85 fue sustituida por las Decisiones 311 y 313 que eliminaron la oposición y en su lugar legislaron sobre la figura de las observaciones, cuyo origen, naturaleza y competencia resultan distintos.
La oposición fue concebida como el derecho de que gozan los propietarios de una marca notoria o debidamente registrada para oponerse a la solicitud de registro de otra marca cuando aparezca que es imitación de aquélla que ostenta la inscripción en el registro, bien sea porque la marca que se pretende registrar tiene igual o similar forma gráfica o fonética o presenta signos de identidad o semejanza susceptibles de causar confusión al consumidor.
La oposición se ha considerado como una acción contenciosa que en unos países se decidió resolver por la vía administrativa y en otros por la judicial, como en el caso del Ecuador. Debido a la sustitución del régimen de oposiciones, a que se referían los artículos 65 y 66 de la Decisión 85, debe dilucidarse si la acción de oposición al registro de una marca subsiste frente a las Decisiones posteriores, en el presente caso la Decisión 313, que consagró en su lugar las observaciones al registro.
La Decisión 311 sustituyó íntegramente la Decisión 85, al regular en su totalidad el régimen común sobre propiedad industrial; lo propio sucedió al expedirse la Decisión 313 sustituida a su vez por la 344 y ésta por la Decisión 486, actualmente en vigor. Ni la Decisión 311 ni la 313, posteriores a la 85, regularon el aspecto relacionado con la demanda de oposición al registro de una marca, de manera que esta acción procesal, en tanto se encontraba vigente la Decisión 313, estaba eliminada.
Para clarificar el punto es necesario examinar las diferencias entre la oposición que contemplaba la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena y la figura de las observaciones consagrada por la Decisión 313. En cuanto al sujeto de la acción hay diferencias pues mientras la norma primeramente citada otorgaba el derecho de oponerse a la solicitud de registro, a cualquier persona, el artículo 82 de la Decisión 313 lo confiere a la persona que tenga legítimo interés en el registro, lo cual debía acreditarlo ante la oficina nacional competente.
Desde el punto de vista de la norma procedimental aplicable, asimismo, hay diferencia, la Decisión 85 reconocía validez al sistema procedimental interno para decidir sobre las oposiciones haciendo remisión al régimen legal propio de cada país, por lo cual el procedimiento podría ser de orden administrativo o de orden judicial, como ha sucedido en el caso ecuatoriano. Por el contrario, en la Decisión 313, tanto el trámite como la resolución final de las observaciones a la solicitud de registro de una marca corresponde directamente a la Oficina Nacional Competente, al tenor de lo preceptuado en el artículo 85 inciso segundo de dicha disposición. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD, CONCESIÓN O DENEGACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO.
LEGITIMACIÓN PARA PRESENTAR OBSERVACIONES El artículo 82 de la Decisión 313, plantea que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada. La persona que tiene legítimo interés, lo acreditará ante la Oficina Nacional Competente, que es la encargada de calificar tal condición. La Oficina Nacional Competente deberá recibir y resolver las observaciones presentadas rechazando las que se presenten de manera extemporánea; que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquéllas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.
El Derecho Comunitario, en el presente caso la Decisión 313, establece dentro de su Régimen de Propiedad Industrial quiénes son los interesados legítimos y quiénes, en consecuencia, pueden formular “observaciones” a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento determinado en los artículos 82 y 85 de la Decisión en referencia. La Oficina Nacional Competente, en ejercicio de lo facultado por el artículo 83 de la Decisión 313, podrá admitir a trámite dichas observaciones o rechazarlas en el caso de que estén comprendidas en alguna de las causales establecidas en ese artículo.
Se desprende, entonces, que la oficina nacional competente, se limitará a tramitar las observaciones que no se encuadren en alguna de las referidas causales, exigencia reiterada por el artículo 85 de la misma Decisión, cuando dispone que admitidas las observaciones, sin que incurran éstas en alguna de las causales del artículo 82, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.
El examen de registrabilidad que en apego a lo dispuesto en el artículo 85 de la misma Decisión debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquélla impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 71 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 72 y 73 de la Decisión en estudio.
La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete aún más al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.
Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.
La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.
2. PRINCIPIOS DE DERECHO COMUNITARIO: PREEMINENCIA Y APLICACIÓN DIRECTA El principio de aplicación directa y preferente del Derecho Comunitario deriva tanto del derecho positivo como de la creación Jurisprudencial que ha venido realizando este Tribunal. Tales elementos, la ley y la jurisprudencia, son, a su vez, base fundamental para entender el principio de preeminencia de la ley comunitaria sobre la nacional.
En efecto, determinan los artículos 2 y 3 del Tratado de Creación del Tribunal que “Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina” y que "Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior”.
A su turno, la jurisprudencia ha desarrollado el principio de la aplicación directa al expresar que: "Ha de tenerse en cuenta además, que el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Órganos del Acuerdo, lo mismo que por todos los Organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho Ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de Derecho, cual es la constituida en el Pacto Andino".[1] Con base en los principios de aplicación directa y preferente, el Tribunal ha prevenido sobre la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.
De esta manera, la norma de derecho interno que sea contraria a la ley comunitaria, o que de algún modo resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente cuando sea anterior a la norma integracionista y no podrá expedirse y si se expidiere no podrá entrar a regir, cuando sea posterior a aquélla.
El Órgano Jurisdiccional, sobre el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los países, ha dicho que "en caso de conflicto la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que ( ) la norma interna resulta inaplicable".[2] Ha resaltado, además, el Tribunal, la claridad del principio de preeminencia cuando la ley comunitaria es precisamente norma posterior que debe primar sobre la anterior, de acuerdo con principios universales de derecho; advirtiendo, sin embargo, que ello no implica la derogatoria de la una sobre la otra, sino que lleva a la inaplicabilidad de la primera en la medida en que resulte incompatible con las previsiones del Derecho Comunitario, como se indicó. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado, asimismo, el criterio de capacidad residual legislativa de los Países Miembros en materia de propiedad industrial, en virtud del principio de complementación indispensable.
EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE Según lo previsto en el artículo 119 de la Decisión 313, la legislación nacional de los Países Miembros puede suplir los vacíos de los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la norma comunitaria. Sin embargo, este Tribunal ha señalado que no puede “(…) la autoridad nacional (…) regula aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión (…) pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos ( ).
En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos. Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración (…).” [3] Por tanto, el Tribunal reitera que la facultad de los Países Miembros de regular en sus normas internas los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313 (o en cualquier otra norma comunitaria sobre propiedad industrial), no puede ejercerse de manera que esto represente el establecimiento de restricciones adicionales a lo contemplado por la norma comunitaria.
En todo caso, la norma interna que se dicte deberá ser compatible con la comunitaria. El Tribunal ha precisado, en virtud de la figura del “complemento indispensable”, que las legislaciones nacionales de los Países Miembros “(…) no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria”. [4] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: En principio, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso, es decir, se caracterizan por tener efecto general inmediato, por tanto, su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.
La Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contempla el trámite de “observaciones” al registro, diferente al de “oposiciones” consagrado en la Decisión 85. Esta Decisión remite a la legislación interna del País Miembro, la tramitación de las mismas. Por tanto, dentro del “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” contemplado en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la protección al registro de una marca está dada por las normas procedimentales sobre observaciones, debiendo éstas ser decididas administrativamente por la oficina nacional competente.
SEGUNDO: La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 313. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud.
El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.
TERCERO: Los principios fundamentales de aplicación directa y preferente de la ley comunitaria suponen que el ordenamiento comunitario opera sin necesidad de complemento legislativo interno y con preeminencia sobre la ley nacional, siendo inaplicables las disposiciones de derecho interno que contradigan o sean irreconciliables con la norma andina.
En consecuencia, las legislaciones internas de los Países Miembros no podrán establecer exigencias o requisitos adicionales que de alguna manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario. Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de estos Países, de regular a través de normas internas y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 6157-M.P., deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 1-AN-1986.
Sentencia del 10 de junio de 1987. Publicada en G.O.A.C. Nº 21, de 15 de julio de 1987. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso 02-IP-88, de 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, de 26 de julio del mismo año; e interpretación ratificada dentro del Proceso 15-IP-05, de 9 de marzo de 2005. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Interpretación dictada en el Proceso Nº 02-IP-88, ya citada. [4] Proceso 10-IP-94, sentencia dictada el 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, de 20 de abril del mismo año. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.