Proceso 035-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Expediente interno Nº 7745-L.R. Actor: SOCIEDAD EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. Marca: “BANANITOS”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres días del mes de abril del año dos mil siete. VISTOS El Oficio N° 091-TCA-DQ-1S-7745-L.R. de 13 febrero de 2007, mediante el cual el Tribunal Contencioso Administrativo, Primera Sala, del Distrito de Quito, República del Ecuador, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno N° 7745-L.R. Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 14 de marzo de 2007. 1.

Las partes Demandante: EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial y Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de la República del Ecuador 2. Determinación de los hechos relevantes 1. Hechos. La Sociedad EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A., solicitó el registro del signo “BANANITOS” (denominativo), mediante el trámite Nº 103362.00, de 27 de abril de 2000, para distinguir “productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases; animales vivos, frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales, malta y más productos comprendidos en la clase 31”, ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI).

El 22 de agosto de 2000, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante Resolución Nº 1036332, deniega el registro solicitado por la causal de genericidad. El 15 de enero de 2001, la empresa solicitante, a través de su apoderado, presenta recurso contencioso administrativo subjetivo o de plena jurisdicción en contra de la resolución administrativa emitida. 2.

Fundamentos de la Demanda. La parte actora solicita que al amparo de la ley se rectifique el criterio de la autoridad administrativa contenido en la resolución impugnada, ya que el signo BANANITOS (denominativo) posee la capacidad distintiva que la ley exige para acceder al registro, así como lo tuvieron denominaciones tales como “LA LECHERA” para proteger leche, “SI CAFÉ” y “COLCAFE” para café;

“MR.PAN” y “SU PAN” para proteger pan, y “MR. POLLO” para proteger aves. 3. Contestación de la Demanda. El Director de Patrocinio de la Procuraduría General del Estado comparece en la contestación de la demanda señalando que corresponde al Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual comparecer directamente a juicio. El Director Nacional de Propiedad Industrial, a su vez, en la contestación de la demanda, expresa la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de ésta.

Señala que de conformidad con la ley, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, resolvió sobre la concesión o negación de una marca, concluyéndose que la denominación presentada para registro constituía un signo genérico ya que concuerda con el producto que se pretende proteger con la marca, y por lo tanto, incurso en las causales de irregistrabilidad que la ley propone.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por el Tribunal Contencioso Administrativo, Primera Sala, del Distrito de Quito, de la República del Ecuador, procede la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no así el literal e) del artículo 82 de la misma Decisión por no ser pertinente.

El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “(…) Art. 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Art. 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.

(…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. Concepto de marca. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado los bienes o los servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

2. DE LA MARCA GENÉRICA Y EVOCATIVA. El literal d) del artículo 82, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al establecer la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos está involucrando en ella, entre otros, a los signos que designen la calidad, la especie, la cantidad o, comprendan características usuales del signo que describen.

La doctrina y las diferentes legislaciones, incluso la comunitaria andina, son contestes en repudiar el registro de signos genéricos, esto es, aquellos que se aplican a un conjunto de servicios o productos que tienen una o varias características comunes o que poseen las mismas propiedades. El signo genérico es el que sirve para designar en forma usual y común un producto determinado (casa, cuando designa casa; piano, cuando designa piano; avión, cuando designa avión).

Si se permitiera el registro como marca de este tipo de signos se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, además, excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos. En otras palabras, si fuera registrable el signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca.

Es por ello que un signo que no distinga, por su carácter de genérico, un producto de otro, no puede constituir marca. Es obvio que la prohibición de registro se dirige a evitar, se reitera, que vocablos o signos que se refieren al nombre de los productos que la marca ampara y que son utilizados en forma ordinaria y necesaria para denominarlos o identificarlos se constituyan en derecho exclusivo de su titular, limitando su uso a otros comerciantes o productores.

A este respecto es importante mencionar la posición expresada por el Tribunal cuando al interpretar normas homólogas de la fenecida Decisión 85 expresó: "La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor- sujeto final de la protección del registro marcario -es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad.” (Proceso 10-IP-97.

Caso: “COLSUBSIDIO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 308, de 28 de noviembre de 1997). Corolario de lo anterior es que como la marca tiene por finalidad básica el distinguir o diferenciar unos productos de otros, para apreciar la genericidad o descriptividad de un signo se hace necesario examinar la relación directa que tiene el signo con el producto, y no analizar el signo haciendo abstracción del bien que se pretenda distinguir.

Un vocablo puede ser calificado como genérico en relación con una especie de bienes o servicios y por ende no ser registrable como marca respecto de esos mismos bienes o servicios; pero, en cambio, con relación a otra especie de productos o cosas, con los cuales no tenga una relación de genericidad o descriptividad, igual vocablo, al ser considerado como una expresión de fantasía, podría, si es suficientemente distintivo, servir como signo marcario.

Valga como ejemplo la expresión AZUCAR, que no sería aceptable como marca del producto edulcorante al cual denomina pero si para distinguir prendas de vestir para damas. Al respecto puede consultarse en el Proceso 10-IP-97), ya citado. En similar sentido el Tribunal ha dicho que se "( ) considera que una expresión puede ser aceptada como marca siempre que no tenga 'una estrecha relación con los bienes o servicios que pretende designar.

De todas maneras cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en signos débiles que -por ser factibles de utilizarse en diversos productos- afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos'".

(Proceso 10-IP-97, ya citado)." A diferencia de los signos genéricos, que nombran al producto o servicios que se busca distinguir en el mercado, los signos evocativos sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

En este sentido, el signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. Los signos evocativos no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio debe realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

SEGUNDO: No son registrables los signos genéricos de bienes o servicios, cuando se refieren, precisamente, al producto o servicio que intenten distinguir.

TERCERO: Los signos evocativos son aquellos que sugieren ciertas cualidades, características, efectos en relación al producto/servicio, o al producto/servicio mismo que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA