PROCESO 063-IP-2007 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 4 y 17 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente interno Nº 2003-OO156. Actor: ELI LILLY AND COMPANY.

Asunto: “Patente de Invención: Benzotifenos, formulaciones que los contienen y métodos”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 15 días del mes de agosto del año dos mil siete. VISTOS. El Oficio Nº 389, de 7 de marzo de 2007, recibido en este Tribunal el 23 de abril de 2007, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 14, 18 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2003-0156.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 06 de junio de 2007. 1. Las partes. Demandante: ELI LILLY COMPANY AND COMPANY Demandada: La Nación Colombiana a través de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. 2.

Determinación de los hechos relevantes 1. Hechos. El 21 de marzo de 1997, la sociedad ELI LILLY AND COMPANY presentó una solicitud de patente ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para la invención “Benzotifenos, formulaciones que los contienen y métodos”. Mediante Concepto Técnico Nº 621 de 15 de mayo de 1997, la División de Nuevas Creaciones requirió al solicitante para que se pronunciara con respecto al primer examen de forma, en el cual se requería el arte final de la figura característica de la solicitud, ajustar la reivindicación 12 de la solicitud ante una objeción de ausencia de unidad de invención, allegar las traducciones de las solicitudes sobre las cuales se reivindicaba la prioridad y por último, llevar a cabo la conversión de unidades al sistema internacional.

Dicho requerimiento fue atendido mediante el memorial radicado el día 15 de agosto de 1997, dentro del término legal. En respuesta a los argumentos presentados frente al examen de forma, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, profirió concepto técnico Nº 1461, de 21 de diciembre de 1998, mediante el cual comunicó las conclusiones de un segundo examen de forma, rechazando la reivindicación 12 y ordenando la publicación de la solicitud.

Siguiendo con el trámite, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, emitió el Examen de Fondo, el 19 de julio de 2001, estableciendo objeciones de novedad y nivel inventivo frente a la patentabilidad de la solicitud, con base en la existencia de las anterioridades US 5447941, US 5494920, US 5510370, COL 94 032770, US 4418068 y las divulgaciones contenidas en el libro “Remington Farmacia”, Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires, 1995.

En el mismo informe, la Superintendencia de Industria y Comercio objeta las reivindicaciones 9 a 11, argumentando que pretenden reclamar un método terapéutico, lo cual está expresamente excluido de patentabilidad por el artículo 20 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Examen de Fondo fue contestado por el solicitante de manera oportuna el 9 de octubre de 2001, en el cual se señalaron los argumentos por los que la solicitud de patentabilidad gozaba de novedad y de nivel inventivo.

La Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 43916, de 26 de diciembre de 2001, procedió a negar la totalidad de las reivindicaciones argumentando que las mismas no cumplían con el requisito de novedad, ni con el nivel inventivo ya que “en el presente caso, es claro que el objeto reivindicado no es nuevo porque está comprendido en el estado de la técnica y por ende no puede ser patentado, pues realizado el estudio técnico comparativo entre el objeto de la solicitud y lo mencionado en las anterioridades, se encontró que este ya era conocido desde antes de la fecha de la prioridad reivindicada”; de igual manera en lo que se refiere al nivel inventivo la Superintendencia de Industria y Comercio señaló que: “en el presente caso particular, una vez evaluada la solución propuesta con respecto al estado de la técnica, con base en las pruebas encontradas (anterioridades), se determinó que no implica novedad, ni actividad inventiva, todo lo cual se sustentó con razonamientos técnicos en el examen de fondo”.

Por tal motivo, ELI LILLY AND COMPANY interpuso Recurso de Reposición el 18 de febrero de 2002 contra la Resolución 43916, solicitando que se revocara la decisión de negar la patente y en su lugar se procediera a conceder el privilegio solicitado para las reivindicaciones que cumplían los requisitos de patentabilidad. Según la actora, las reivindicaciones de la presente solicitud habían sido modificadas y reenumeradas según sugerencia de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia durante el traslado para dar contestación al examen de fondo.

Sin embargo, por un error, el capítulo reivindicatorio modificado no se anexó al memorial de respuesta y por tanto, dichas modificaciones no habían sido consideradas por la administración. Teniendo en cuenta lo anterior, aprovechó la oportunidad del recurso de reposición para corregir el error mencionado y se adjuntó el capítulo reivindicatorio faltante con las modificaciones pendientes.

Con posterioridad a la interposición del recurso de reposición, se radicaron 2 memoriales. El primero de ellos, el 16 de julio de 2002, y el segundo, el 24 de octubre de 2002. Mediante el primero se ejerció la facultad prevista en el artículo 34 de la Decisión 486 y se realizaron modificaciones al capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente, fusionándose las reivindicaciones 1 y 3 que reposaban en el expediente administrativo, según versión presentada el 18 de febrero de 2002, junto con el recurso de reposición y procediéndose a la renumeración de las mismas.

Mediante el segundo escrito, se ponía en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el hecho de que bajo número de registro US 6.458.811, de 1 de octubre de 2002, una patente para el mismo concepto inventivo reivindicado en la solicitud objeto de este litigio había sido otorgada por la oficina de patentes de los Estados Unidos de América.

Mediante Resolución 35676, de 6 de noviembre de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia resolvió el Recurso de Reposición planteado por ELI LILLY AND COMPANY, en lo relativo a los requisitos de patentabilidad, en la cual se cita como norma aplicable el artículo 18 de la Decisión 486, el mismo que versa exclusivamente sobre los requisitos del nivel inventivo.

Adicionalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia acepta las modificaciones presentadas al capítulo reivindicatorio, junto con el Recurso de Reposición el 18 de febrero de 2002. No obstante lo anterior, la Administración confirma, con base en la objeción de nivel inventivo, la decisión contenida en la Resolución 43916 y deniega el privilegio de patente para la totalidad de las reivindicaciones pendientes según versión del 18 de febrero de 2002, sin pronunciarse en forma alguna sobre las modificaciones presentadas el 16 de julio de 2002 (pliego de reivindicaciones), ni sobre memorial de 24 de octubre de 2002. 2.2.

Fundamentos de la Demanda. La actora fundamenta que la violación de la Ley, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, proviene de una errónea interpretación y aplicación del artículo 18 de la Decisión 486. También argumenta la configuración de la violación del artículo 14 de la Decisión 486, la cual ordena a los Países Miembros a conceder patentes para inventos que en efecto cumplan con los tres requisitos allí establecidos, entre los cuales se encuentra el nivel inventivo.

De otra parte, señala, que se configura en este caso una violación del artículo 34 de la Decisión 486, al no permitir la administración, la modificación de la solicitud durante todo el procedimiento. Por último, agrega que las resoluciones acusadas comportan la violación del artículo 29 de la Constitución Política que establece en su parte pertinente que “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas” y en consecuencia, también de los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo, artículos que hacen relación a la “Adopción de decisiones” y sobre el “Contenido de la Decisión”.

En este sentido, alega la nulidad de la resolución administrativa, al no poder desvirtuar la administración el nivel inventivo de la solicitud presentada, la cual posee solución técnica inesperada y características propias que le brindan dicha calidad. 3. La contestación de la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, entre los argumentos de su defensa, en lo relativo a “la presunta violación del artículo 34 de la Decisión 486”, anota que con respecto a este punto es claro que la modificación presentada el 16 de julio de 2002, no es sustancial con respecto al capítulo reivindicatorio anterior, es decir, el presentado el día 18 de febrero de 2002; por cuanto se sigue tratando del mismo compuesto químico.

Agrega que no es de recibo la argumentación de la parte demandante sobre la presunta violación de la norma comunitaria en cita, al negar el privilegio de patente para el objeto de la solicitud 97-15459. Sobre la presunta violación del artículo 14 de la Decisión 486, se señala que la normatividad supranacional contenida en la Decisión 486, en su artículo 141, consagra que los Países Miembros de la Comunidad Andina otorgarán patentes para las invenciones siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

La patente de invención solicitada se relaciona en general con “una forma mejorada de una agente promisorio que está siendo evaluado, Inter. Alia, para el tratamiento de la osteoporosis”. Sobre este mismo punto expresa que, es claro que la normatividad supranacional contenida en la Decisión 486 vigente en su artículo 14 consagra que los Países Miembros de la Comunidad Andina otorgarán patentes para las invenciones siempre que sean novedosas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial; en este sentido y contrariamente a lo afirmado por la parte demandante según se desprende de las actuaciones administrativas contenidas dentro del expediente Nº 97- 15459, el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención. Como consecuencia de lo anterior y habida cuenta que la solicitud de patente en mención y las reivindicaciones obrantes en el expediente 97- 15459 adolece de uno de los requisitos establecidos en el artículo 14 de la Norma Comunitaria, existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la Oficina Nacional Competente procediera a denegar la patente de invención solicitada por la sociedad ELI LILLY AND COMPANY, al no reunirse el requisito de nivel inventivo.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, basándose en el Oficio Nº 389, de 7 de marzo de 2007, recibido en este Tribunal el 23 de abril de 2007, mediante e cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación de oficio de los artículos 1, 4 y 17 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena; más no de los artículos 14, 18 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no encontrarse vigentes a la fecha de presentación de la solicitud.

El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Decisión 344. “(…) Artículo 1. Los Países Miembros otorgarán patentes para las inversiones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

(…) Artículo 4. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. (…) Artículo 17. El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada.

El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de la publicación, la transformación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto. (…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable al caso de autos, es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia, se rigen por la nueva norma.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido citados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.

(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 332, de 30 de marzo de 1998). Así, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de concesión de una patente ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que ya han sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD (NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO Y APLICACIÓN INDUSTRIAL). El NIVEL INVENTIVO. PATENTABILIDAD DE METODOS TERAPÉUTICOS. Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el artículo 1 de la Decisión 344, y desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legislativo.

Según lo dispuesto por el artículo 1 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. De la novedad de la invención: El artículo 2 de la Decisión 344 dice: “Una invención es nueva cuando no se encuentra comprendida en el estado de la técnica”; en el ordenamiento andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, que comprende el estado de la técnica a nivel mundial.

A la pregunta qué se entiende por invención, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria; lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Proceso Nº 07-IP.2005.

Patente de Invención: “PROTECTOR DERMATOLÓGICO. GEL PARA QUEMADURAS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1203, de 31 de mayo de2005). Ahora, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento, y “en aplicación de lo expresado, el Tribunal ha sostenido que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia.” (Proceso 49-IP-2005.

Patente: “AFEITADORA DE SEGURIDAD”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1203, de 31 de mayo de 2005). Sobre el requisito de la novedad señala la doctrina: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” (ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL”.

Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recogiendo criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad ha concluido: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.” b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad.” “( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.” c) “Carácter Universal de la Novedad” “( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.” “( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.” d) “Carácter público de la novedad.” “( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”.

(Proceso N° 07-IP-2004. Interpretación prejudicial de 17 de marzo de 2004). CABANELLAS, Guillermo “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Pág. 702 a 704). Concretando aún más el concepto de novedad como requisito de las invenciones, este Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente, de la siguiente manera: “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344.

La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963.

(Bercovitz, Alberto, "PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA", en Revista del Derecho Industrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321).” (Proceso Nº 1-AI- 1996. Sentencia de 30 de octubre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 234, de 21 de abril de 1997). Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.” Proceso 12-IP-1998.

Patente: “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULOSA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 428, de 16 de abril de 1999. Del nivel inventivo: El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

(Proceso Nº 12- IP-98, ya citado). Ahora bien, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344 resulta pertinente definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de, consecuencialmente, determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es “que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad”.

Mientras que lo evidente “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”[1]. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.

De la susceptibilidad de aplicación industrial: Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la norma comunitaria que se interpreta.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.

3. PATENTABILIDAD DE METODOS TERAPÉUTICOS. El artículo 6, literal f) de la Decisión 344 excluye de la patentabilidad los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal. En lo relativo a los métodos de diagnóstico es necesario acudir a las definiciones técnicas que los especialistas traen sobre la materia para medir el alcance de esta excepción. El profesor Manuel Illescas sobre el punto señala: “en efecto, la exclusión de patentabilidad a los métodos de diagnóstico y de tratamiento quirúrgico o terapéutico, del cuerpo humano o animal, viene de la estricta aplicación de este criterio.

Se considera, en la mayoría de las legislaciones, que la actividad de diagnosticar, operar y tratar (sanar) un cuerpo enfermo, es una actividad intelectual inherente a un profesional sanitario, y por lo tanto no tiene aplicación industrial ( ).” (La Patente Farmacéutica, Instituto de Derecho y Etica Industrial, pág. 63). La doctora Alicia Amaro examinadora de Patentes de la Oficina Europea de Patentes, expresa que para la Cámara de Recursos de esa Organización “el término terapéutico se refiere al tratamiento de una enfermedad, tomado en el sentido general o más particularmente, a un tratamiento curativo, así como al alivio de los síntomas de dolor y sufrimiento”.

Es interesante para el caso referirse a la Decisión T 36/83 de la Cámara de Recursos en la que se estableció que “la utilización cosmética de un producto que también tiene una utilización terapéutica era patentable, ya que el solicitante había reivindicado únicamente el uso cosmético del producto”; la misma Cámara en otra Decisión (T 144/83) llegó a sostener que “la administración de un compuesto químico supresor del apetito puede ser considerado como causante de los dos efectos: “( ) tratamiento cosmético, ya que se considera que el motivo predominante para perder peso es sólo la mejora de apariencia física, y/o curar la obesidad (tratamiento terapéutico).

Si la invención puede tener ambos efectos, y en las reivindicaciones no está especificado que el efecto deseado es el cosmético, se consideran ambos efectos, y por tanto como no patentable (T 290/86). En la práctica, cuando no está completamente claro si el efecto del tratamiento con un producto químico es de naturaleza cosmética o terapéutica, se pide al solicitante que después del tratamiento introduzca la palabra “cosmético” ( )”.

(subrayado es del Tribunal). Para este Tribunal la doctrina anterior permitiría deducir un criterio de aplicación para los casos en que un producto sirva a la vez propósitos terapéuticos y no terapéuticos, para concluir que tal producto sería patentable en la medida en que el elemento no terapéutico prevalezca en su utilización y siempre que sea este elemento el que se pretenda reivindicar.

Naturalmente el juicio definitivo sobre la patentabilidad dependerá del riesgo que sobre la salud de las personas pueda tener el invento. Por último es importante anotar el criterio de Manuel Pachón Muñoz, en su Manual de Propiedad Industrial (pág. 22, Ed. Temis) que considera como métodos terapéuticos o quirúrgicos a los que buscan prevenir o evitar las enfermedades a través de la medicina, la veterinaria o la cirugía, "y no comprende la prevención, curación o diagnóstico por la farmacia".

Sobre los métodos de diagnóstico, los define como "el arte de descubrir enfermedades". Esta prohibición no comprende a los aparatos utilizados para los tratamientos quirúrgicos o de diagnóstico de enfermedades, "ya que ellos son productos con aplicación industrial y sucede con un aparato de rayos X, o una máquina que haga exámenes bacteriológicos".

El profesor José Antonio Gómez Segada al definir los procedimientos terapéuticos desde el campo de las patentes, los considera “como aquellos que implican un tratamiento del cuerpo humano o animal con cualquier medio que no tenga carácter quirúrgico con el fin de restablecer o mantener la salud”. (“Falta de patentabilidad de los procedimientos terapéuticos”, Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, CEFI, Nº 12, pág. 22) Cita asimismo las directivas de la Oficina Europea de Patentes, en las que se indica que la terapia “supone la curación de una enfermedad o de un disfunsionamiento orgánico y comprende los tratamientos profilácticos, como por ejemplo la inmunización”.

4. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE. La solicitud de patente es el acto jurídico por el cual el inventor, sus cesionarios o causahabientes, requieren del Estado el otorgamiento de un derecho de explotación exclusiva sobre una invención o un modelo de utilidad, por un período de tiempo limitado (20 años para las primeras y 10 para los segundos, conforme a la normativa vigente).

Constituye por tanto el primero de los pasos que deben seguirse y el presupuesto necesario para iniciar el procedimiento de concesión de la patente. Si bien el invento objeto de la solicitud de patente debe encontrarse concluido al momento de presentarse ante la Oficina Nacional Competente —y en tal sentido debe ser susceptible de aplicación industrial— ello no obsta para que el peticionario pueda modificarla, motu proprio o a instancia de la autoridad administrativa, en cualquier estado del trámite.

En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Decisión 344, el peticionario de una patente puede modificar su solicitud, redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o en fin reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial.

Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente. En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.

En un plano estrictamente doctrinario, sin embargo, se admite que “en el recurso administrativo, el administrado puede invocar, en apoyo a su demanda, cualquier motivo: un motivo jurídico (puede señalar a la administración un error de derecho o de hecho que hace ilegal la decisión), pero también razones de oportunidad; puede incluso apelar a la buena voluntad de la administración. El recurso contencioso —en cambio— sólo puede fundamentarse en la violación del derecho” (RIVERO, Jean, Derecho Administrativo, traducción de la 9ª edición francesa por el Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela, 1984).

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de patente.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

TERCERO: Según el artículo 6, literal f) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no son patentables los métodos terapéuticos o quirúrgicos relativos al tratamiento de una enfermedad o a un tratamiento curativo, así como el alivio de los síntomas de dolor o sufrimiento.

CUARTO: La modificación a la solicitud de patente puede efectuarse en cualquier estado del trámite en los términos de la Decisión 344, y dependerá de lo dispuesto por el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se realice al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

Vigésima Segunda Edición. Madrid – España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y 1089.