PROCESO 90-IP-2007 — Comunidad Andina

PROCESO 90-IP-2007 Interpretación prejudicial del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, de los artículos 134 y 136 literal a) de la misma Decisión. Marca: KLEAR.

Actor: PROCAPS S.A. Proceso interno Nº 2004-00065. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil siete. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 135 literal e) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-00065;

El auto de 29 de agosto de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 925, de 22 de mayo de 2007, recibido en este Tribunal el 15 de junio de 2007, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: PROCAPS S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. b) Hechos El 30 de julio de 2002, la sociedad PROCAPS S.A. presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo KLEAR (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 525, de 28 de febrero de 2003; presentó oposición la sociedad ITAL QUÍMICA LIMITADA sobre la base del registro de su marca CLEAR EYES registrada, también, para la Clase 5. Por Resolución Nº 19574, de 15 de julio de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada y negó el registro del signo KLEAR.

La División de Signos Distintivos consideró que “la marca objeto de la solicitud ésta (sic) comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 (…)”. Sobre la oposición argumentó: “Por lo cual, la oficina competente sólo podrá tener en consideración aquellas oposiciones en las cuales se acredite un interés legítimo al momento de su presentación, es decir, que en el escrito de oposición se manifieste los derechos que se estarían vulnerando2 (sic), de concederse el registro solicitado y esta manifestación coincida con la realidad registral y comercial.

Revisado el expediente y los registros de la Propiedad industrial, no se encontró ni solicitud ni registro de marca a nombre del opositor en la que se pueda basar la aplicación de la causal en estudio y por lo tanto no existe interés legítimo para presentar la oposición. En efecto revisados los registros de la propiedad en busca del antecedente que se alega en la oposición, aparece que el titular de la marca ‘CLEAR EYES’ (nominativa) clase 5 certificado (…) no es la opositora ‘Ital (sic) Química (sic) Ltda., sino el señor Tineke Stol Tersani.

Luego esta oficina no tendrá en consideración los fundamentos de la oposición presentada por falta de interés legítimo de la misma al momento de presentar la oposición, pues el titular del registro no es la sociedad opositora.” Contra dicha Resolución, la sociedad PROCAPS S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien, mediante Resolución Nº 24694, de 29 de agosto de 2003, confirmó la decisión contenida en la resolución impugnada.

El segundo, fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien, mediante Resolución Nº 27947, de 29 de septiembre de 2003, confirmó, también, el contenido de la Resolución Nº 19574, quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda presentada por la Sociedad PROCAPS S.A. Conforme al escrito de la demanda la actora argumenta sobre el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 “(…) que se violó por indebida aplicación la norma transcrita, se impone precisar, sin dubitación, si KLEAR es o no un signo de los comprendidos en ella o en palabras de la accionada: DESCRIPTIVO”.

Después de citar la definición que da la Real Academia de la Lengua Española sobre lo descriptivo dice: “Ciertamente, el signo KLEAR no da cabal idea de los productos de la Clase 05 Internacional ni explica sus distintas partes, cualidades o circunstancias. Entre otras cosas, porque, como lo aceptó la Superintendencia de Industria y Comercio no se trata de una expresión exclusivamente descriptiva, se trata de una palabra que no tiene significado o definición en ningún diccionario.

Lo que sería suficiente para acceder a su registro.” Considera que: “KLEAR” no es denominación usual de productos de la Clase 05 Internacional ni de una característica o cualidad esencial o circunstancial de los mismos” y que “KLEAR” no designa ninguna especie, calidad, cantidad o destino de productos de la Clase 05 Internacional (…)”. También dice que: “(…) ‘KLEAR no comunica directamente a los consumidores la identidad genérica o especial o características esenciales, intrínsecas o extrínsecas, de productos de la Clase 05 Internacional.

Tampoco, es un signo del que requieran los empresarios para fabricar o comercializar tales productos. Así, pues, no está incurso en la causal de irregistrabilidad absoluta aducida por la parte aquí pasiva”. Igualmente se refiere al significado de la palabra “CLEAR” en ingles; y su relación con el signo “KLEAR” que pretende registrar la sociedad demandante, destacándose lo siguiente: “En lo que toca a la afirmación de la Superintendencia de industria y Comercio de que el significado de CLEAR es ampliamente conocido por los consumidores de la Clase 05 Internacional, la consideramos tanto o mas equivocada que la de que KLEAR es un signo descriptivo, porque no es cierto que signifique “LIMPIAR”, como erradamente lo sostuvo realmente no aparece en ningún diccionario.

Pero lo que es más grave tampoco CLEAR significa o se puede traducir como LIMPIAR, la traducción de este último signo que no es el solicitado a registro es claro, transparente, limpio, libre y despejado. Así las cosas, podemos aseverar que ni siquiera los funcionarios de la accionada habitualmente usan el signo KLEAR como descriptivo de las cualidades esenciales de productos de la Clase 05 internacional (…).

La marca – en Español- claro, transparente o limpio en un producto de la Clase 05 Internacional, puede catalogarse, a lo más, como evocativa, pero no descriptiva. La marca KLEAR para cualquier de estos productos, bien puede catalogarse como arbitraria o caprichosa, por ende, absolutamente registrable”. Argumenta también, que se violó el artículo 150 de la misma Decisión 486, ya que la Superintendencia “(…) hizo un análisis, es cierto, pero no de fondo, la ocasión, ameritaba un disciplinado y riguroso estudio que agotara cada una de las hipótesis posibles, que se constituyera en la motivación de su decisión, al no hacerlo violentó el contenido del artículo 150 (…) constituyéndose su resolución en acto ilegal por falsa motivación “(…)” d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio Da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en la violación de normas legales o comunitarias” cuando la Superintendencia negó “el registro de la marca ‘KLEAR’ (nominativa), para distinguir productos de la clase 5 de la nomenclatura vigente, por encontrarse incursa en la causal (sic) irregistrabilidad del artículo 135 literal e) prevista en la norma Comunitaria”.

Sobre la descriptividad del signo “KLEAR” o “CLEAR” (nominativo), manifiesta que “(…) se encuentra incurso en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que para efectos fonéticos es el mismo ‘CLEAR’, así se le hubiere cambiado la consonante ‘C’ por la ‘K’, su pronunciación es ‘CLEAR’ y cuya traducción al español de esta expresión es ‘LIMPIAR-LIMPIO’ siendo así que el consumidor se informa de manera directa de una de las características de los productos que pretende distinguir, y precisamente para productos veterinarios un antiparásito lo que hace es ‘LIMPIAR’ ‘CLEAR’ ‘KLEAR’ de parásitos los animales a quienes les aplica ”(…)” Sostiene que la Superintendencia “(…) no encontró que el signo ‘KLEAR’ fuere confundible con la marca registrada CLEAR EYES, pues precisamente su estudio se realizo frente a la parte distintiva de los signos, excluyendo por lo tanto las partes descriptivas de los mismos, quedando EYES de la marca registrada como expresión descriptiva como es KLEAR o CLEAR, para distinguir productos comprendidos en la clase 5 internacional.

En el evento en que se concediera el registro como marca de la expresión ‘KLEAR’ (nominativa), (…), se imposibilitaría que frente a los terceros competidores utilizaran esta denominación descriptiva, con el objeto de identificar una naturaleza o característica de esos productos”. Agrega que “(…) el hecho de que la sociedad actora hubiera alterado la grafía de la expresión en ingles CLEAR (limpiar), descriptiva para distinguir productos de la clase 5 internacional, por el del signo solicitado a registro KLEAR (nominativa), de ninguna manera le da la distintividad necesaria para ser registrada como marca (…).

Adicional a la anterior afirmación, el signo KLEAR, tampoco cuenta con elementos adicionales que desvirtúen su descriptividad, y que por lo mismo tanto, al ser estudiado en su conjunto lo hagan distintivo para ser registrado como marca”. Respecto a las oposiciones dice que se realizó el examen de registrabilidad “(…) para negar el registro como marca del signo ‘KLEAR’ (Nominativa) (sic), no por ser confundible con la marca registrada ‘CLEAR EYES’ (Nominativa), si no por ser descriptiva de los productos de clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, que pretende distinguir.”

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 135 literal e) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo KLEAR (nominativo) fue el 30 de julio de 2002, es decir en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante, se interpretará el artículo 150 de la mencionada Decisión y, de acuerdo a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, se procede igualmente a la interpretación, de oficio, de los artículos 134 y 136 literal a) de la misma Decisión 486.

No se interpretará el artículo 135 literal e) por no ser aplicable al caso concreto. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…) “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”.

Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial con base a una aplicación jurisprudencial al caso concreto 1. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C Nº 1403, de 25 de septiembre de 2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, emitida para la causa interna Nº 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo KLEAR (denominativo), cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2.

Marcas denominativas Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 49-IP-2007, de 11 de abril de 2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1525, de 26 de julio de 2007, marca: CHIP’S, dentro del proceso interno Nº 3686-97-L.Y.M. Sin embargo el Tribunal aclara que, las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas recomendadas por la doctrina para la comparación marcaria y, prestará especial atención al concepto emitido en el sentido de que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

En el proceso 49-IP-2007, citado, se encuentra la siguiente cita doctrinaria de Fernández Novoa en torno a la comparación de marcas denominativas: “(…) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “(…) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” (FERNÁNDEZ Novoa, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A., España, 1984. Págs. 199 y SS.) 3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitido en la causa interna Nº 2002- 00270.

Tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre el signo KLEAR (nominativo) y la marca CLEAR EYES (nominativa). 4.

Conexión competitiva Este Tribunal, también, exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 85-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: TERRA+GRAFICO, emitida para la causa interna Nº 2433-2003, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios. En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además, de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. 5.

De la motivación de actos administrativos en la Comunidad Andina Se insta al Tribunal Consultante a observar este tema por cuanto parte de los alegatos que fueron invocados por la sociedad demandante, es la falsa motivación del acto administrativo, por lo que el consultante debe tomar en cuenta los criterios vertidos por este Tribunal Comunitario en la interpretación prejudicial 58-IP-06, aprobada el 24 de mayo de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1370, de 14 de julio de 2006, marca: GUDUPOP (denominativo).

El Tribunal recalca que, como principio de actuación de la administración pública se encuentra el de la debida motivación de los actos administrativos, lo que conlleva el desarrollo del principio de transparencia, esto significa que las decisiones contenidas en los diversos actos administrativos deben mostrar las razones que las soportan, ya que esto garantiza el derecho que tienen los destinatarios de la norma de poder controvertir la decisión. El Tribunal, en la interpretación prejudicial mencionada, ha dicho lo siguiente: “La motivación es una formalidad sustancial de todo acto proveniente de la administración y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

Los actos administrativos deben exponer las razones de hecho y de derecho que han generado la toma de una decisión, esto permitirá que quien se sienta afectado por los efectos producidos por un acto de la administración, tenga la posibilidad de debatir ante el órgano judicial que corresponda.” “La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación.” En el mismo sentido, este Tribunal se ha expresado de la siguiente forma: “( ) la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto.” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c /Comisión, as 1/69.

Rec. 277. Cit. en: Interpretación prejudicial N° 04-AN-97)”[6]. (Proceso 35-IP-2005. Interpretación prejudicial del 28 de abril de 2005)”.

6. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS Y OTROS PRODUCTOS INCLUIDOS EN LA CLASE 5 DE LA CLASIFICIACÓN INTERNACIONAL DE NIZA. Como quiera que el signo “KLEAR” pretende amparar un producto comprendido en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca CLEAR EYES se encuentra registrada para proteger los productos de la clase 5, es pertinente, tratar el tema de las marcas farmacéuticas.

El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.

Al Respecto, se solicita al Juez Consultante que se remita a las siguientes providencias ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • 172-IP-2005, de 25 de noviembre de 2005. Marca: “TWINVAX”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1289, de 26 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2001- 0351. • 34-IP-2006 de 31 de abril de 2006.

Marca: “OARTIN”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1348, de 30 de mayo de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00465. El demandante en su escrito observa que el signo KLEAR se solicitó solo para amparar productos farmacéuticos de la clase 5 sin hacer una distinción exacta de los productos.

En este sentido el análisis de registrabilidad de una marca farmacéutica debe ser riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, que de encontrar similitud con marcas que protegen productos de la clase 5 aunque no sean fármacos de aplicación médica podría causar riesgo en la salud, como por ejemplo algunos cosméticos, insecticidas, herbicidas, entre otros por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera minuciosa y diligente tal riesgo para la salud humana y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas recomendadas por la doctrina para la comparación marcaria y, prestará especial atención al concepto emitido en el sentido de que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos integrantes y teniendo en cuenta, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos.

QUINTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos que pertenecen a la clase 5, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

SEXTO: El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.

El demandante en su escrito de demanda en el proceso interno argumentó que el signo KLEAR (nominativo), aunque se solicita solo para productos farmacéuticos, el Juez Consultante deberá tener en cuenta los siguientes criterios: El análisis de registrabilidad de una marca farmacéutica debe ser tan riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, que de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la clase 5 aunque no sean farmacéuticos, podría causar riesgo en la salud, tales como insecticidas y herbicidas; por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien, los productos farmacéuticos sean estos de consumo humano o no pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de tales productos, no lo es menos que a pesar de lo anterior el público consumidor puede caer en confusión, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase.

Es muy posible que al ser confundibles o idénticas marcas que amparan fármacos de consumo humano, el consumidor que, por alguna razón tiene a su alcance los productos, pueda caer en un error, que podría convertirse en fatal para su salud. En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad.

SEPTIMO: El Tribunal recalca que, como principio de actuación de la administración pública se encuentra el de la debida motivación de los actos administrativos, lo que conlleva el desarrollo del principio de transparencia, esto significa que las decisiones contenidas en los diversos actos administrativos deben mostrar las razones que las soportan, ya que esto garantiza el derecho que tienen los destinatarios de la norma de poder controvertir la decisión.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2004- 00065, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA