PROCESO 073-IP-2007 Interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, e interpretación de oficio del artículo 134 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente interno No. 2003-00270 01. Actor: SCHWAN STABILO COSMETICS GMBH & CO. Marca: “Figura de un Cisne + COSMETICS”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de octubre del año dos mil siete. VISTOS. El Oficio Nº 1543, de 25 de septiembre de 2006, recibido en este Tribunal el 14 de mayo de 2007, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión del Comunidad Andina, con motivo del proceso interno No. 2003-00270 01.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 27 de junio de 2007. 1. Las partes. Demandante: SCHWAN STABILO COSMETICS GMBH & CO.

Demandada: La Nación colombiana, por intermedio de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2. Determinación de los hechos relevantes. El 6 de septiembre de 2001, la sociedad SCHWAN-STABILO COSMETICS GMBH & CO., solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro del signo mixto “FIGURA DE UN CISNE + COSMETICS”, para distinguir productos de la Clase Internacional de Niza Nº 5.

Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 515, de 29 de abril de 2002, según número de publicación Nº 96; contra la que no se presentaron oposiciones. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante Resolución 30105, de 20 de septiembre de 2002, resuelve denegar el registro del signo solicitado, por considerar que la expresión COSMETICS era descriptiva, aplicando el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Contra esta Resolución, SCHWAN-STABILO COSMETICS GMBH & CO., interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación argumentando que “la marca (sic) que se pretendía registrar estaba formada por la figura de un cisne y la expresión COSMETICS y que por lo tanto no consistía exclusivamente en la expresión COSMETICS y que, por tal razón, no era descriptiva y por tanto no era aplicable la norma citada”.

Mediante Resolución Nº 41149, de 23 de diciembre de 2002, se resolvió el Recurso de reposición y se confirmó lo resuelto por la Resolución Nº 30105, de 20 de septiembre de 2002, y el Recurso de apelación fue resuelto dentro de la misma línea de razonamiento por medio de la Resolución Nº 00902, de 20 de enero de 2003, la cual confirmó la Resolución Nº 30105 y declaró agotada la vía gubernativa.

Con fecha 18 de junio de 2003, SCHWAN-STABILO COSMETICS GMBH & CO, presenta acción de nulidad y restablecimiento del derecho, basándose en la violación del artículo 135 literal e) de la Decisión 486.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el Oficio Nº 1543, de 25 de septiembre de 2006, remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, procede la interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión del Comunidad Andina, y de oficio del artículo 134 del mismo cuerpo legal.

El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

(…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos de un signo para ser registrado como tal y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1121, de 28 de septiembre de 2004).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el articulo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona.

Prevé, asimismo, que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo solicitado “FIGURA DE UN CISNE + COSMETICS” cumple con los requisitos del artículo 134, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136, de la referida Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS DESCRIPTIVOS. Conforme lo establece la Decisión 486 en su artículo 135, literal e), un signo no puede ser registrado si éste “consiste exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

Signos Descriptivos El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que está destinado a amparar y, se caracteriza por informar acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. Esta clase de signo no cumple con el requisito de ser suficientemente distintivo, ya que se compone de una denominación que enuncia características comunes a otros productos o servicios del mismo género.

Los signos descriptivos no son susceptibles de ser registrados según la Normativa Comunitaria que se interpreta. La descriptividad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate, en lo que a marcas se refiere, se identifica a la denominación descriptiva cuando se pregunta ¿cómo es? y, en relación con el producto o el servicio de que se trate, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Una expresión que es descriptiva respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto al de su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se emplea. A los efectos de impedir el registro, la descripción del objeto o del servicio amparados por un signo o una denominación, debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o el servicio protegido por élla.

3. REGISTRABILIDAD DE SIGNOS EVOCATIVOS. Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo. Los signos sugestivos o evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio; el consumidor, para identificar o relacionar al producto amparado por una marca, deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguidos por aquélla.

No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la Autoridad Nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados.

Por otra parte, la jurisprudencia sostiene, según lo establecido por el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, que un signo puede alcanzar aptitud distintiva en relación con el producto o el servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, constituirse en registrable.

4. DISTINTIVIDAD EN SIGNOS MIXTOS. Finalmente, la prohibición que establece el artículo 135 literal e) se refiere a signos que estén conformados “exclusivamente” por denominaciones o elementos descriptivos. Por lo tanto, al contener un signo mayores elementos que le brindan distintividad suficiente para acceder a registro, no sería aplicable tal prohibición. Esto se ve de forma clara en marcas denominativas compuestas.

En el caso de marcas figurativas, éstas pueden estar comprendidas también exclusivamente por elementos descriptivos, siempre que plasmen clara e indubitablemente la característica del producto/servicio que se desea distinguir con el signo, y que el gráfico no contenga estilizaciones propias que le brinden distintividad suficiente al mismo para acceder a registro.

Tratándose de marcas mixtas, la indicación de “exclusivamente” que refiere la norma no permite que el signo en su conjunto plasme clara e indubitable la característica del producto/servicio que se desea distinguir. En este sentido, si el elemento denominativo del signo está comprendido exclusivamente por términos descriptivos, y el elemento gráfico sirve para afianzar la misma idea plasmada en el elemento denominativo, el signo sería irregistrable.

Sin embargo, si el elemento figurativo plasmare una idea diferente en forma distintiva, y aún así no fuese el factor tópico del mismo, el signo debería acceder a registro, aunque el elemento denominativo sea exclusivamente descriptivo. En este último caso, el elemento denominativo no sería objeto de protección exclusiva a favor del titular, sino lo sería el signo en su conjunto.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además de no estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos, por el hecho de designar directa y exclusivamente al consumidor o al usuario, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Tratándose de marcas mixtas, la indicación de “exclusivamente” que refiere la norma no permite que el signo en su conjunto plasme clara e indubitable la característica del producto/servicio que se desea distinguir.

TERCERO: Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio amparado o distinguido por aquel.

CUARTO: Como excepción a la prohibición de registro de un signo, éste podrá ser susceptible de ese registro como marca, si el solicitante de aquél lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o de los servicios a los cuales ampara.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA