PROCESO 107-IP-2007 Interpretación prejudicial de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 6 literal e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2002-0299. Actor: GLOBAL PAYMENT TECHNOLOGIES, INC. Solicitud de Patente: “SISTEMA FLEXIBLE DE RASTREO”.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de noviembre del año dos mil siete. VISTOS: El Oficio Nº 930, de 22 de mayo de 2007, recibido en este Tribunal el 29 de junio de 2007, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 14 y 15 literales a) y e), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2002-0299.
Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite el 15 de agosto de 2007. 1. Las partes. Demandante: GLOBAL PAYMENT TECHNOLOGIES, INC. Demandado: La Nación colombiana, por intermedio de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.
Determinación de los hechos relevantes. El 16 de mayo de 1997, COIN BILL VALIDATOR INC., solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, patente para la invención correspondiente a un SISTEMA FLEXIBLE DE RASTREO que se tramitó en el expediente número 97.026.669. Por auto 2748, de 19 de enero de 1998 la Jefe del Grupo Legal de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, puso en conocimiento de la solicitante el Concepto Técnico 899, de 11 de julio de 1997, concediéndole un plazo de 30 días hábiles para contestar las objeciones o complementar los antecedentes.
El Concepto Técnico concluyó que el título de la invención no reflejaba completamente el campo técnico con que se relacionaba la invención y por ello sugirió agregar la frase “DE CUENTAS PARA UNA MÁQUINA DE JUEGOS ANFITRIONA OPERADA CON DINERO”, ajustar el extracto de ésta, presentar los dibujos con su traducción del inglés y consignar todos los números de referencia descritos en la solicitud.
El 3 de marzo de 1998, dentro del término señalado por la administración, el apoderado de la peticionaria respondió las objeciones, cambiando el título de la invención por “SISTEMA FLEXIBLE DE RASTREO DE CUENTAS PARA UNA MÁQUINA DE JUEGOS ANFITRIONA OPERADA CON DINERO”, y modificando el capítulo reivindicatorio para dar mayor claridad al alcance de la invención sin ampliar la materia objeto de la solicitud, acompañó los extractos y tarjetas temáticas, el arte final y los dibujos requeridos.
El 23 de septiembre de 1998, presentó la documentación relacionada con la fusión por absorción de COIN BILL VALIDATOR INC, solicitante inicial, por GLOBAL PAYMENT TECHNOLOGIES INC., quien es la actual titular de la invención. Publicada la solicitud de patente, no se formularon oposiciones. Mediante oficio Nº 1410, de 10 de mayo de 2001, la Directora de Nuevas Creaciones notificó a la solicitante el EXAMEN DE PATENTABILIDAD efectuado según el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde concluyó que la invención no era patentable, pues se trataba de proteger, un software que permita realizar el seguimiento de la contabilidad de un grupo de máquinas de juego accionadas por monedas por medio de un portátil, lo que contraviene el literal e) del articulo 15 de la Decisión 486; y del otro, un plan económico-comercial, por que el objeto de la solicitud se dirige básicamente a un sistema de recuperación y manipulación de datos orientado a datos contables, o sea un plan económico comercial que contraviene el literal d) del articulo 15 de la misma Decisión. Se le otorgó un plazo de 60 días para responder las observaciones.
El 24 de septiembre de 2001, el apoderado de la actora respondió las observaciones, sustentando que el nivel inventivo de la patente incluyó nuevos capítulos descriptivos y reivindicatorios, subsanó las impresiones de la traducción y acreditó el pago de la tasa causada por la modificación de la solicitud. Por Resolución 36801, de 31 de octubre de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente para la solicitud, por considerar que según los literales d) y e) del artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no se consideran invenciones.
El 14 de diciembre de 2001, se interpuso recurso de reposición con fundamento en que no solamente se había presentado un nuevo capítulo reivindicatorio sustitutivo del original, si no que se demostró que el objeto de la invención no estaba excluido de patentabilidad, y que las razones esbozadas para negar el privilegio de patente de invención no describían ni sugerían la invención solicitada y por tanto, no le hacían perder el nivel inventivo.
Mediante Resolución Nº 04314, de 15 de febrero de 2002, se confirmó la Resolución Nº 36801, de 31 de octubre de 2001.
CONSIDERANDO
Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, no procede la interpretación de los artículos 14 y 15 literales d) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no haber estado vigente al momento de la solicitud. Por tanto, se interpretará de oficio, los artículos 1 y 6 literal e) de la Decisión 344.
El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “(…) Art. 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las inversiones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.
(…) Art. 6.- No se considerarán invenciones: d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico; (…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. REQUISITOS ESENCIALES DE PATENTABILIDAD.
En el ámbito de la doctrina, la invención ha sido considerada como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial, segunda edición, Editorial Civitas, 1993, p. 695). También ha sido definida la invención como una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria (OTERO LASTRES, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.
Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC). La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). En el caso de la invención de producto, el objeto inventivo se halla constituido por un cuerpo cierto, destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido satisfacer.
En cambio, en el caso de la invención de procedimiento, el objeto inventivo se halla constituido por una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado. Por su parte, el Tribunal ha dicho que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.
(Proceso 21-IP- 2000, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 631, del 10 de enero de 2001). A propósito de las invenciones, el ordenamiento comunitario ha optado por precisar, en los artículos 1 a 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos de patentabilidad, y por delimitar, en términos negativos, en los artículos 6 y 7 eiusdem, el concepto de patente.
En efecto, en lo que concierne a las invenciones, de producto o de procedimiento, el artículo 1 de la citada Decisión ha establecido que su patentabilidad se halla sometida a los siguientes requisitos: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Novedad La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.
Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado. Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.
Según el criterio de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla. En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: “(i) Reglas generales de interpretación;
(ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos; (vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita;
(xii) Posibilidad de puesta en práctica”. En cuanto al principio relativo a las “combinaciones en un documento anterior”, las Cámaras han precisado que “cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida”.
(Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001). Nivel inventivo De conformidad con el artículo 4 de la Decisión 344, una invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica.
El experto medio deberá poseer experiencia y estar provisto de un saber general en la materia técnica correspondiente, así como de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. A objeto de establecer si el requisito de nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, a juicio del experto medio, los conocimientos integrantes del estado de la técnica pueden conducir a la invención, es decir, si, con tales conocimientos, él habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.
Sin embargo, no podrá exigírsele que tenga en cuenta la totalidad de los documentos o de las solicitudes de patentes anteriores que no hayan sido publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su examen. La doctrina ha señalado que, “si bien dichas solicitudes se asimilan al estado de la técnica para enjuiciar la novedad, esta asimilación no debe llevarse a cabo para apreciar el nivel inventivo”.
(FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos; GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “La modernización del Derecho Español de patentes”. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 87). El Tribunal ha manifestado sobre el particular que “uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquélla, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.
(Proceso Nº 12-IP-98, PATENTE DE INVENCION: "COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA", publicado en la Gaceta Oficial Nº 428, del 16 de abril de 1999). Para analizar la existencia del nivel inventivo, procede hacer referencia ilustrativa al método adoptado por las Cámaras de Recursos, llamado “acercamiento problema-solución” (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: “a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos”.
(Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001). A partir de la decisión adoptada en el caso T-506/95, las Cámaras han establecido que el estado de la técnica más próximo es aquel que resulte más apropiado para alcanzar el objetivo logrado por la invención, y no únicamente aquel que contenga parecidos estructurales a la solución dada por la invención. A su juicio, el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.
Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración. Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, ob.cit.).
Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico ya haya sido resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.
Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras citadas, siempre a título referencial, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.
(Office européen des brevets, ob.cit.). En definitiva, lo que se pretende con el requisito del nivel inventivo es “dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (…)”.
(Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, ya citada). Susceptibilidad de aplicación industrial La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o en los servicios. (Proceso Nº 13-IP-2004, caso: SOLICITUD DE PATENTE: “TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI- 5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO, publicado en Gaceta Oficial Nº 1061, de 29 de abril de 2004).
II. DE LA NO PATENTABILIDAD DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR. Los artículos 6 y 7 de la Decisión 344 están correlacionados entre sí y, desde luego, también con el resto de la Decisión 344. El primero establece lo que no se considerará invención, mientras que el segundo se refiere a los inventos que no serán patentables. El artículo 6 considera la excepción a las reglas generales de patentabilidad indicando un listado de lo que “no se considera invenciones”.
La interpretación sistemática, funcional y teleológica del artículo 6º nos lleva a la clara conclusión, de que el listado en él establecido es lo que no se considera como "invenciones", es decir, es una norma de calificación, por la que se establece las excepciones a la calidad de inventos. Por tanto, sí se considerarán invenciones, en consecuencia, todo lo demás que no esté taxativamente dentro de las prohibiciones establecidas en él, cuando la creación observe los tres requisitos ya mencionados anteriormente.
El invento no sólo se limitará a la novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial, sino sobre todo al beneficio colectivo y el bien común, que es el espíritu y la filosofía de la propiedad industrial y del Acuerdo Subregional. El artículo 7 por su lado, define qué inventos a pesar de tener la calidad de tales “no serán patentables”.
En este orden de ideas, el artículo 6 en su literal d), establece que no se considerarán invenciones “los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico- comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico”. Los programas de ordenador o softwares están definidos por la Real Academia Española, en su vigésimo segunda edición (www.rae.es), como un “Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora”.
En este sentido, no procede la patentabilidad del programa de ordenador y su soporte lógico, de acuerdo con la prohibición planteada por la Decisión 344. Así, corresponde a la autoridad nacional competente determinar si la solicitud presentada corresponde a un programa de ordenador o soporte lógico, antes de determinar la procedencia de su patentablidad.
Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: La invención, de producto o de procedimiento, constituye una obra creadora que provee solución a un problema técnico, y que, al ser aplicada en el ámbito de la industria, procura la obtención de un resultado útil. La invención de producto se materializa en un cuerpo cierto destinado a dar satisfacción a una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido cubrir, mientras que la invención de procedimiento consiste en una serie de operaciones que inciden sobre una materia y se encaminan a la obtención de un objeto o de un resultado.
En todo caso, la invención deberá constituir un avance técnico significativo en el desarrollo de la industria. Segundo: La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.
Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicada. Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.
La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en la actividad productiva o de servicios. Tercero: La invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica.
El experto medio deberá hallarse provisto de experiencia, de un saber general en la materia técnica de que se trate, y de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.
No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendrá la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.
Cuarto: El artículo 6º de la misma Decisión, señala que no tienen calidad de inventos los taxativamente determinados en dicho dispositivo, entendiéndose que todo lo no establecido en el mismo, sí puede ser considerado invento siempre que cumpla con los requisitos fijados en la Decisión. En esta lista se encuentran el programa de ordenador y su soporte lógico, por lo que no procede su patentabilidad en virtud de lo dispuesto por la Decisión 344.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.
Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA