PROCESO 159-IP-2007 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Marca: U (etiqueta). Actor: BANCO UNIÓN S.A. C.A. Proceso interno Nº 1999- 5679. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil siete. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero de Estado Doctor Marco Antonio Velilla Moreno, relativa a los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 1999-5679;
El auto de 22 de noviembre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos establecidos en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad BANCO UNIÓN S.A. C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Tercero interesado: sociedad BANCO UNIÓN COLOMBIANO. b) Hechos El 22 de mayo de 1990, la sociedad BANCO UNIÓN COLOMBIANO, presentó solicitud de registro como marca del signo “U (etiqueta)” para distinguir servicios de la Clase 36. Si bien, en una de las Resoluciones de la Superintendencia y en el escrito del tercero interesado se menciona que el signo es tridimensional, de los documentos adjuntos, se observa que el signo es mixto, consistente en una U con su etiqueta.
El extracto de la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 380, de 11 de agosto de 1993, la sociedad BANCO UNIÓN S.A. C.A. presentó recurso de observación, sobre la base de su marca U (etiqueta) registrada también para servicios de la Clase 36. Por Resolución Nº 18638, de 29 de septiembre de 1995, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró “fundada la oposición (…)” y negó “el registro de la marca TRIDIMENSIONAL (LOG) (…) solicitado por el BANCO UNION COLOMBIANO (…)”.
Contra dicha Resolución la sociedad BANCO UNIÓN COLOMBIANO interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Por Resolución Nº 14617, de 31 de mayo de 1996, la misma División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de reposición, confirmando la Resolución impugnada y concedió el recurso de apelación, el cual, fue resuelto por el Superintendente de Industria y Comercio, quien, por Resolución Nº 1738, de 11 de febrero de 1999, decidió “REVOCAR la resolución No. 18638 del 29 de Septiembre de 1995 (…) Declarar infundada la observación presentada por la sociedad BANCO UNION S.A. C.A. (…) CONCEDER el registro de U (etiqueta, con reivindicación de colores, según modelo adjunto)”.
Contra esta Resolución, la sociedad BANCO UNIÓN S.A. C.A. presentó demanda contencioso administrativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda BANCO UNIÓN S.A. C.A. solicita la nulidad de la Resolución Nº 1738. Manifiesta que se violaron los artículos 81 y 82 de la Decisión 344. Sobre los requisitos que deben reunir los signos dice que el signo solicitante “En cuanto a la perceptibilidad (…) el mismo se cumple (…).
En relación con la representación gráfica (…) también se cumple (…) en lo que hace referencia al requisito de la distintividad (…) es evidente que el mismo no se cumple, por cuanto el signo U (Etiqueta) se confunde con otra marca previamente registrada por un tercero y específicamente por la sociedad que represento”; recalca que “El signo U (Etiqueta) (…) no es distintivo (…) es manifiestamente similar desde los puntos de vista visual, gráfico y conceptual, de forma que puede inducir al público a error o confusión”.
Respecto a la confusión entre los signos en conflicto, con base a una consideración conceptual de la confusión visual, fonética e ideológica, dice que “en el presente caso nos encontramos frente a un conflicto de marcas gráficas por cuanto ambas están compuestas exclusivamente por un signo visual y dentro de éstas (…) la categoría de las marcas figurativas, por cuanto representan un concepto concreto, específicamente la letra U que es, el nombre con que se distinguen ambas marcas [U (Etiqueta)], que a su vez evoca el nombre del solicitante y observante en el presenta caso, es decir BANCO UNION (sic)”.
En cuanto a la comparación de signos en conflicto dice que éstos “no pueden coexistir en el mercado, por cuanto las similitudes existentes en las mismas son lo suficientemente contundentes como para inducir al público consumidor a error o confusión”. Argumenta que existe conexión competitiva entre los servicios y hace una referencia al artículo 83 literal a) de la Decisión 344. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de la Resolución Nº 1738, “(…) no se ha incurrido en la violación de las normas constitucionales y en las contenidas en la Decisión 344 (…)” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas expidió la Resolución “decidiendo legal y válidamente el recurso de reposición (sic) interpuesto, revocando la resolución nº 018638 (…) declarando infundada la observación presentada por la sociedad Banco Unión S.A. C.A. (…) concediendo el registro de la marca ‘U’ (etiqueta) (…)”.
Sostiene que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca ‘U’ (etiqueta) registrada a favor de la sociedad Banco Unón (sic) S.A.C.A. (…) frente a la marca ‘U’ (etiqueta con reivindicación de colores (…)) (…) se concluye en forma evidente que no son semejantes entre sí, no existiendo confundibilidad entre éstas y de coexistir en el mercado no conllevaría a error al público consumidor”.
Dice que el signo solicitado “cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión 344 (…)”. Finalmente, manifiesta que el acto administrativo acusado “no son nulas (sic), se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.
La sociedad BANCO UNIÓN COLOMBIANO, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda, diciendo que “la marca solicitada cumple a cabalidad con el requisito de distintividad, por cuanto el diseño de la marca U de mi representada es completamente diferente al diseño de la marca del demandante (…)”. En cuanto a la confundibilidad entre los signos en conflicto dice que “la marca U TRIDIMENSIONAL (mixta) no es semejantemente confundible desde los puntos de vista visual, gráfico o conceptual con la marca del BANCO UNIÓN S.A. C.A., ya que cada una de ellas presenta elementos característicos que las hacen suficientemente distintivas entre sí” y que como quedó demostrado “la marca U TRIDIMENSIONAL (mixta) (…) se compone de trazos y líneas completamente distintos a los trazos y líneas de la marca fundamento de la observación, que permite que al observarse en su CONJUNTO cada una de ellas, se diferencien claramente una de la otra”.
Finalmente, argumenta que no existe conexión competitiva entre los signos en conflicto.
CONSIDERANDO
Que, las normas contenidas en los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);
Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo U (etiqueta), fue en vigencia de la Decisión 85, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, sobre la base de lo solicitado y de acuerdo a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, se interpretarán, de oficio, los artículos 56 y 58 literal f) de la citada Decisión 85 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.
No se interpretarán las normas expresamente solicitadas por no ser aplicables al caso de autos. Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Disposiciones Transitorias Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.
En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión. (…)”. Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 56.- Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.
(…) Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; ( )”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más específica.
En consecuencia, ésta se referirá a la aplicación jurisprudencial de interpretaciones similares al caso concreto: 1. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 127-IP-2006, de 17 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, signo: RADIANT, emitida para la causa interna Nº 2003-000446, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.
De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.
Sin perjuicio de aplicar en lo que correspondiera lo previsto en el artículo 172, párrafo cuarto de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 153-IP-2005, de 9 de noviembre de 2005, publicada en la G.O.A.C. Nº 1284 de 13 de enero de 2006, marca: HALITOS, emitida para la causa interna Nº 1998-05215, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca U (etiqueta), cumple con los requisitos sustantivos al momento de presentarse la solicitud de registro, esto es de novedad, visibilidad y distintividad, previstos en el artículo 56 de la Decisión 85 y, si además, no se encuentra incursa en las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la misma Decisión. 3.
Marcas mixtas En lo relativo a marcas mixtas, este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 132-IP- 2006, de 27 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1451, de 9 de enero de 2007, marca: SUPER SUPLEX 2 EN 1 (mixta), emitida para la causa interna Nº 2001-0374, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.
Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre dos signos mixtos deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.
Sin embargo, es importante resaltar que el signo, en lo posible, no debe ser segmentado y deberá apreciarse su distintividad en todo el conjunto marcario. En vista de que en el proceso interno, se originó la confusión entre un signo mixto y un signo tridimensional, de manera ilustrativa, este Tribunal considera necesario referirse brevemente a los signos tridimensionales, que tienen una connotación diferente a los signos mixtos.
El signo tridimensional se refiere a “un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el del tacto (…)”. (Proceso 33-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1224, de 2 de agosto de 2005, caso: FORMA DE BOTELLA). Se hace notar, que en la Decisión 85, norma sustancial aplicable al caso, no se preveía el registro de este tipo de signos Se entiende que el signo tridimensional debe ser apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, debe ser perceptible por cualquiera de los sentidos, así como ser susceptible de representación gráfica y no hallarse incurso en las demás prohibiciones contempladas.
En efecto, será registrable como marca la forma del producto, o su envase, “si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado (…).
Para llegar a constituir marca, una forma usual (o un envase) debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado”.
(Proceso 66-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1391, de 1 de septiembre de 2006, marca: DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE UNA PÍLDORA DE COLOR AZUL ACERO EN VISTAS SUPERIOR, INFERIOR, LATERAL Y EN PERSPECTIVA). Resta advertir que no cabe derivar la distintividad del signo tridimensional de la etiqueta o de la denominación impresa en la forma o envase que lo constituya, puesto que “el etiquetado que lleva impreso el envase (…) no hace parte de la forma externa a registrar como marca (…)”.
(Proceso 33-IP-2005, ya citado). Importa pues que la forma o el envase del producto pueda distinguirse “de entre otros envases de productos idénticos o similares existentes en el comercio” (Proceso 82-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 651, de 20 de marzo de 2001, caso: DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE). 4. De la irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, similitudes gráfica e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, ya citada, correspondiente al Proceso 153-IP- 2005.
Tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes gráfica e ideológica, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en basta jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre U (etiqueta) y U (etiqueta).
Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro.
La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de aplicar, en lo que correspondiera, lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
SEGUNDO: Según el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque, además, el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión.
TERCERO: En la comparación de signos mixtos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Sin embargo, es importante resaltar que el signo, en lo posible, no debe ser segmentado y deberá apreciarse su distintividad en todo el conjunto marcario.
CUARTO: Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, con un signo solicitado anteriormente o solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.
QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 1999-5679, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA