PROCESO 172-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 107, 108 y 109 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación, de oficio, de los artículos 58 literal g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, del artículo 110 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.
Marca: BELMONT & DISEÑO. Actor: sociedad INVERSIONES PLURIMARCAS C.A. Y C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. Proceso interno Nº 9275-LE. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil siete. VISTOS: El Oficio Nº 691-TDCA-1S-9275-LE, de 11 de septiembre de 2007, recibido en este Tribunal el 25 de septiembre de 2007, con sus respectivos anexos, por el que la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, a través de su Presidenta Doctora Raquel Lobato de Sancho, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de “los artículos 107, tercer párrafo y 109 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los preceptos contenidos en los artículos 56 y 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y artículo 166 inciso tercero de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, dentro del proceso interno Nº 9275-LE;
El auto de 22 de noviembre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad INVERSIONES PLURIMARCAS C.A. Y C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.
Demandados: Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y Procurador General del Estado. Tercero interesado: sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. (antes CORPORACIÓN ECUATORIANA DE SERVICIOS S.A. CORPSERSA). b) Hechos relevantes El 22 de marzo de 1994, la sociedad INVERSIONES PLURIMARCAS C.A. Y C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS, presentó acción de cancelación por falta de uso y por notoriedad en contra de la marca BELMOT & DISEÑO, originalmente registrada por TABACALERA ANDINA S.A. y transferida a CORPORACIÓN ECUATORIANA DE SERVICIOS S.A. CORPSERSA, posteriormente transferida a la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. Por Resolución, sin número, de 23 de marzo de 2001, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, resuelve “Que no ha lugar la acción interpuesta por la C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. e INVERSIONES PLURIMARCAS, S.A., (…) para que se cancele el registro de la marca “BELMONT & DISEÑO” de propiedad de la empresa CORPORACIÓN ECUATORIANA DE SERVICIOS S.A. CORPSERSA, relacionada con productos de la Clase Internacional 34 (…)”.
Contra esta Resolución C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. e INVERSIONES PLURIMARCAS S.A., interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto por el mismo Comité de Propiedad intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, que por Resolución de 26 de noviembre de 2001 resolvió “Negar la reposición y ratificar la resolución impugnada (…)”. Contra esta Resolución C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. e INVERSIONES PLURIMARCAS S.A., presenta recurso subjetivo o de plena jurisdicción. c) Fundamentos jurídicos de la demanda C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. e INVERSIONES PLURIMARCAS S.A., manifiestan que la acción de cancelación que plantearon fue por “falta de uso de la marca mixta ‘BELMONT & Diseño’; y, Por ser dicha marca confundible con otra notoriamente conocida”.
Dicen que las pruebas presentadas “se refieren a la denominación BELMONT, por tanto en modo alguno se probó el uso respecto de BELMONT & DISEÑO, que es el objeto de la acción de cancelación interpuesta (…) no se trata del registro de una marca denominativa sino de una marca mixta (…) por lo que el uso de la denominación, sin que se use la parte gráfica, lleva a concluir que no se ha usado la marca en forma como fue registrada (…)”, y que “PHILIP MORRIS no ha probado el uso de la marca BELMONT & DISEÑO, no ha probado un uso real y efectivo, serio, de buena fe, real y (sic) inequívoco, y consecuentemente es procedente la acción de cancelación por falta de uso propuesta por mis representadas”.
Informan, además, que “presentó una solicitud invocando su derecho preferente de registro, en virtud de la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 (…)”. Sobre la cancelación “por confundibilidad con otra marca notoria” dice que “se ha demostrado en legal y debida forma que la marca ‘BELMONT’ de propiedad de mis representadas es una marca notoria, ya que está registrada en muchos países del mundo (…) goza en efecto de un gran reconocimiento y prestigio (…) se puede determinar que la marca ‘BELMONT & DISEÑO’, cuya cancelación se solicita, es similar a la marca ‘BELMONT’ de propiedad de mis representadas (…)” por lo que siendo la marca ‘BELMONT & DISEÑO “similar a otra marca notoria en el ámbito nacional e internacional, debe declararse la cancelación de dicha marca por cumplir con los requisitos contenidos en la causal de cancelación por notoriedad contenida en el artículo 109 in fine de la Decisión 344 (…)”.
Respecto a un supuesto acuerdo transaccional, al que hace referencia el Comité entre “C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. y PHILIP MORRIS INCORPORATED respecto de la marca denominativa ‘BELMONT’ (…)” y la sociedad “Chilena de Tabacos S.A. y Tabacalera Andina S.A. TANASA respecto a la denominación ‘BELMONT’(…)” éstos “sólo obligan a las partes a lo dicho en el acuerdo (…) ninguna relación tiene el citado acuerdo transaccional con el caso que nos ocupa (…)”.
Finalizan diciendo que, para presentar la acción de cancelación, “tienen legítimo interés y derecho subjetivo. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda y dice: “a.- Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda (…). b.- Ratifico la Resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales (…) por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente (…). c.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente (…)”.
El Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, contesta la demanda afirmando la legalidad y validez de la Resolución Impugnada y la improcedencia de la acción, diciendo que el Comité “ha actuado en virtud de su competencia observando rigurosamente los requerimientos procesales y del debido proceso (…).
El Comité se ratifica en la resolución emitida, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional”. Finalmente, dice “a.- Niego los fundamentos de hecho y derecho de la demanda (…). b.- Impugno desde ahora la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente (…)”.
La Delegada del Procurador General del Estado, contesta la demanda, indicando que acude “Con el fin de supervisar las actuaciones judiciales en este proceso (…)”. La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda manifestando que es propietaria en el Ecuador del registro “BELMONT & DISEÑO” desde el 8 de diciembre de 1988, destinada a distinguir productos de la Clase 34 “marcas que son notoriamente conocidas en el país (…)”.
Aclara que la solicitud del registro de su signo fue del 16 de enero de 1986 a la que presentó oposición “compañía Chilena de Tabacos S.A., perteneciente al mismo grupo empresarial de INVERSIONES PLURIMARCAS C.A. y C.A. CIGRRERA BIGOTT SUCESORSE C.A. se opuso a dicha solicitud (…) sin embargo (…) desistió de la demanda de oposición (…)” sobre la base de un acuerdo transaccional, por lo que “resulta evidente la contradicción en que cayeron las compañías actoras (…)” razón por la que el Comité negó la acción de cancelación. Afirma que la actora indica como violado únicamente tercer párrafo del artículo 108 de la Decisión 344.
Sostiene que “se agregaron varias pruebas que demostraron el uso de las marcas ‘BELMONT’ y ‘BELMONT Y DISEÑO’”. Respecto al acuerdo transaccional dice que éste “surte todos los efectos en el Ecuador”. Con relación al diferente uso del signo dice que “no siempre la marca que se utiliza es idéntica a la que está registrada”, para lo cual cita el Convenio de París y el artículo 166 de la Decisión 486, y que “se registro la marca ‘BELMONT Y DISEÑO”, consistente en un diseño para utilizarse junto con la palabra BELMONT, registrada desde el año 1963 por PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., por tanto, nadie puede disminuir la protección concedida a la marca, peor aún quitarle la protección a través de una ilegítima acción de cancelación”.
Finalmente, propone excepciones y dice “1. Niego que el Comité (…) haya infringido norma alguna al dictar sus Resoluciones de 23 de marzo de 2001 y de 29 de noviembre del mismo año (…). 2.- Niego que dichas resoluciones no hayan sido debidamente motivadas por parte del Comité (…). 3.- Niego el derecho de las sociedades actoras para solicitar la cancelación de la marca ‘BELMONT Y DISEÑO’ (…). 4.- Niego la existencia de violación alguna en el trámite administrativo (…). 5.- Niego todos los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada (…)”.
CONSIDERANDO
Que, las normas contenidas en “los artículos 107, tercer párrafo y 109 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los preceptos contenidos en los artículos 56 y 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y artículo 166 inciso tercero de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);
Que, la sociedad INVERSIONES PLURIMARCAS C.A. Y C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. presentó solicitud de cancelación del signo BELMONT & DISEÑO el 22 de marzo de 1994, en vigencia de la Decisión 344 y en consecuencia, de conformidad con lo solicitado por el consultante corresponde interpretar los artículos 108 y 109 de la Decisión 344, referentes a la cancelación por falta de uso de un signo. Que, en vista de que la demanda de cancelación del signo se dio, también, por la notoriedad con otro signo, el Tribunal considera que la propia norma del artículo 108 de la Decisión 344, en el caso de cancelación de un signo por la existencia de una marca notoriamente conocida al momento de la presentación de un registro marcario, retrotrae la norma comunitaria al momento de la presentación de la solicitud, por lo que para el caso concreto corresponde interpretar, la norma sustancial vigente al momento de presentarse la solicitud de registro, el 16 de enero de 1986, es decir el artículo 58 literal g) de la Decisión 85, que fue igualmente solicitado.
Que, igualmente, el Tribunal considera pertinente interpretar el artículo 107 de la Decisión 344 también solicitado y de acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto corresponde interpretar, de oficio, el artículo 110 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y no interpretar los artículos 56 de la Decisión 85, la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 ni el artículo 166 de la Decisión 486, por no ser aplicables al caso concreto; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)” Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Artículo 107.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.
Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.
Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.
Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.
Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.
Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. Artículo 109.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca.
Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada. Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.
(…)” Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: (…) g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares; (…)”. I. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.
Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.
(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). En cuanto a la acción de cancelación del registro de una marca, prevista en el artículo 108 de la Decisión 344, el Tribunal ha señalado que será aplicable “( ) tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de cancelación o de anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o la de cancelación o de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes”.
(Proceso 28-IP-95, de 13 de febrero de 1998, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998, marca: CANALI). Asimismo el Tribunal, fundamentado en la doctrina, ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.
En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…) (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.
(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). En el caso de autos, como se tiene dicho, la demanda de solicitud de cancelación de registro del signo BELMONT & DISEÑO fue del 22 de marzo de 1994, es decir en vigencia de la Decisión 344, mientras que la solicitud de registro del mismo signo fue el 16 de enero de 1986, en vigencia de la Decisión 85, así como que la demanda del recurso subjetivo o de plena jurisdicción se presentó el 22 de mayo de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
De acuerdo a la jurisprudencia descrita en párrafos anteriores, en cuestiones procedimentales, como la cancelación, la norma aplicable es la Decisión vigente al momento de presentarse dicha solicitud de cancelación, SALVO PREVISIÓN EN CONTRARIO DE LA PROPIA NORMA. En efecto, en el caso de autos, la demanda está planteada sobre la base de la cancelación de un registro por falta de uso y sobre la cancelación de un registro por la existencia de una marca notoriamente conocida.
Por lo que, se tiene dos temas que el Tribunal considera para interpretar: 1. la cancelación de un registro por falta de uso, caso en el que la norma aplicable es la del momento de presentación de la solicitud de cancelación, es decir, la norma aplicable es la Decisión 344; 2. la cancelación de un registro por la existencia de una marca notoriamente conocida al momento de la solicitud del registro del signo como marca, para lo que, de acuerdo a la previsión de la propia norma, artículo 108, último párrafo, de la Decisión 344 se retrotrae el efecto de una cancelación por notoriedad al momento de observar los requisitos de registrabilidad de la solicitud del registro, es decir a la Decisión 85.
Por lo que, el Juez consultante, deberá analizarse si el signo BELMONT & DISEÑO era idéntico o similar a una marca notoriamente conocida al momento en el que se solicitó el signo, para lo que deberá observarse el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85. Además, el Juez consultante, al momento de resolver la controversia, también deberá observar si continúan o no vigentes las causales de irregistrabilidad observadas o, si en su caso, por razones de hecho o de derecho han dejado de existir.
II. Acuerdos de coexistencia marcaria La coexistencia marcaria de derecho, surge cuando existen en la subregión dos registros marcarios idénticos o similares; se encuentra prevista en el artículo 107 de la Decisión 344 que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y, que distingan los mismos productos o servicios, pero permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios.
Sin embargo, la misma norma establece que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso para que pueda darse la coexistencia marcaria es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares;
(ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.
Al respecto, el Tribunal dice que los “Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre si puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”.
(Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 1015, de 27 de noviembre de 2003, marca: BSCH mixta). El Tribunal ha señalado sobre el tema que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error ( ). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”.
(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739, de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA), de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener presente fundamentalmente al destinatario final que es el público consumidor.
III. De la cancelación del registro marcario por falta de uso El artículo 108 de la Decisión 344 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma.
Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. Este mismo párrafo incluye que la causal para la cancelación de un registro marcario por falta de uso puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.
El Tribunal, sobre el particular, dice: “Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”.
(Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: CALCIORAL). Sin embargo, no procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, de caso fortuito, o a otro motivo justificado. IV. De la prueba del uso de la marca Para evitar dicha cancelación, el interesado deberá probar que en al menos uno de los Países Miembros la marca está siendo utilizada.
Los medios de prueba sobre el uso de la marca se encuentran previstos en el segundo párrafo del mismo artículo 108, además que la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. Sin embargo, conforme a este artículo el registro no podrá cancelarse cuando se demuestre que la falta de su uso se debió a motivos de fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones, o cualquier otro tipo de requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.
El Tribunal ha sostenido sobre el tema que “(…) no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo. El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico.
Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio”.
(Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 199, de 26 de enero de 1996, marca: PURO). El Tribunal ha indicado también que “las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.
El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.
En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso”. (Proceso 17-IP-95, ya citado). La carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular; los medios probatorios que puede usar para demostrar que está haciendo uso efectivo de la misma se encuentran previstos en el segundo párrafo del citado artículo 108 y consisten en la presentación de: (i) facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación;
(ii) inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre la regularidad en la producción; (iii) cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro en el que se solicite la cancelación. El Tribunal en reciente sentencia ha dicho: “El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.
La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto”. (Proceso 116-IP-2004, ya citado). Por otra parte el artículo 110 de la misma Decisión da los parámetros de cómo debe entenderse el uso de la marca.
Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o los servicios distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles al amparo de la marca, bajo las características que corresponda de acuerdo a la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización en el territorio en el cual el signo haya sido registrado.
También, este mismo artículo considera la presunción del uso de una marca cuando ella está destinada a distinguir productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Finalmente este artículo prevé una excepción que evita la cancelación del registro cual es la que se refiere a que una marca puede ser usada de forma diferente a la que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.
Este hecho no disminuye la protección que le corresponda a la marca. Sin embargo, no se podrá usar de la marca de una manera diferente a la registrada en sus elementos y aspectos principales. V. De la cancelación del registro marcario por identidad o similitud con una marca que hubiese sido notoriamente conocida El Tribunal, hacer notar, que la figura de la cancelación en la Decisión 85, contemplada en el artículo 76 disponía que “El registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, por la oficina nacional competente cuando verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las disposiciones de los artículos 56 y 58 del presente Reglamento”, en la Decisión 344, artículo 108, se prevé la cancelación de una marca por falta de uso y la cancelación de una marca que hubiese sido concedida sin tomar en cuenta la existencia de una marca notoriamente conocida, en la Decisión 486, sólo se prevé la cancelación de una marca por falta de uso, pues la concesión de una marca que no haya observado la notoriedad de otra al momento de su otorgamiento, constituye una causal de nulidad relativa.
En la Decisión 344, de acuerdo a su artículo 108, otro motivo de cancelación de un registro, a petición del titular legítimo, aparte de la cancelación por falta de uso, se da cuando la marca cuyo registro se pretende cancelar sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida de conformidad con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.
En consecuencia, como se tiene dicho, en el caso concreto se deberá observar el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, norma vigente al momento de la solicitud del signo que se pretende cancelar, que disponía como causal de irregistrabilidad el registro de signos que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares.
La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere, con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.
La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.
Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 32).
El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.
(Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.
Ha sostenido “(…) el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”.
(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). De todas maneras, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada a través de los medios probatorios pertinentes, ya que, como lo ha dicho el Tribunal de modo reiterado, tal notoriedad “(…) hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione.
Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores” (Proceso 75-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1227, del 8 de agosto de 2005, marca: APRONAX).
La demostración de la notoriedad se deberá referir, conforme lo establece el último párrafo del artículo 108, al momento en que fue solicitado el registro de la marca controvertida. Finalmente, el Tribunal considera que “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…).
En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP-96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997).
En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada”. (Proceso 23-IP- 96, publicado en la G.O.A.C. Nº 354, de 13 de julio de 1998, marca: VODKA BALALAIKA). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: La coexistencia marcaria de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios;
(iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.
SEGUNDO: Para el caso de la cancelación de un registro marcario por falta de uso, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma.
TERCERO: Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o los servicios distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles al amparo de la marca, bajo las características que corresponda de acuerdo a la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización en el territorio en el cual el signo haya sido registrado.
Igualmente se presume su uso cuando la marca está destinada a distinguir productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Sin embargo, el registro no podrá cancelarse cuando se demuestre que la falta de su uso se debió a motivos de fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones, o cualquier otro tipo de requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.
CUARTO: Para el caso de cancelación de un registro marcario por identidad o similitud con una marca notoriamente conocida al momento de la presentación de la solicitud de registro, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca cuando la marca cuyo registro se pretende cancelar sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida de conformidad con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.
En el caso concreto se deberá observar el literal g) de la Decisión 85, norma vigente al momento de la solicitud del signo que se pretende cancelar.
QUINTO: En el caso de autos, como se tiene dicho, la solicitud de cancelación de registro del signo BELMONT & DISEÑO fue del 22 de marzo de 1994, es decir en vigencia de la Decisión 344, mientras que la solicitud de registro del mismo signo fue el 16 de enero de 1986, en vigencia de la Decisión 85. De acuerdo a la jurisprudencia descrita, en cuestiones procedimentales, como la cancelación, la norma aplicable es la Decisión vigente al momento de presentarse dicha solicitud de cancelación, SALVO PREVISIÓN EN CONTRARIO DE LA PROPIA NORMA.
Como quiera que, en el caso de autos, la demanda comprende, por una parte, la cancelación de un registro por falta de uso y, por otra, la cancelación de un registro por la existencia de una marca notoriamente conocida, en consecuencia, se tiene dos temas que el Tribunal considera se deberán tomar en cuenta: 1. la cancelación de un registro por falta de uso, caso en el que la norma aplicable es la del momento de presentación de la solicitud de cancelación, es decir, en este caso, la norma aplicable es la Decisión 344; 2. la cancelación de un registro por la existencia de una marca notoriamente conocida al momento de la presentación del registro de un signo como marca, correspondiendo en tal caso, de acuerdo a la previsión de la propia norma, artículo 108, último párrafo, de la Decisión 344, la aplicación de la normativa vigente al momento de la solicitud del registro del signo como marca que se impugna, es decir, en el presente caso, la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, resultando que se retrotrae el efecto de una cancelación por notoriedad al momento de observar los requisitos de registrabilidad de la solicitud del registro.
En consecuencia, el Juez consultante, deberá analizar si el signo BELMONT & DISEÑO era idéntico o similar a una marca notoriamente conocida al momento en el que se solicitó su registro, para lo que deberá observarse el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85. Además, el Juez consultante, al momento de resolver la controversia, también deberá observar si continúan o no vigentes las causales de irregistrabilidad observadas o, si en su caso, por razones de hecho o de derecho han dejado de existir.
La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 9275-LE de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA