PROCESO Nº 169-IP-2007 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a), d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de oficio, se interpretará el artículo 84 de la misma Decisión, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.
Proceso Interno Nº 6882-LE. Marca: “COUNTRY INN”. Actor: UNCLE BEN’S INC. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de noviembre del año dos mil siete. VISTOS: El Oficio Nº 696-TDCA-1S-6882-LE, de 11 de septiembre de 2007, recibido en este Tribunal el 25 de septiembre de 2007, mediante el cual la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 6882-LE.
Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 24 de octubre de 2007. 1. as partes. Demandante: UNCLE BEN’S INC..
Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), Director Nacional de Propiedad Industrial y, Procurador General del Estado. Terceros interesados: MEALS DE COLOMBIA S.A. SUPAN S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes. El 16 de julio de 1997, UNCLE’S BEN INC., solicitó el registro del signo COUNTRY INN, para proteger todos los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, correspondiéndole a este trámite el Nº 79950-97.
El 27 de agosto de 1998, SUPAN S.A., presentó observación a dicha solicitud, fundamentándose en la similitud del signo solicitado con su marca y nombre comercial registrados “COUNTRY FARM” en la clase 30. El 4 de septiembre de 1998, MEALS DE COLOMBIA S.A. presentó una segunda observación en base a las marcas COUNTRY HILL, COUNTRY HILL (diseño) y, COUNTRY HILL (mixta), con las que protege productos de las clases 29, 30, 31 y 32.
La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 974169, de 25 de octubre de 1999, resolvió aceptar las observaciones presentadas y denegar el registro del signo COUNTRY INN, basado “en que la marca solicitada no cumple con los requisitos estipulados en el art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual y se encuentra incursa dentro de las prohibiciones estipuladas en el art. 83 literal a) de la Decisión 344 y del art. 196 de la Ley de la Propiedad Intelectual”.
La compañía UNCLE’S BEN INC., deduce recurso subjetivo o de plena jurisdicción e impugna el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 974169, de 25 de octubre de 1999, alegando que la coexistencia de las marcas observantes es fundamento suficiente para deducir la coexistencia de estas dos con la marca solicitada a registro. El Abogado Nelson Velasco Izquierdo, en calidad de Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual -IEPI- conforme lo acredita con documentación adjunta, comparece ante los Señores Ministros de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Distrito de Quito, para dar contestación a la demanda propuesta por la empresa UNCLE’S BEN INC., alegando la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, y ratificándose en la Resolución Nº 974169, materia de impugnación. El Director Nacional de Propiedad Industrial, al contestar la demanda opone las siguientes excepciones: “1.
Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. 2. La marca solicitada no cumple con los requisitos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Solicita se rechace la demanda. 3. UNCLE BEN’S INC. presentó solicitud de registro de la marca denominativa COUNTRY INN, para proteger productos en la clase internacional Nº 30.
SUPAN S.A. presentó observación en base a su marca registrada COUNTRY FARM y MEAL DE COLOMBIA S.A. presentó observación en base de las marcas COUNTRY HILL, COUNTRY HILL (diseño) y COUNTRY HILL (mixta), con los que protege productos de las clases internacionales No. 29, 30, 31 y 32. 4. Comparando las marcas enfrentadas se puede ver que existe semejanzas denominativas capaces de causar confusión en el público consumidor, protegen productos encasillados en la misma clase internacional, por lo que su concurrencia daría lugar a error o confusión”.
MEALS DE COLOMBIA S.A. contesta la demanda oponiendo las siguientes excepciones: “1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. 2. Improcedencia de la acción. 3. Caducidad del derecho de la actora. 4. Alega que hay confusión entre las marcas en conflicto. 5. Alega total validez de la Resolución impugnada. 6.
Alega falta de derecho de la actora para proponer la acción. 7. Niega que la marca COUNTRY INN sea susceptible de registro y que es falso que hay diferencias, al contrario, existe mucha similitud, tanto gráfica, fonética, visual, auditiva y protegen idénticos productos de la clase internacional Nº 30. 8. Alega falta de notoriedad de la marca COUNTRY INN, a diferencia de la marca COUNTRY HILL. 9.
Niega la coexistencia de la marca de su representada con cualquier otra y peor aun con la denominación COUNTRY INN. 10. No se allana a nulidad alguna que se dé en este proceso”. SUPAN S.A. opone las siguientes excepciones: “a) Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. b) Registros anteriores a la marca de producto COUNTRY FARM de propiedad de su representada. c) Similitud de los signos en conflicto. d) Protección de los mismos productos. e) Confusión al público consumidor. f) Irregistrabilidad del signo solicitado. g) Legalidad de la resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial”.
El Dr. Antonio Padilla Fierro, Director de Patrocinio encargado, delegado del Procurador General del Estado, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, expresó en su contestación que “con el fin de vigilar las acciones procesales en esta causa, de conformidad con los artículos 6 literal c) y 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, señaló casilla judicial Nº 1200.
A su vez autoriza además a la Doctora María Sol Moreira para presentar los escritos que fueran necesarios en la tramitación de esta causa”.
CONSIDERANDO
Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Que, basándose en el oficio remitido por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, procede la interpretación de los artículos 81 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No se interpretará el artículo 82 literales a) y h), por no ser pertinente.
De oficio se interpretará el artículo 84 de la misma Decisión. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “( ) Art. 81.- Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
(…) Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.
(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.
(…) Art. 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
(…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:
1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
2. IRREGISTRABILIDAD MARCARIA EN RELACIÓN CON DERECHOS DE MARCAS DE TERCEROS. CONFUNDIBILIDAD. RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.
(Proceso 85-IP-2004, marca: DIUSED JEANS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 4 de octubre de 2004). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: “(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, del 29 de enero de 2003). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.
(Proceso 48-IP- 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, de 5 de julio de 2004, citando al Proceso 18-IP-98, marca: US TOP publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
(Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, marca: DERMALEX, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, de 9 de marzo de 1998). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir uno de otro. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno, que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.
Cit. p. 215) 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre lo signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
(Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud, entre los signos sub litis.
3. SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS. Las marcas denominativas constituidas por varias expresiones o palabras, esto es, las marcas compuestas o complejas, pueden estar conformadas por términos genéricos, de uso común o usual o términos descriptivos o palabras de fantasía o caprichosas, sustantivos o adjetivos, etc. en las cuales es preciso, a fin de llegar a una conclusión sobre la confundibilidad, determinar cuál es la palabra o expresión que tiene la mayor fuerza expresiva o le da caracterización especial al signo a fin de imprimirle distintividad.
Signos genéricos o de uso común referente a los productos o servicios, pueden ser registrables siempre que entre ellos haya esa capacidad o condición distintiva. Señalizado en cada signo confrontado ese vocablo que le da distinción se debe proceder a dicha comparación, sin que esto signifique una mutilación o división del signo. En el Proceso 21-IP-98, marca SUPER SAC MANIJAS (MIXTA), publicado en la Gaceta Oficial Nº 398, de 22 de diciembre de 1998, al respecto se dijo: "En la comparación del signo a registrarse cuando es compuesto, también es necesario determinar cuál es la palabra que puede darle más caracterización o fuerza distintiva o es la precisa para que haga posible su identificación y diferenciación con otros, que lleven uno o varios de los vocablos ya registrados.
De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado", o cual es el elemento de la marca que tiene mayor fuerza de penetración y retención en la mente del consumidor, que le imprime el carácter de individual y distintivo del signo. "Con la misma orientación se cita el extracto de la Jurisprudencia de la Tercera Sala, del Tribunal Supremo de España "En la comparación de signos distintivos hay que prestar especial atención a los elementos que contienen la mayor carga expresiva ya que de éstos pueden derivarse los necesarios matices diferenciadores que permiten eliminar el posible riesgo de confusión que trata de preservar el artículo 124 del Estatuto ( )".
("Separata de la Revista General de Derecho, Pág. 11157, Nº 648, Valencia)". La misma autoridad jurisdiccional española, en sentencia de 13 de julio de 1993, manifestó: "Segundo.- Como tiene dicho reiteradamente y de manera constante, esta Sala que ahora enjuicia, la determinación de la confusión que pueden generar las denominaciones o signos incluidos en las marcas solicitadas, con relación a otras registralmente preexistentes y, por consiguiente, prioritarias en el derecho de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, ha de efectuarse atendiendo a la semejanza fonética o gráfica de dichas denominaciones o signos, apreciados éstos en su conjunto y fijándose, en caso de estar formados por varios elementos, principalmente en aquellos que tengan una mayor fuerza expresiva capaz de atraer una mayor y particular atención para los destinatarios al que el mensaje es dirigido, de forma que éstos, por tal causa, tengan una mayor retención en sus mentes que les haga recordar por tal impacto intelectual un producto determinado como perteneciente a la marca en cuestión. (“Separata….
Pág. 7052, Nº 621). Acompañando a la marca y como parte de la etiqueta no existe impedimento que se agreguen expresiones referentes a la aptitud o ciertas características del producto, términos que no podrían ser registrados como marcas por su genericidad o absoluta descriptibilidad. Lo que no será posible es añadir frases con el objeto de engañar al público consumidor.
(Proceso 12-IP-96, marca: MARGARINA EXCLUSIVA, publicado en Gaceta Oficial Nº 265, de 16 de mayo de 1997). Un determinado prefijo puede ser común para varias marcas como sucede en las marcas farmacéuticas (ofta, sulfa, derm, gan, bio, neo, pro, etc.) y no puede ser apropiado en exclusividad. Lo mismo sucedería si un sustantivo ha sido empleado en varias marcas de la misma clase, se convertiría en común, pero no en usual para el producto en sí mismo, en el sentido de ser la palabra necesaria para designar a ese bien o producto, supuesto éste que impide el registro marcario conforme al literal e) del artículo 82 de la Decisión 344.
De esto no puede desprenderse que la marca registrada con un prefijo común no tenga su propia individualización para que permanezca en el registro marcario, en tanto no se declare su nulidad, y su titular no puede ejercer las acciones que la Ley comunitaria mantiene en su defensa.
4. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.
Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55- IP-2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000). También ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: C.A.S.A. mixta, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999).
5. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras cuyo conocimiento y significado conceptual se han generalizado.
En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, de su pronunciación o de su significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(Proceso Nº 16-IP-98, marca: “SALTIN etiqueta”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 398, de 10 de septiembre de 1998). Con relación a este tema el Tribunal asimismo dice que “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.
(Proceso Nº 3-IP-95, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A., publicado en la Gaceta Oficial Nº.189, de 15 de septiembre de 1995). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.
(Proceso Nº 3-IP-95, ya citado). 6. MARCA NOTORIA, EFECTOS Y SU PRUEBA. El Tribunal señala que la marca notoria es aquella en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor derivado del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.
Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca.” (FERNANDEZ Novoa, Carlos;
Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo, S.A. 1984 ob.cit., p. 32). El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.(OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243).
Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”. (Proceso 07-IP-96, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”, publicado en la Gaceta.
Oficial N° 299, de 17 de octubre de 1997). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega las circunstancias que le dan ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.
Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08- IP-95, marca: LISTER, publicado en la Gaceta Oficial Nº 231, de 17 de octubre de 1996).
En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido. El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 determina una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace, estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.
Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad, no obstante, es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.
La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes” (Proceso 23-IP-96, marca: “VODKA BALALAIKA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 354, de 13 de julio de 1998).
Confusión con la marca notoriamente conocida. El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, considerando que si existe similitud puede perfectamente producirse confusión. En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado sobre al respecto: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.
En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP-96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997).
En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada.” (Proceso 23-IP-96, ya citado) Con relación a la independencia de la clase internacional de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.
Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:
PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo cuyo registro se solicita no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.
SEGUNDO: El signo compuesto será analizado en su globalidad, estableciendo, a fin de realizar la comparación marcaria, cuál es la palabra que tiene la impresión dominante o sobresaliente que imprime distintividad al signo compuesto, frente al resto de las otras expresiones que conforman el conjunto marcario.
TERCERO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta, para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.
Si el elemento predominante es el denominativo deberá hacerse la comparación siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos. En caso en que la marca mixta el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa.
QUINTO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, la denominación no será registrable.
SEXTO: No se podrá registrar un signo que sea la reproducción, imitación o transcripción total o parcial o que sea indiferente para el efecto la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, de acuerdo con el artículo 83 literal e) de la Decisión 344. La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.
Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.
Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA