PROCESO 185-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitados por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: LABORATORIOS FARMACOL S.A. Marca: “VASTEN” Expediente Interno Nº 2003-0093 01 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los trece días del mes de febrero del año dos mil ocho.
En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con intervención realizada por su Consejero Ponente, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 4 de diciembre de 2007. 1.
Antecedentes 1. Las partes La parte demandante es: LABORATORIOS FARMACOL S.A. La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio. El tercero interesado es: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. 2. Actos demandados La sociedad LABORATORIOS FARMACOL S.A. planteó que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: N° 15389, de 21 de mayo de 2002, N° 24839, de 31 de julio de 2002 y N° 30541, de 20 de septiembre de 2002, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia resolvió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Bussié S.A. y, en consecuencia, negar el registro del signo VASTEN (nominativo), solicitado por la sociedad LABORATORIOS FARMACOL S.A., para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
Hechos relevantes a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. La sociedad LABORATORIOS FARMACOL S.A. señala varios antecedentes con relación a la solicitud de registro del signo “VASTEN”, así: a. El 22 de diciembre de 1997, presentó inicialmente el registro del signo VASTEN, Clase 5, a ésta le correspondió el expediente Nº 97- 74469. b. Después de publicada dicha solicitud se presentaron 2 observaciones, por parte de MERCK KGAA, con su marca FLUVASTEN y, SANOFI con su marca VASKEON. c. El 30 de abril de 1999, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 08250 declaró infundada la observación presentada por SANOFI y, fundada la observación de MERCK KGAA.
Negando el registro solicitado. Dicha resolución fue confirmada mediante Resolución Nº 20296, de 30 de septiembre de 1999. Quedando así agotada la vía gubernativa para el expediente Nº 97-74469. d. Posteriormente, LABORATORIOS FARMACOL S.A. formuló demanda de cancelación por no uso de la marca FLUVASTEN. e. LABORATORIOS FARMACOL S.A. haciendo uso de su legítimo derecho solicitó nuevamente el registro del mismo signo. 2.
El 23 de agosto de 2001, LABORATORIOS FARMACOL S.A. solicita el registro del signo “VASTEN” para amparar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Expediente Nº 01- 68889. 3. El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 508, de 25 de septiembre de 2001. 4.
Publicada dicha solicitud, la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. presentó oposición al registro solicitado, con base a las marcas de su propiedad “BATEN” y “BATEN BUSSIE”. 5. El 21 de mayo de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia resolvió, mediante Resolución N° 15389, “declarar fundada la oposición mencionada en la parte considerativa de la presente resolución.” Y también, “Negar el registro de la marca (sic) VASTEN nominativa”. 6.
La sociedad LABORATORIOS FARMACOL S.A., interpuso los recursos de reposición y de apelación, en su orden, en contra de la resolución mencionada. 7. El 31 de julio de 2002, a través de Resolución Nº 24839, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, al resolver el recurso de reposición, resolvió “confirmar la decisión contenida en la resolución 15389 de 21 de mayo de 2002”. 8.
El 20 de septiembre de 2002, mediante Resolución N° 30541, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación interpuesto, resolviendo, igualmente, confirmar la decisión contenida en la Resolución 15389, de 21 de mayo de 2002; quedando así agotada la vía gubernativa. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad LABORATORIOS FARMACOL S.A., a través de apoderado, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: Afirma la violación de los artículos 165 y 168 de la Decisión 486 señalando los antecedentes de la solicitud de registro del signo VASTEN, citados en los hechos relevantes.
Indica sobre este particular que “Es claro, de acuerdo con nuestra legislación que una demanda de cancelación por no uso no garantiza la posterior adquisición de un derecho marcario. Sin embargo, en este caso se ha violado la norma comunitaria transcrita, por cuanto en el expediente administrativo Nº 97-74469 el único obstáculo que se encontró para el registro de la marca (sic) VASTEN, fue el previo registro sobre la marca FLUVASTEN”.
“En consecuencia, las resoluciones atacadas violan el derecho prevalente y preferente al registro de la marca (sic) VASTEN radicado en cabeza de mi mandante, la sociedad LABORATORIOS FARMACOL S.A., derecho conferido por la legislación en virtud de haber obtenido resolución favorable en el proceso de cancelación por no uso de la marca FLUVASTEN”.
Señala, asimismo, la violación del artículo 136 de la Decisión 486 diciendo que “La marca (sic) solicitada para registro VASTEN para distinguir productos de la clase 5, no es susceptible de producir confusión con ninguna de las marcas previamente registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios o productos o servicios similares, señaladas por la sociedad opositora”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de industria y Comercio de la República de Colombia en su contestación a la demanda solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.
Afirma la legalidad de los actos administrativos acusados diciendo “Cabe advertir que de los documentos obrantes en el expediente 01-68889 y contentivo de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca (sic) “VASTEN” para distinguir los productos de la clase 5 de la nomenclatura vigente, solicitada por la Sociedad Laboratorios Farmacol S.A., se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente se ajustó plenamente al trámite legal correspondiente”.
Observa que “En el presente caso, se tiene que el signo “VASTEN” contrariamente a lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de la marca (sic) “VASTEN” (solicitada) frente a “BATEN” y “BATEN-BUSSIÉ” (sic) registradas bajo certificados 248705 vigente hasta el 26 de marzo de 2002 y 177833 vigente hasta el 31 de julio de 2005 resulta indudable que presentan similitudes gráficas, fonéticas y auditivas, lo que claramente no le otorga a la marca (sic) solicitada la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.
En cuanto a la “Relación de Productos” señala que “La coexistencia de las marcas en debate generaría confundibilidad entre los consumidores y los conllevaría a error respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen las mismas, en razón a que marca (sic) solicitada “VASTEN” comprende los mismos productos de la clase 5 que amparan las marcas registradas “BATEN” y “BATEN-BUSSIE”.
Finalmente, al tratar lo dicho por la demandante, sobre otras actuaciones administrativas, concluye que “Si bien se tiene que en un primer momento y dentro de otra actuación administrativa se negó la marca (sic) “VASTEN” con fundamento en la marca “FLUVASTEN” la que posteriormente fue cancelada, es de precisar que en el nuevo trámite que es independiente al anterior se encontraron nuevamente marcas registradas anteriormente registradas (sic) que impiden el registro de “VASTEN”; lo contrario, esto es, conceder el registro con base en los argumentos del demandante en lo que hace al “tema de cancelación”, sería violar el ordenamiento andino y el derecho no solo del titular de las marcas previamente registradas sino del consumidor, quines (sic) frente a la coexistencia de las marcas similarmente confundibles, podrían caer en error al escoger los productos de la clase 5 marcados distinguidos con aquellas (sic)”. d) Tercero Interesado La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., considerada como tercero interesado en esta causa, por medio de su Apoderado General, dio contestación a la demanda.
Realiza una comparación entre los signos en conflicto y observa que “(…) siguiendo las reglas que se transcriben en la demanda podemos concluir que definitivamente es extremada su confundibilidad y que la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado han coincidido acertadamente en negar la convivencia entre las dos expresiones objeto de este cotejo”.
Señala, asimismo, que “(…) se agudiza la confusión entre las dos expresiones, cuando una persona conoce la marca BATEN y ve la marca VASTEN lo primero que imagina es que existe un error en la B se equivocaría de B, y como los medicamentos no tienen ortografía puede pensar que mal que bien es el mismo medicamento y viceversa si conoce VASTEN y ve BATEN además que la S metida en la mitad de las dos expresiones que no genera suficiente distintividad”.
Observa que al tratarse de marcas farmacéuticas “(…) las marcas que se debaten son aplicadas en un campo en el que su más mínimo riesgo conlleva a la perdida (sic) de salud o la vida de los seres que se involucren en el error, los productos farmacéuticos de consumo humano.” Y agrega que “El hecho de colocarse este nombre a una sustancia antihipertensiva conociéndose ya de la existencia de un producto antimicótico es una irresponsabilidad por parte de quien lo pretende aplicar a otro producto farmacéutico”.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 4 de diciembre de 2007. 2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 136, 165, 168 y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al respecto, el Tribunal considera que procede la interpretación correspondiente a los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “VASTEN” (nominativo) fue presentada el 23 de agosto de 2001, en vigencia de la Decisión 486.
Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se estima procedente interpretar, de oficio, el artículo 134 de la Decisión 486 y limitar la interpretación del artículo 136 a su literal a). Por otro lado, no es procedente interpretar el artículo 165 solicitado, relativo a la cancelación de una marca, ya que este tema no es materia de debate en los actos administrativos impugnados, no obstante se interpretará el artículo 168 solicitado, relacionado con los antecedentes del proceso administrativo del signo “VASTEN”; asimismo, se estima que no es procedente la interpretación del artículo 278, también solicitado, por no ser pertinente al caso en controversia.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) “DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro; Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…) DE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO (…) Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa” (…) INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - La marca y sus elementos constitutivos; - Clases de marcas: Comparación entre marcas denominativas simples y comparación entre marcas denominativas simples y denominativas compuestas; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: la identidad y la semejanza; - Riesgo de confusión o de asociación; - Reglas para realizar el cotejo marcario; - Las marcas farmacéuticas; - Derecho preferente derivado de la cancelación por falta de uso.
1. CONCEPTO DE MARCA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Concepto La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.[1] La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.
La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.
2. CLASES DE MARCAS: Denominativas Simples y Denominativas Compuestas. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es un denominativo: “VASTEN”, y que las marcas de la sociedad opositora son: denominativa simple “BATEN” y denominativa compuesta “BATEN BUSSIE”, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.
Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal.
Como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” [2] El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. [3] En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP-2001, ya citado).
En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. [4] Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.
3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[5] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.[6] Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[7] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.[8] En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.[9]
3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.[10] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.[11]
6. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS Tomando en cuenta que la sociedad LABORATORIOS FARMACOL S.A. solicitó el registro del signo “VASTEN” para amparar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de las “Marcas Farmacéuticas”. La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores.
El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.[12] Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.[13] El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.
De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”.[14]
7. DERECHO PREFERENTE DERIVADO DE LA CANCELACIÓN POR FALTA DE USO A pesar de que la cancelación por falta de uso no es un tema debatido dentro de los actos administrativos impugnados, tomando en cuenta que la sociedad LABORATORIOS FARMACOL S.A., como antecedentes con relación a la solicitud de registro del signo “VASTEN”, señaló que ella formuló demanda de cancelación por no uso de la marca “FLUVASTEN”, de propiedad de MERCK KGAA, marca por la cual la Oficina Nacional Competente negó el registro del signo “VASTEN”, solicitada el 22 de diciembre de 1997, dentro del expediente No. 97-74469; y, que, después, la sociedad actora, el 23 de agosto de 2001, haciendo “uso de su legítimo derecho”, según indica, solicitó nuevamente el registro del mismo signo, el Tribunal considera pertinente referirse al tema “Derecho Preferente derivado de la cancelación por falta de uso”.
El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca se encuentra consagrado en el artículo 168 de la Decisión 386 de la Comisión de la Comunidad Andina. Cabanellas concibe por Derecho de Preferencia (jus preferendi) al sinónimo de derecho de prelación; y a éste como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras, y a veces con total exclusión de ellas[15].
El principal efecto de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que ésta queda disponible para que terceros interesados en ella la obtengan. A la luz de la disposición transcrita, el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero lo solicite.
De acuerdo a la Decisión 486, el derecho preferente debe ser invocado a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación que dé término a dicho procedimiento en la vía administrativa. Por otra parte es importante destacar que el signo, objeto del derecho preferente, tiene que ser idéntico a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido.
Asimismo, debe incluir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada, aunque puede, obviamente, comprender menos. La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un mejor derecho a obtener el registro, que aquél que puede tener cualquier solicitante anterior.
Finalmente, este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente—, ésta deberá ser examinada, es decir, se debe realizar el examen de registrabilidad, verificando que no se encuentre incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse dicha solicitud de registro, esto es, la Decisión que regía al momento en que nace el derecho de preferencia, fruto de la acción de cancelación por no uso de la marca.
Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.
Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2.
Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Dentro de las marcas denominativas se encuentran las denominativas compuestas que son aquellas conformadas por dos o más palabras.
Al comparar marcas denominativas debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. En la comparación con una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, cuál es el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. 3.
No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.
El riesgo de confusión o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 5. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso. 6.
El derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se ha cancelado pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero lo solicite.
Este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente—, ésta deberá ser examinada, es decir, se debe realizar el examen de registrabilidad, verificando que no se encuentre incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse dicha solicitud de registro, esto es, la Decisión que regía al momento en que nace el derecho de preferencia, fruto de la acción de cancelación por no uso de la marca.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2003-0093 01 deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.
DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. Págs. 15- 16. [2] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. [3] Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [10] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [11] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [12] Proceso 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [13] Proceso 48-IP-2000, sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [14] FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos;
“Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p.p. 265 y 266. [15] CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires-Argentina. Décima Sexta Edición. Tomo III. 1981. p. 125.