PROCESO Nº 28-IP-2006 Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 82, literal k), 96 y 144 de la misma Decisión. Parte actora: sociedad IVG COLVACHINI SPA.
Caso: signo “LOGOTIPO”. Expediente Interno: Nº 6152- 99-ML. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, a los seis días del mes de setiembre del año dos mil seis. VISTOS El oficio Nº 067-TDCA-1S, de 26 de enero de 2006, mediante el cual, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo Nº 1 del Distrito de Quito, con sede en la ciudad de San Francisco de Quito, de la República del Ecuador, remite la solicitud de interpretación prejudicial, con motivo del proceso interno Nº 6152-99-ML.
Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 8 de marzo de 2006. 1. Las partes. La parte demandante es la sociedad IVG COLVACHINI SPA.
La parte demandada es, el Estado Ecuatoriano por actuación del Director Nacional de la Propiedad Industrial, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) y el Procurador General del Estado. 2. Determinación de los Hechos Relevantes. 2.1 Hechos El 9 de marzo de 1998 IVG COLVACHINI SPA. presentó la solicitud de registro del signo de producto constituido por un “LOGOTIPO”, destinado a proteger productos de la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza (Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos).
Efectuada la publicación de la solicitud, y vencido el término de 30 días, no presentaron observaciones por parte de terceros. Con fecha 4 de mayo de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial, efectuó el examen de registrabilidad en virtud del cual resolvió denegar el registro de la marca solicitada mediante Resolución Nº 29763, ya que a su criterio “no es susceptible de registro ya que constituye un signo de conformidad con normas técnicas (Código de Barras)”.
El 17 de junio de 1999 se presentó recurso de reposición ante el Director Nacional de Propiedad Industrial, quien mediante Resolución Nº 0030726 ratificó el total contenido de la providencia Nº 29763 y ordenó el archivo del expediente; por lo que la empresa solicitante formula demanda ante la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1, de lo Contencioso Administrativo de Quito, Ecuador. 2.2 Fundamentos de la Demanda Conforme al escrito de la demanda, los principales argumentos son: 1) Que, el signo solicitado no contraviene disposición legal o reglamentaria alguna, y que la marca solicitada es un signo distintivo susceptible de registro; 2) Que, el Director Nacional de Propiedad Industrial en forma subjetiva determina que el signo solicitado corresponde a un código de barras cuando no es así; 3) Que, el diseño de marca figurativa presentado se encuentra registrado en varios países del mundo; y que además se trata de una marca famosa y notoria; 4) Que, la resolución impugnada es extemporánea, por cuanto el lapso para efectuar el examen de registrabilidad expiró; 5) La aparente obligación que tenía la autoridad administrativa competente de emitir el certificado de registro.
“Habiendo fenecido inexorablemente el término previsto por la ley para el examen de registrabilidad sin que se haya efectuado objeción de ninguna naturaleza el Director Nacional de Propiedad Industrial debió proceder a emitir el certificado de registro, pues la marca se entendió aceptada para registro, no siendo procedente por tanto, que extemporáneamente entre a efectuar consideraciones para negar el registro”; 6) Que, el LOGOTIPO presentado para registro no corresponde a algún símbolo de Código de Barras contemplado en el sistema estándar internacional EAN – UCC, consecuentemente, que es claro que el rechazo efectuado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la solicitud de registro es absolutamente infundada e improcedente. 2.3 Fundamentos de la Contestación a la Demanda 2.3.1 Conforme al escrito de solicitud de interpretación prejudicial, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, (IEPI), presenta las siguientes excepciones: 1.
Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2. Ratificación de la Resolución Nº 29763 que guarda conformidad con la legislación andina y nacional. 3. Solicitud de rechazo de la demanda. 2.3.2 Asimismo, el Director Nacional de Propiedad Industrial opone las siguientes excepciones: 1. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2.
Legitimidad del acto impugnado por provenir de autoridad competente y haber observado las formalidades de Ley. 3. La denominación LOGOTIPO no es susceptible de registro, ya que constituye un signo de conformidad con las normas técnicas. 4. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial en uso de sus atribuciones negó el registro de la marca LOGOTIPO. 5.
Solicita que se tenga el expediente administrativo como prueba. Del texto de la contestación presentada por el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI se indica que “Conforme lo dispone el Art. 82 literal k) de la Decisión 344 en concordancia con el Art. 195 literal K) de la Ley de Propiedad Intelectual la denominación LOGOTIPO no es susceptible de registro ya que constituye un signo de conformidad con las normas técnicas”. 2.3.3 El Procurador General del Estado no presenta contestación a la demanda e informa que corresponde al representante legal del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada, y señala casillero judicial con el fin de vigilar las actuaciones procesales.
CONSIDERANDO
Que la norma cuya interpretación se solicita es la prevista en el “artículo 81 de la Decisión 344 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial” (sic); Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 13 y 14 del expediente, el Tribunal decidió admitir a trámite la presente solicitud de interpretación prejudicial, así como “Fijar un término de diez (10) días hábiles, a contar de la fecha de notificación del presente auto, para que la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1, Distrito de Quito, República del Ecuador, se sirva remitir a este Tribunal un ejemplar impreso del signo ‘LOGOTIPO’”;
Que, vencido el lapso en mención, no se recibió respuesta alguna por parte de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1, Distrito de Quito, República del Ecuador; sin embargo, con posterioridad al vencimiento del término concedido, y según la certificación de la Secretaría de este Tribunal, se recibió en fecha 4 de mayo de 2006 el oficio No. 332-TDCA-1S.6152-ML, sucrito por el Presidente (E) de la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, mediante el cual adjunta “el ‘LOGOTIPO’ a color a fin de que se continué (sic) lo antes posible con la interpretación Judicial (sic) ( …)”;
Que, adjunto al Oficio remitido por el Tribunal consultante, consta un ejemplar impreso del “SIGNO CORRESPONDIENTE AL PROCESO 6152 ML ‘LOGOTIPO’”, y a pesar de haber sido allegado de modo extemporáneo, este Tribunal lo agrega al expediente y lo tiene en cuenta para la elaboración de la presente interpretación prejudicial, dado lo indispensable de referirse al mismo conforme lo prevé el artículo 34 in fine del Tratado de Creación del Organismo; y, Que, una vez examinada la vigencia de la norma sometida a consulta, esto es, el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal encuentra procedente su interpretación; así como, en ejercicio de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la interpretación de oficio, de los artículos 82, literal k), 96 y 144 de la citada Decisión. Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: DECISIÓN 344 (…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) k) Los signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;
( ) Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. (…) Artículo 144.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros.
(…) I. CONCEPTO DE MARCA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. REQUISITOS PARA SU REGISTRO. Concepto de marca y elementos constitutivos. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado los bienes o los servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.
El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
II. PROHIBICIÓN DE REGISTRO DEL SIGNO SOLICITADO DE CONFORMIDAD CON NORMAS TÉCNICAS. Las normas o requisitos técnicos forman parte del comercio mundial y afectan aproximadamente un ochenta por ciento del intercambio de bienes y servicios que se produce a nivel global. Los métodos que se utilizan para evaluar la conformidad de los productos o servicios a esas normas técnicas, facilitan un eficiente comercio internacional y ofrecen beneficios significativos cuando se utilizan adecuadamente.
Esos métodos permiten el libre flujo de bienes y servicios, dentro y fuera de las fronteras nacionales, al proporcionar un conjunto compartido de especificaciones y requisitos de evaluación. Sin embargo, cuando los métodos de evaluación, se diseñan inadecuadamente o con la intención de proteger mercados internos, pueden constituirse en medidas restrictivas al impedir un libre acceso de los productos o servicios a dichos mercados.
(Tomado de: bogota.usembassy.gov/ wwwsa018.shtml). En la Comunidad Andina la Decisión 376 de la Comisión, modificada parcialmente por la Decisión 419, relativa al Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología (publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 284, del 31 de julio de 1997) señala en su preámbulo que las normas técnicas “constituyen herramientas esenciales para el desarrollo de la Subregión, dado que propician la mejora progresiva de la calidad de los productos y servicios que se intercambian en el comercio internacional, y para la protección de la salud, la seguridad, el medio ambiente y la protección al consumidor”.
El artículo 26 de la citada Decisión, faculta a los Países Miembros a mantener, emitir y aplicar normas técnicas en materias de “seguridad, protección a la vida, salud humana, animal, vegetal y protección al medio ambiente”, según las propiedades de uso y empleo de productos o servicios a los que se apliquen. Asimismo, en lo que se refiere al “diseño y características descriptivas (del producto o servicio) en la medida en que éstas se encuentren relacionadas con el uso y empleo”.
El glosario de términos que contiene la Decisión 376, precisa el alcance del concepto “norma”, que en el contexto referido se relaciona a un documento “establecido por consenso y aprobado por un organismo autorizado, que proporciona para uso común y repetido, reglas, directivas o características de las actividades o sus resultados, a fin de garantizar un orden óptimo en un contexto dado”; y que se vuelve “técnica” cuando contiene reglas de carácter obligatorio y “requisitos técnicos o hace referencia a normas o especificaciones técnicas o códigos de práctica o los integra a su contenido”.
Por tanto, la disposición prevista en el artículo 82, literal k), de la Decisión 344 se refiere a la irregistrabilidad como marca de los signos que se emplean para colocar sobre productos o servicios, a fin de indicar que los mismos han sido elaborados —o que su actividad se lleva a cabo— de acuerdo con las normas o reglamentaciones técnicas previstas en disposiciones expresas, emitidas por las autoridades competentes de los Países Miembros, o por entidades reconocidas por la legislación de cada País. De este modo, y a manera de ejemplo, “Los sellos de calidad oficiales que emplean los países miembros, no podrán ser registrados como marca”.
(CHARRIA GARCÍA, Fernando: “Propiedad Industrial en Colombia”, editorial Bellas Artes, Cali, 2001, p. 91). En efecto, los sellos de calidad que otorga la correspondiente autoridad o institución acreditada, por cuanto el producto o servicio se encuentra conforme a las normas técnicas expresamente establecidas, no puede ser asimilado a una marca con la protección que el Régimen Común de Propiedad Industrial le otorga; y, constituiría un uso equivocado incluirlo como distintivo del producto o servicio, o utilizarlo en la publicidad, comercialización o promoción del bien o servicio correspondiente como si fuese una marca.
Sin embargo, dicha prohibición opera sólo en aquellos sellos que tengan las características antes mencionadas, y no la estilización de las mismas. En el caso objeto de la presente interpretación prejudicial, el consultante deberá tener en cuenta si el signo solicitado, correspondiente al expediente interno No. 6152-ML, es uno con las características indicadas, es decir, de aquellos empleados para colocar sobre productos o servicios con el objeto de demostrar que los mismos cumplen con las normas o reglamentaciones técnicas adecuadas, emitidas por las autoridades competentes del País Miembro donde ha sido solicitado su registro como marca.
III. DEL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA. El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la Oficina Nacional Competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.
Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar un signo idéntico o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. Vencido el plazo indicado, y en caso de no haberse presentado observaciones, de conformidad con la disposición del artículo 96 eiusdem, la Oficina Nacional Competente, a la vista de las pruebas de que disponga, procederá a realizar el examen de registrabilidad y, en consecuencia, a otorgar o denegar el registro del signo como marca.
El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, como se indicó, deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinan a la Oficina Nacional Competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.
El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué del acto y la razón de ser de la Resolución o declaración, constituyendo por ello una formalidad sustancial cuya ausencia, insuficiencia, error o falsedad puede llevar a la nulidad del acto”. (Sentencia dictada en el expediente Nº 01-AN-97, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, del 13 de mayo de 1998).
IV. DE LA SUPREMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA. DE LOS ASUNTOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL NO COMPRENDIDOS EN LA DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA. Al no establecer la normativa comunitaria plazo alguno a la Autoridad Competente, para efectuar el análisis de registrabilidad marcario, este tema podrá ser regulado por la legislación nacional observando los siguientes criterios: La disposición prevista en el artículo 144 de la Decisión 344 remite a la legislación nacional de los Países Miembros los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en ella.
Con fundamento en una remisión de esta naturaleza, el Tribunal ha declarado inadmisible “(…) que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión (…) pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos ( ).
En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos. Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración (…)”. (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial Nº 33, del 26 de julio de 1988).
De esta manera, el Tribunal ha establecido y ratificado que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.
En efecto, por virtud de la figura del “complemento indispensable”, el Tribunal ha señalado que las legislaciones nacionales de los Países Miembros “(…) no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria”: (Sentencia dictada en el expediente Nº 10-IP-94, publicada en la Gaceta Oficial Nº 177, del 20 de abril de 1995).
Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem.
Segundo: Serán irregistrables como marca los signos que se emplean para colocar sobre productos o servicios, a fin de indicar que los mismos han sido elaborados —o que su actividad se lleva a cabo— de acuerdo con las normas o reglamentaciones técnicas previstas en disposiciones expresamente establecidas, emitidas por las autoridades competentes de los Países Miembros, o por entidades reconocidas por la legislación de cada País. Tercero: En el procedimiento de registro de un signo como marca, la Oficina Nacional Competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no observaciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos.
Cuarto: En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias o requisitos adicionales, o dictar reglamentaciones que, de una u otra manera, restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, entre otros, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.
Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de los Estados Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.
Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA