PROCESO 018-IP-2008 Interpretación prejudicial, de los artículos 51, 52, 57, 238, 239 y 240 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en virtud a lo solicitado por el Juzgado Treinta y Seis (36) Administrativo, Circuito Judicial de Bogotá Sección Tercera de la República de Colombia, e interpretación de oficio del artículo 56 de la misma Decisión. Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO.
Proceso Interno Nº 2007-0176 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil ocho. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial, recibida en este Tribunal el 11 de diciembre de 2007, con su respectivo anexo contentivo de piezas procesales; por la cual, el Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera de la República de Colombia, requirió a este Órgano Jurisdiccional que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los artículos 51, 52, 57, 238, 239, 240 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2007-0176, iniciado por GUSTAVO DÁVILA CAMARGO, que solicita se declare a La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional de Colombia responsable administrativa y civilmente de todos los daños y perjuicios, tanto morales como materiales, ocasionados a la sociedad INTERMAN S.A. y a su persona, por haber infringido sus derechos sobre las patentes de invención 343791, 342710 y 388909.
Y por la omisión de la exigencia y verificación de licencia en los procesos contractuales para la adquisición de productos de dotación elaborados a partir de procedimientos protegidos por las patentes mencionadas. El auto de 12 de marzo de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO.
Demandada: LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. b) Fundamentos jurídicos de la demanda En la demanda de Acción de Reparación Directa interpuesta por Gustavo Dávila Camargo, el actor manifiesta que en el año 1983 fundó la empresa INTERMAN S.A. “sociedad dedicada a actividades económicas directamente relacionadas con la fabricación y comercialización de prendas plásticas e impermeables de dotación para seguridad e identificación de las fuerzas armadas y de policía y en general, de cualquier tipo de entidad, pública o privada.” Expresa de igual forma que debido a los problemas técnicos que se presentaban en el arte de la fabricación del tipo de prendas producidas por INTERMAN S.A., el señor Gustavo Dávila Camargo desarrolló tres procedimientos que permitían solucionarlos “para los cuales solicitó las respectivas patentes de invención ante la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, en su calidad de inventor y representante legal de INTERMAN S.A. (…) El 11 de abril de 1996, la SIC mediante Resolución 621, dictada dentro del expediente administrativo número 343791, (…) resolvió otorgar el privilegio de patente a la invención titulada ‘MEJORAMIENTO EN LA FABRICACIÓN DE PRENDAS DE NATURALEZA PLÁSTICA Y PRODUCTOS OBTENIDOS´ (…).
De la misma forma, también el 11 de abril de 1996, la SIC, mediante resolución Nº 645, dictada dentro del expediente administrativo número 342710, (…) resolvió otorgar el privilegio de patente a la invención titulada ‘PROCESO DE ENSAMBLE DE PRENDAS MEDIANTE TIRO DE REFUERZO POR TERMOCOSTURA’ (…). Por último, el 19 de marzo de 1998, la SIC, mediante resolución 589 resolvió otorgar la patente titulada ‘SISTEMA DE IMPRESIÓN DE SEGURIDAD PARA IDENTIFICACIÓN PLENA DE PRENDAS SINTÉTICAS’”.
El demandante también menciona que “las fuerzas armadas y de policía empezaron a requerir prendas elaboradas bajo los procedimientos inventados por el señor Dávila, producidos y distribuidos por INTERMAN, por las ventajas de visibilidad y durabilidad de los productos terminados, específicamente chalecos reflectivos, brazaletes, impermeables, polainas y puestos de control, entre otros.
(…). Así, los competidores y oferentes en los procesos de contratación se dedicaron a implementar estos procedimientos protegidos, a fin de satisfacer las condiciones técnicas exigidas por el respectivo ente público. No obstante ninguno de ellos procuró la celebración de un contrato de licencia para la legítima implementación de los procedimientos protegidos, dentro de sus procesos de fabricación”.
Alega de igual forma que “En todo este tiempo se hizo clara advertencia al Estado sobre la existencia de la exclusividad que derivaban las patentes sobre los procedimientos, sin que la misma tuviera efecto alguno sobre los procesos de contratación, dentro de los cuales siguieron siendo adjudicatarios aquellos que elaboraban las prendas con violación de los procedimientos patentados.
(…) La conducta omisiva por parte del Estado en la exigencia de la licencia al contratar la adquisición de sus prendas de dotación, cohonestó (sic) la violación de los derechos exclusivos que le asistían a INTERMAN S.A. (sic) para explotar en forma exclusiva sus patentes de invención. Adicionalmente, generó que el Estado (sic) directamente incurriera en violación de derechos de patente, al uniformar a sus efectivos de fuerza pública con las prendas adquiridas y obtenidas a partir de la infracción”.
El demandante hace una breve relación de las normas comunitarias contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de igual forma cita jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina referida a patentes; argumentando en consecuencia que “El derecho que otorga una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, permite que su titular pueda impedir que un tercero lleve a cabo los actos de infracción señalados (…), también constituye infracción del derecho de patente sobre un procedimiento, el uso de productos directamente obtenidos a partir del procedimiento protegido” La demanda pone de manifiesto que la sociedad INTERMAN S.A., con la facultad legal contenida en el Art. 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, “pretendió ejercer sus derechos acudiendo ante las distintas autoridades para advertir de la inminencia y materialización de infracciones en contra de los derechos que le habían sido legalmente conferidos por la (…) SIC.
No obstante (…) las autoridades encargadas no quisieron dar respuesta alguna, y en otros, (sic) simplemente se declararon incompetentes para adoptar medidas. (…) Con esta conducta, el Estado negó arbitrariamente a INTERMAN S.A., la posibilidad de acudir efectivamente ante la autoridad para detener a los infractores y consecuentemente incurrió en la violación del ordenamiento jurídico andino del cual provenía la facultad que se pretendía ejercitar.
(…) Adicionalmente, esta conducta omisiva genera un incumplimiento del deber del Estado colombiano de garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual” c) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda En la contestación a la demanda y con referencia a los hechos expuestos por el actor, se expresa “Vale la pena aclarar que los hechos narrados por el demandante solo quedan en el campo de la especulación, pues no existe prueba de sus aseveraciones (…).
Por el contrario, conforme a los documentos aportados por la parte actora se observa la existencia de pruebas a favor de la demandada, como las respuestas a los derechos de petición, en los que la policía nacional (…) opto por la inclusión en sus procesos de contratación el acatamiento, respeto y aplicación de las normas vigentes sobre protección a la propiedad industrial e intelectual” Continúa con su argumento, mencionando que la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, de ninguna manera pueden “promover una práctica monopolística contradiciendo de manera flagrante el principio constitucional de libre competencia económica (…) sino que debe velar por adquirir un excelente producto (…) respetando el Estatuto de Contratación Estatal que nos rige” Con relación a los perjuicios demandados alega que “Quien afirma que su demandado (sic) le ha inferido daño por su dolo o culpa, esta obligado si quiere que se repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio demostrando los hechos que la constituyen y su cuantía. El perjuicio en consecuencia, debe demostrarse como un hecho efectivo, ya que una mera conjetura no basta para fundamentar legalmente una sentencia”.
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 51, 52, 56, 57, 238, 239 y 240 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Juez Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 51.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.
Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos: a) cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y, b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) emplear el procedimiento; o ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.
(…) Artículo 56.- Una patente concedida o en trámite de concesión podrá ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.
Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. Artículo 57.- El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una patente concedida.
La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia. En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular de la patente durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente.
En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida. (…) Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de co titularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.
Artículo 239.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado.
Artículo 240.- En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si: a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.
En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales. 1. Del alcance de la protección conferida por una patente La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que regula el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, reconoce en su artículo 14 que los Países Miembros podrán otorgar patentes de producto o de procedimiento, siempre y cuando sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.
La principal distinción entre ambas, es su ámbito de protección, como en el presente caso, se discute sobre patentes de procedimiento, este Tribunal analizará solamente el alcance de la protección conferida por aquella. En las patentes de procedimiento, las reivindicaciones a las que hace referencia el artículo 51 de la norma comunitaria en examen, deben consistir en la descripción de actos, conductas o hechos, que conjuntamente, constituyan el procedimiento utilizable para lograr un fin o resultado determinado, es decir los aspectos dinámicos de la invención, limitándolos a través de la descripción de una acción o función; sin embargo cabe mencionar que a pesar de que es posible describir e individualizar ciertos instrumentos o herramientas que participan en la operación, sólo se protegerá la acción o función reivindicada y no así la composición, estructura o construcción de los medios o instrumentos empleados a tal fin.
Debe tomarse en cuenta que el procedimiento susceptible de protección se caracteriza por su forma, su aplicación y su función, por lo que puede contener elementos materiales, como los instrumentos o maquinas utilizados; así como elementos inmateriales, que en opinión de la doctrina se constituyen como el procedimiento propiamente dicho y es la habilidad y el conocimiento sobre la utilización o manejo de los instrumentos, la combinación de materiales, etc.
La doctrina encuentra otra diferencia, cuando Carmen Salvador Jovaní expresa que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…)”, en cambio “(…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.
Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”. 2. Los derechos que confiere la patente a su titular El artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a momento de reconocer los derechos que tiene el titular sobre un producto o procedimiento patentado, le otorga una facultad negativa, denominada “ius prohibendi” que se refiere a los derechos de exclusión y oposición para impedir la explotación de la invención objeto de patente, entendida aquella como el uso integral del procedimiento reivindicado y la consiguiente distribución y comercialización de los resultados obtenidos por terceras personas no autorizadas expresamente por el titular.
Esta facultad deriva del derecho de exclusividad sobre la explotación de la invención, otorgado por la concesión de la patente. De lo precedentemente expuesto e interpretando la norma, contrario sensu, podemos afirmar que el titular de la patente puede exclusivamente utilizar el procedimiento reivindicado, y consecuentemente fabricar un determinado producto, ofertarlo, venderlo o importarlo para alguno de estos fines.
Es preciso señalar que el derecho de patente, “ius prohibendi”, tiene su origen en un acto expreso, ejecutado por una autoridad estatal competente, sin embargo el derecho de explotar la invención patentada, como manifestación de la libertad de industria y comercio, es anterior a éste, puesto que un inventor que no solicita patente alguna o que prefiere mantener su invención en forma de tecnología confidencial, no tiene ningún obstáculo jurídico para llevar adelante la explotación de la invención, salvo las disposiciones legales de orden público vigentes en un determinado Estado, referidas a licencias o autorizaciones particulares relacionadas con el producto o procedimiento patentado, por ejemplo las disposiciones ambientales, sanitarias y de seguridad industrial, entre otras.
Cabe mencionar que los derechos conferidos por la patente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 50 de la Decisión objeto de interpretación, tienen una duración máxima de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro Finalmente y siguiendo el criterio de Guillermo Cabanellas podemos distinguir tres tipos de infracciones a los derechos emergentes de la patente: “las directas, que son aquellas cometidas por quien usa o vende la invención patentada, sin permiso de su titular.
Las indirectas que se configuran cuando una persona induce a otra a usar o vender ilícitamente la invención y las infracciones contributivas, son las que tienen lugar cuando una persona vende o suministra un elemento al infractor principal, siendo que tal elemento tiene como único o principal uso posible, su empleo en el contexto de la invención patentada”.
(Guillermo Cabanellas, Derecho de las patentes de Invención. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2001 p. 475). Requisitos para la transferencia de una patente y licencias que puede conceder el titular El artículo 56 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la posibilidad de transferir una patente, ya sea de producto o de procedimiento, por acto entre vivos o mortis causa.
Disponiendo además que este acto jurídico, para gozar del derecho de oponibilidad frente a terceros, debe necesariamente constar por escrito y estar registrado en la oficina nacional competente. En este sentido y tomando en cuenta que la patente otorga un derecho erga omnes para el titular, definido no en relación con un objeto físico, sino respecto de un elemento abstracto, como puede ser una invención, una obra o un procedimiento, se puede afirmar que el objeto de este derecho es un bien inmaterial, susceptible de ser objeto de relaciones y actos jurídicos lícitos, particularmente de relaciones contractuales, no existiendo más limitación que las consecuentes de los requisitos generales de validez de los contratos y las derivadas del contenido propio de la patente.
Los bienes inmateriales presentan determinadas características, que los diferencia de los bienes materiales, una de ellas es que pueden ser de propiedad plena y simultánea de varias personas, por ejemplo en el caso de los secretos industriales, aspecto que se diferencia de las formas de copropiedad referidas a bienes corporales, de igual forma, los bienes inmateriales, pueden ser disfrutados materialmente por varias personas.
De esta forma, es fácil colegir que la persona que cuenta con la titularidad del registro de una patente podrá transferir los derechos emergentes de aquella, así mismo sus derechohabientes gozan de un derecho expectaticio sobre estos bienes inmateriales, debe considerarse al respecto la previsión contenida en el artículo 50 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Por otra parte, la potestad de transferencia de derechos de patente que tiene el titular, no solo se refiere a la cesión de la totalidad de derechos, en este sentido debe considerarse también la posibilidad de ceder o transferir el usufructo de la patente a una tercera persona a través de la concesión de licencias de explotación, actos previstos en el artículo 57 de la norma comunitaria en examen.
Es necesario considerar que, si el titular hace oponible ante terceras personas su derecho exclusivo sobre la patente, desde el momento de su concesión por autoridad competente, los actos de transferencia o licencia de estos derechos, naturalmente gozarán de oponibilidad, de igual forma desde el momento de su registro. Finalmente debemos mencionar que el Tribunal ha precisado que “aunque el inventor sea, en principio, el titular legítimo del derecho a la patente, éste lo puede ceder a favor de un tercero, en cuyo caso podrá ser una persona natural o jurídica; pero no por ello pierde su autoría, conserva el derecho de la paternidad de la invención, la cual es inalienable, por lo que el cesionario del derecho de patente deberá expresar en su caso, de quién ha provenido la cesión, quién ha sido el inventor cedente de los derechos a su favor.
Sólo el inventor puede oponerse a su mención en la patente si así lo desea (Art. 11) (…) generalmente, la cesión de los derechos de la patente es posterior a la obtención de la misma, de manera que el inventor puede posteriormente transferir la titularidad de la patente a otra persona natural o jurídica”. (Proceso 43-IP-2001, publicado en la G.O.A.C Nº 176, de 18 de septiembre de 2001, Patente: Formulaciones de Peptidos Hidrosolubles de Liberación Retardada).
Derechos del titular de un derecho de patente, para entablar una acción por infracción a su derecho y para la reparación de daños y perjuicios Con relación a la facultad que tiene el titular de una patente para iniciar una acción que proteja sus derechos, el Tribunal expresó en la interpretación contenida en el expediente 14-IP-2007 de 21 de marzo de 2007, publicada en la G.O.A.C. Nº 1513 de 27 de junio del mismo año, lo siguiente: “El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.
El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.
La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.
En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza.
La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito”. Con referencia a la disposición contenida en el artículo 239 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cabe destacar que es una norma complementaria del artículo 238, analizado precedentemente, puesto que como expresó este Tribunal “El ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor”.
(Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: CALCIORAL). Es necesario dejar claramente establecido lo siguiente: mencionamos en líneas precedentes que el “ius prohibendi” del titular de la patente tiene su origen en un acto expreso de autoridad nacional competente, consecuentemente se puede considerar que una explotación no autorizada del producto o procedimiento reivindicado, sucedido después de esta declaración administrativa, se constituye en una infracción a los derechos conferidos al titular, quien tiene la facultad de activar el mecanismo previsto en el artículo 238 de la decisión objeto de interpretación; sin embargo la norma comunitaria a objeto de proteger los legítimos intereses del inventor, ha establecido en su artículo 239, que si una tercera persona sin autorización, explota el objeto de la patente durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente, el titular tendrá la facultad de iniciar una acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención. En este sentido, es preciso puntualizar que la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios causados al titular de la patente, estará limitado en su alcance por los términos de la reivindicación protegida y será cuantificada de acuerdo a la explotación indebida que realizó el demandado del producto o procedimiento tutelado.
Por otra parte, la disposición contenida en el artículo 240 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece con claridad que la carga de la prueba en un proceso sobre infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, le corresponde al demandado y se presume, salvo prueba en contrario que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, cuando la novedad del producto obtenido es manifiestamente novedosa y en la circunstancia de que a pesar de los esfuerzos del demandante por acreditar que procedimiento fue utilizado al momento de elaborar el producto final, no sea posible identificarlo y exista una posibilidad sustancial de que el producto idéntico fue fabricado por el procedimiento patentado.
El Tribunal aclara que la acción que se pueda iniciar se refiere únicamente a daños y perjuicios y no así a posibles procedimientos penales. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- Las patentes de procedimiento, protegen particularmente todos los actos, conductas o hechos, que de manera sistemática e interdependiente constituyan un procedimiento nuevo, con un claro nivel inventivo y susceptible de aplicación industrial, y que tenga como objetivo lograr un fin o resultado determinado, tomando en cuenta los elementos materiales e inmateriales que lo conforman.
SEGUNDO. - El inventor de un producto o procedimiento goza del derecho de utilización y explotación de su invención, sin necesidad de formalidad alguna; sin embargo para obtener la exclusividad de este derecho y el consiguiente “ius prohibendi” frente a terceros, es necesario que una autoridad nacional competente conceda la patente de invención, a través de un acto expreso, a partir del cual el titular de la patente podrá ejercer la exclusividad y la facultad de oposición y exclusión. TERCERO.- El titular de una patente y de los derechos que esta conlleva, considerados como bienes inmateriales, podrá transferir a un tercero la totalidad o una parte de estos derechos exclusivos, observando las normas de orden público y las inherentes a la naturaleza intrínseca de los derechos de patente; al efecto y con el fin de que este acto surta efectos frente a terceros, es necesario su registro en la oficina nacional competente.
CUARTO. - El titular de una patente tiene la facultad de iniciar una acción legal, en virtud del principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial conferido por la patente, que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción nacional competente, contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho, que ejecute actos que la hagan inminente o que cause un daño o perjuicio al titular una vez solicitada la patente y antes de ser concedida.
QUINTO. - En los procesos sobre infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, la carga de la prueba le corresponde al demandado y se presume, salvo prueba en contrario que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado El Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA