PROCESO 024-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, del artículo 224 de la misma Decisión. Signo: CNH.
Actor: CHAID NEME HERMANOS S.A. Proceso interno Nº 2003-00015. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil ocho. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, relativa a los artículos 134, 136 literal a) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00015;
El auto de 3 de abril de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: CHAID NEME HERMANOS S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Tercero Interesado: FIRMA CNH GLOBAL N.V. b) Hechos El 30 de mayo de 2001, la Sociedad CNH GLOBAL N.V., solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo mixto CNH para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional, la cual se tramitó en el expediente 01-42985. Una vez publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A. formuló oposición al registro sobre la base de su marca NH que distingue, también, productos de la Clase 12.
El 21 de mayo de 2002, mediante Resolución Nº 15363 la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición interpuesta y negó el registro solicitado; contra esta Resolución la Sociedad CNH GLOBAL N.V., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 28539 de 30 de agosto de 2002, confirmó la Resolución impugnada; y, el segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien por Resolución Nº 32916 de 16 de octubre de 2002, revocó la Resolución Nº 15363 y concedió el registro de la marca mixta CNH a favor de la sociedad CNH GLOBAL N.V. El 31 de mayo de 2001, la Sociedad CNH GLOBAL N.V., solicitó el registro como marca del signo nominativo CNH para distinguir productos de la Clase 12, solicitud que se tramitó en el expediente 01-43068; de igual forma una vez que se publicó esta segunda solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A. formuló oposición al registro del signo CNH, sobre la base de su marca NH que distingue productos de la Clase 12.
Mediante Resolución Nº 20394 de 27 de junio de 2002, la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y negó el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolución, la Sociedad CNH GLOBAL N.V. presentó recurso de reposición y subsidiario de apelación. El primero fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 28400 de 30 de agosto de 2002, confirmó la Resolución impugnada; y, el segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien por Resolución Nº 32917 de 16 de octubre de 2002, revocó la Resolución Nº 20394 y concedió el registro de la marca CNH a favor de la sociedad CNH GLOBAL N.V. La Sociedad CNH GLOBAL N.V., el mismo 31 de mayo de 2001, solicitó el registro como marca del signo nominativo CNH para distinguir productos de la Clase 7, solicitud que fue tramitada en el expediente 01-43072; una vez publicada esta solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A. formuló oposición al registro del signo CNH, sobre la base de su marca NH que distingue productos de la Clase 12.
La División de Signos Distintivos por medio de la Resolución Nº 20409 de 27 de junio de 2002, declaró fundada la oposición y negó el registro solicitado. Contra esta Resolución, la Sociedad CNH GLOBAL N.V. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 32088 de 30 de septiembre de 2002, confirmó la Resolución impugnada; y, el segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien por Resolución Nº 39025 de 29 de noviembre de 2002, revocó la Resolución Nº 20409 y concedió el registro de la marca CNH a favor de la sociedad CNH GLOBAL N.V. Finalmente, la sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A. interpuso una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el 10 de febrero de 2004, la cual es conocida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. c) Fundamentos jurídicos de la demanda por parte de CHAID NEME HERMANOS S.A. En la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho, el actor manifiesta que se violó el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por falta de aplicación, “por cuanto la marca CNH, solicitada por la sociedad CNH GLOBAL N.V., no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro (…) Debido a la evidente similitud entre la marca (sic) solicitada para registro y las marcas previamente registradas por la sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A., podemos concluir que la marca CNH, no es suficientemente distintiva para distinguir productos de las clases 7 y 12 de la clasificación de marcas.
(…) La marca (sic) solicitada para registro CNH, es confundible con la marca NH, de propiedad de la sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A.”. Alega de igual forma que, cuando se tiene que confrontar marcas nominativas y marcas mixtas, “se debe encontrar cuál es la dimensión más característica del signo para proceder a realizar la comparación.”; expresa también que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la confusión puede presentarse en los aspectos gráfico, fonético o conceptual.
“En este caso la marca (sic) solicitada para registro se compone de tres letras, que no contienen ningún tipo de grafía particular, dichas letras reproducen las dos letras que componen la marca de propiedad de la sociedad demandante, razón por la cual la posibilidad de confusión para el consumidor, no ofrece ninguna duda”. Por otra parte y con relación a la posible confusión fonética, el demandante arguye que “La audición de cada una de las marcas en conflicto es la siguiente: Marca CNH. ‘Ceneache’ Marca NH ‘Eneache’.
En consecuencia podemos concluir la práctica identidad fonética de los signos, específicamente existe similitud en los siguientes puntos: Longitud de los signos, ubicación de las vocales, tonicidad de las palabras y terminación de las palabras”. El actor prosigue su argumento, manifestando que “La sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A. identifica sus productos con la marca NH, desde el año 1993, fecha en la cual solicitó el registro de dicha marca.
En consecuencia el consumidor al encontrarse con productos marcados con el signo CNH, pensará que se trata de una nueva modalidad de productos comercializados por la sociedad, (…) más aún teniendo en cuenta que la letra C, corresponde a la primera letra de su razón social”. Por último, la demanda refiere que “la División de Signos Distintivos no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344 ni se abstuvo (debiendo hacerlo) de expedir la resolución que concede el registro de la marca CNH, a favor de la sociedad CNH GLOBAL N.V.”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio En la contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio expresa que “De conformidad con las atribuciones legales otorgadas (…) el Jefe de la División de Signos Distintivos expidió legal y válidamente las resoluciones acusadas números 32916 de 16 de octubre de 2002, 32917 de 16 de octubre de 2002 y 39025 del 29 de noviembre de 2002 concediendo el registro de las marcas `CNH´ (mixta) clase 12, `CNH´ (nominativa) clase 12 y `CNH´ para distinguir productos comprendidos en la clase 7 de la nomenclatura vigente”.
Afirma de igual forma que de la revisión de los trámites administrativos se concluye que “La Superintendencia de Industria y Comercio, como Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa”. La Superintendencia de Industria y Comercio afirma que “Del estudio de confundibilidad de las marcas en debate teniendo en cuenta la visión de conjunto y de manera sucesiva la totalidad de los elementos que las integran, no se presentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas que las hagan confundibles entre sí, pues si bien los signos en conflicto comparten algunas letras de las que se conforman, esta coincidencia no es determinante para efectos de establecer la irregistrabilidad del signo solicitada (sic), habida cuenta que ésta (sic) posee elementos gráficos como es el diseño especial de letra que la hacen diferente frente a la marca registrada y generan en el consumidor una apreciación diferente.
De otra parte se tiene que la marca solicitada se conforma de las letras CNH y la marca registrada de las letras NH, lo cual hacen que al pronunciarse y transcribirse generan una impresión diferente en el consumidor, (…) pues no tendría dificultad para diferenciar una marca de otra y su origen empresarial”. e) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte de CNH GLOBAL N.V. La empresa CNH GLOBAL N.V. en su respuesta a la demanda, alega en relación a los requisitos de registrabilidad de un signo como marca menciona que “el Artículo 134 de la Decisión 486 (…) modificó parcialmente los requisitos esenciales que debe reunir una marca para su registro, por cuanto se prescindió del requisito de la perceptibilidad y se mantuvieron los requisitos de la distintividad y el de la representación gráfica”.
Con referencia al requisito de representación gráfica, la demandada expresa que “es evidente que se cumple, ya que los signos CNH y CNH (mixta) están compuestos por una palabra y una etiqueta, los que son susceptibles de representarse materialmente”. Igualmente con relación al requisito de distintividad dice que, “los signos CNH y CNH (mixta) no se confunden con la marca registrada por la sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A., específicamente NH (Mixta) para identificar productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza”.
Por otra parte y después de exponer detalles, sobre los antecedentes de las marcas CNH y CNH (mixta), que identifica la línea de negocios relacionada con la fabricación y distribución de equipos para agricultura y construcción, en el mercado andino y mundial, la demandada menciona que “el uso generalizado, ininterrumpido y público de las marcas CNH y CNH (Mixta), y su gran difusión (…) ha logrado que el grupo de consumidores o usuarios (…) las identifiquen o conozcan a primera vista.
(…) Es claro que no hay duda que las marcas CNH y CNH (Mixta) (…) son notoriamente conocidas de conformidad con lo previsto en el artículo 228 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. En el mismo sentido considera que los consumidores no pueden confundir las marcas CNH y CNH (mixta) con la marca registrada NH (mixta), pudiendo coexistir ambas pacíficamente en el mercado, “dadas no solo sus diferencias visuales, ortográficas y fonéticas entre las marcas en conflicto, (…) sino igualmente porque se trata de marcas que comercializan diferentes productos en el mercado”.
Prosigue la respuesta a la demanda, refiriéndose a la confundibilidad entre las marcas CNH y CNH (mixta) y NH (mixta), particularmente la visual “AL realizar una visión general de las marcas es evidente que el consumidor retendría como factor gráfico en la marca CNH (mixta) su correspondiente diseño, dados su tamaño y colocación que no permite distinguir claramente las letras que lo componen, ya que está sobrepuesto sobre el mismo, y además porque las letras C y H llevan un color diferente al de la letra N, lo que determina que el consumidor final tomaría como factor de identificación la parte figurativa y no la nominativa, ya que es de más fácil percepción. No sucede lo mismo con la marca NH (mixta).
Ya que el consumidor fácilmente identifica la parte nominativa de la marca, en la medida en que las letras NH se encuentran en un tipo de letra o fuente que visualmente permite identificarla, y de allí que para el consumidor es más fácil distinguir la marca por su parte nominativa que por su parte gráfica. Así las cosas, (…) es evidente que no existiría confusión entre las marcas en conflicto”.
En relación al cotejo fonético que debe realizarse para determinar la posibilidad de confusión entre marcas, la demandada manifiesta que “la pronunciación de la marca (…) CNH (Mixta), sería CENEACHE; y la del demandante ENEACHE, lo que tratándose de marcas compuestas por tres letras o siglas otorga la distintividad necesaria desde el punto de vista auditivo, ya que la letra C que modifica al conjunto está dispuesta en su parte inicial y cambia completamente la pronunciación, máxime en este caso cuando se trata del cotejo de marcas compuestas por tres letras o siglas y que son de carácter débil”.
Continúa argumentando que en el presente caso “la marca CNH (Mixta), corresponde al nombre de la compañía ampliamente reconocida CNH GLOBAL N.V., que representa las siglas de las compañías CASE y NEW HOLLAND que se fusionaron para crear esta nueva compañía, y por otro lado, la marca NH es la sigla de del grupo económico NEME HERMANOS, consideramos que el consumidor identificaría plenamente el origen empresarial de cada una de las marcas, no existiendo confusión conceptual”.
En último término, afirma que “no existe identidad en la conexión competitiva entre los productos amparados por las marcas en conflicto. El registro de la marca NH (Mixta) ampara todos los productos de la clase 12, cuales son: vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, mientras que el registro de la marca CNH (nominativa) ampara: Maquinaria agrícola” en general.
“Por encontrarse entonces las marcas CNH (nominativa) y NH (Mixta), amparando productos diferentes, consideramos que no se cumple para este específico caso con el segundo presupuesto legal contemplado en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 134, 136 literal a) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, en vista a que las solicitudes de registro del signo CNH fueron presentadas en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486; y, en virtud de lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, se procede a la interpretación prejudicial, de oficio, del artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad andina y no se interpreta el artículo 278 de la citada Decisión 486 por no ser aplicable al presente caso;
Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial con base a una aplicación jurisprudencial al caso concreto: 1.
La marca y los requisitos para su registro En vista de que en el proceso interno se discute si los signos objeto de la solicitudes de registro: CNH (mixto) para productos de la Clase 12, CNH (nominativo) para productos, también, de la Clase 12 y CNH (nominativo) para la Clase 7 cumplen los requisitos exigidos por la Decisión 486, este Tribunal solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1403, de 25 de septiembre de 2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, emitida para la causa interna Nº 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si los signos CNH (mixto) y CNH (nominativo) cumplen con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentran incursos dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2.
Marcas denominativas y mixtas Teniendo en cuenta que en el proceso interno se solicita el registro de un signo mixto y dos denominativos y que el signo que se opone es un signo mixto, el Tribunal considera necesario referirse a los signos denominativo y mixtos y a su comparación, por lo que, este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 195-IP-2006, de 6 de febrero de 2007, publicada en la G.O.A.C. Nº 1495, de 10 de mayo de 2007, signo: UBS (nominativo), emitida para la causa interna Nº 2004-0196, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.
Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre un signo denominativo y uno mixto o entre dos signos mixtos deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos. 3.
Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión o de asociación, similitudes ortográfica, fonética e ideológica y reglas para efectuar el cotejo marcario En el proceso interno se discute la posible similitud entre los signos solicitados CNH (mixto) y CNH (nominativo) y la marca NH (mixta) y en consecuencia el posible riesgo de confusión entre dichos signos, por lo tanto el Tribunal de la Comunidad Andina, solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que al realizar el examen de registrabilidad, aplique al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitido en la causa interna Nº 2002-00270.
Tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre las marcas CNH y NH. 4.
Los signos distintivos notoriamente conocidos La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.
Al respecto Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”. (Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis.
Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 341). Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.
Asimismo el Tribunal ha manifestado “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.
(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.
(Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Por su parte el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.
Finalmente, el Tribunal considera que “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…)”.
(Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 253, de 7 de marzo de 1997). 5. Conexión competitiva Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos o servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.
En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos de diferentes clases, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;
(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.
El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.
A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.
(Proceso 67-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 871, de 11 de diciembre de 2002, marca: GOODNITES). En la cita mencionada y para el caso objeto de la presente interpretación, todo lo relacionado con productos debe ser aplicada a servicios. La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.
También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Asimismo debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.
Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.
(Proceso 09- IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). Como se dijo supra, el consultante deberá aplicar lo relacionado con productos a servicios En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por el signo en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si los signos CNH (mixto) y CNH (nominativo), cumplen con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.
SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos y denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.
TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
El Juez Consultante deberá determinar en qué medida los signos CNH (mixto) y CNH (nominativo) son similares a la marca registrada NH (mixta) y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión o de asociación al público consumidor.
CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éste ampara.
QUINTO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
La notoriedad de un signo debe ser probada por quien la alega.
SEXTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos diferetnes, el Juez Consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003- 00015, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA