PROCESO 027-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 73 literal b), 102 y 117 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, el primer párrafo del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente interno N° 2087-2007.

Actor: VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. Nombre comercial: EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de marzo de 2008.

I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. Las partes: Demandante: VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DE PERÚ. Tercero interesado: Sociedad EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. B. datos RELEVANTES. 1.

Los hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes: a. La sociedad EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. tiene registrado en Perú, bajo el número de Certificado N° 307, el nombre comercial denominativo EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

La solicitud de registro fue presentada el 4 de agosto de 1993. b. La sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS S.A. LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A., el 23 de agosto de 1994 solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, la nulidad del certificado 307 correspondiente al depósito del nombre comercial denominativo EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. c. Mediante Resolución N° 12422-95/INDECOPI/OSD, de 20 de septiembre de 1995, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada la acción de nulidad interpuesta. d. La sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS S.A. LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A., interpuso recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. e. Mediante Resolución N° 16706-95-INDECOPI/OSD, de 22 de diciembre de 1995, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI resolvió el recurso de reposición, declarándolo infundado. f. La sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS S.A. LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A., el 24 de enero de 1996 interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. g. Mediante Resolución No. 1146-2000/TPI-INDECOPI, de 10 de octubre de 2000, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la resolución impugnada. h. La sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS S.A. LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A., ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Perú, presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. i. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 21 de marzo de 2007 declaró infundada la demanda interpuesta. j. La sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS S.A. LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad actora, como fundamento de su demanda, formuló los siguientes planteamientos: a. La sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS S.A. LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. es titular del nombre comercial MINERVA, ya que lo ha venido usando desde antes de 1951. Además, se encuentra probado tal uso desde el momento de la constitución de la empresa, es decir, desde el 25 de abril de 1951. b. El derecho sobre el nombre comercial proviene desde la constitución de la sociedad colectiva J.C. MARIÁTEGUI Y COMPAÑÍA IMPRENTA Y EDITORIAL MINERVA, por lo siguiente: Dicha sociedad se constituyó por medio de escritura pública suscrita por José Carlos Mariátegui La Chira y Julio Cesar Mariátegui La Chira.

Al momento del fallecimiento de José Carlos Mariátegui La Chira, 16 de abril de 1930, se les trasfirió el derecho sobre la sociedad colectiva a sus herederos. Por lo anterior, dichos herederos al disolverse dicha sociedad también quedaron con el derecho sobre el nombre comercial MINERVA. Se debe tener en cuenta que la sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS S.A. LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. se constituyó con base en la aportación y transferencia del derecho de los herederos de José Carlos Mariátegui La Chira c. La Resolución impugnada al determinar el mejor derecho sobre el nombre comercial MINERVA, no le da valor probatorio a la escritura de constitución de 25 de abril de 1951, estableciendo como fecha inicial de uso 1967. d. La sociedad EDITORIAL IMPRENTA MINERVA S.A. actuó de mala fe, ya que conociendo que la sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS S.A. LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. se encontraban usando el nombre comercial MINERVA, solicitó el depósito del nombre comercial denominativo MINERVA.

Con lo anterior, dicha actuación tiene como finalidad sacar a la sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS S.A. LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. del mercado. 3. La contestación a la demanda. A. Por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, de la República de Perú. El Indecopi se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: • Si bien es cierto que el origen de la denominación MINERVA se remonta a la creación de la sociedad J.C. MARIÁTEGUI Y COMPAÑÍA IMPRENTA Y EDITORIAL MINERVA, no lo es el hecho de que hasta la fecha los derechos sobre dicha denominación tengan como titular la demandante.

Lo anterior por lo siguiente: El 16 de abril de 1930 falleció José Carlos Mariátegui (padre de los accionistas de la empresa demandante), lo que trajo como consecuencia la disolución y liquidación de la sociedad; lo anterior consta en la escritura pública de 4 de junio de 1937. Al liquidarse la sociedad se adoptaron distintos acuerdos entre las partes involucradas, es decir, entre el socio sobreviviente y los herederos de su hermano José Carlos Mariátegui La Chira.

Uno de dichos acuerdos fue la cesión que realizó Julio César Mariátegui de la denominación MINERVA a favor de los herederos de su hermano, con el objetivo de que utilizaran dicho nombre comercial en un negocio de imprenta y librería ubicado en el distrito de Barranco. Se estipuló claramente en dicho acuerdo que el uso de dicho nombre se circunscribía exclusivamente a dicho distrito, conservando Julio César Mariátegui La Chira la titularidad sobre el mencionado nombre a efectos de usarlo en el resto del territorio nacional.

Lo anterior se refuerza con el hecho de que se pactó que no podía abrir sucursales fuera de dicho distrito utilizando el mencionado nombre. • La resolución impugnada sí se pronunció sobre la titularidad del nombre comercial MINERVA, estableció expresamente que la sociedad Editorial e Imprenta Minerva S.A. probó haber utilizado continua y efectivamente dicho nombre con anterioridad a la demandante, teniendo por ello un mejor derecho para solicitar el registro como marca. • El uso del nombre comercial MINERVA por parte de la demandante sólo se pudo determinar a partir del mes de enero de 1967.

El sólo hecho de que en la escritura pública de constitución de una persona jurídica aparezca el nombre comercial no prueba, de manera real y efectiva, el uso de dicho nombre en el mercado. Por lo tanto, era necesario el complemento con otros medios de prueba. • El hecho de que la denominación MINERVA se encuentre inscrita en el Registro Mercantil de los Registros Públicos de Lima, no le brinda ninguna protección a dicho signo distintivo, ya que el derecho sobre éste se adquiere con su uso.

El registro mercantil tiene como finalidad constituir y dar publicidad a las personas jurídicas como sujetos de derechos y obligaciones. B. Por parte del tercero interesado. La sociedad EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A., contestó la demanda con los siguientes argumentos: (…) “7. La Resolución 1146 del Tribunal del Indecopi, se pronuncia sobre la confirmación de la Resolución 16706-95-INDECOPI/OSD de fecha 2 de diciembre de 1995, sobre la nulidad del Certificado No. 307 respecto al registro del nombre comercial Editorial e Imprenta Minerva S.A., registrado a nuestro favor, con respecto a las clase 16 de la Nomenclatura Oficial de Indecopi.

Pedimos a su Despacho tener presente el punto 11.4 ampliación del Caso Concreto, que a la letra dice: “La accionante señala que la emplazada ha actuado con mala fe al solicitar el registro del nombre comercial objeto de la acción de nulidad ya que pretende usurpar y aprovecharse ilícitamente de su nombre comercial. Del análisis de los documentos presentados, la Sala advierte que estos no acreditan que la emplazada al solicitar el registro del nombre comercial Editorial e Imprenta Minerva S.A., haya vulnerado el principio de la buena fe, por cuanto, conforme se indicó en el punto 9 de la presente Resolución la emplazada es quien ha probado HABER UTILIZADO su nombre comercial con anterioridad, ya sea en forma directa o a través de la cesión de sus derechos sobre el nombre comercial que hizo JULIO CESAR MARIATEGUI LA CHIRA a favor de Editorial e Imprenta Minerva S.A., por lo que tenía el derecho a solicitar a su registro EN VIRTUD DE LOS DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 166 DEL DECRETO LEY 26017.” Por todo lo expuesto al juzgado pedimos declarar improcedente la acción incoada, por estar bien fundamentada la resolución 1146 de la Sala del Tribunal de Indecopi”.

II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 72, literal b), 73, literal b), 102 y 117 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como el literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No obstante lo anterior, no se interpretará el artículo 72, literal b), ya que no es aplicable al caso particular.

En relación con el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sólo se interpretará el primer párrafo, ya que allí se establecen normas procesales vigentes al momento en que se inició la acción de nulidad contra el registro del nombre comercial EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. Las demás normas de la Decisión 313 serán interpretadas, ya que dicha normativa se encontraba vigente al momento en que se solicitó para registro el Nombre comercial EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. El Tribunal, de oficio, interpretará la Disposición Primera Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 313 Artículo 73 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”;

(…) Artículo 102 “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad del registro de marca, previa audiencia de las partes interesadas, si el registro fue concedido en contravención a la presente Decisión. Si las disposiciones a que hace referencia el párrafo anterior, fueren parcialmente aplicables a un registro de marca, la nulidad se decretará sólo respecto a la parte impugnada.

El procedimiento para llevar a cabo esta acción se sujetará a las disposiciones internas de cada País Miembro”. (…) Artículo 117 “Se entenderá por nombre comercial, el nombre, denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales que le acuerden otras leyes a las personas jurídicas para su identificación, pudiendo ambas coexistir.

Los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de Marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente, así como en la reglamentación que para tal efecto establezca la legislación de cada País Miembro”. (…) DECISIÓN 344 (…) Artículo 113 “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas”.

(…) Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

(…) VII. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Régimen aplicable a la acción de nulidad del registro del signo. C. Ámbito de protección del nombre comercial. D. Irregistrabilidad de un nombre comercial por identidad o similitud con otro nombre comercial y las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

E. Comparación entre nombres comerciales denominativos. F. Mala fe al obtener el registro del nombre comercial. Causal de nulidad. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, (…). (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha o en que se usó por primera vez el nombre comercial de la depósito del mismo del signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos para la protección de dicho nombre.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210 de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del nombre comercial EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. se realizó en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de los nombres comerciales, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. B. Régimen aplicable a la acción de nulidad del registro del signo. En el orden procesal, cabe poner de relieve que si luego de la concesión del registro se dicta, en el régimen común, una nueva norma procesal, ésta será la aplicable al procedimiento de nulidad por iniciarse o en curso, a partir de su entrada en vigencia. En el caso de autos, puesto que VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. ejerció, en fecha 23 de agosto de 1994, la acción de nulidad del registro del signo sub materia, la norma procesal aplicable es la contenida en la Decisión 344 de la Comisión, cuyo artículo 113 establece, entre otros puntos, que la autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro del signo. Es importante tener presente que aunque la norma comentada se refiera al registro de marcas, también es aplicable al registro de nombres comerciales, de conformidad con el último párrafo del artículo 117 de la normativa.

El Tribunal se ha pronunciado sobre el particular en los términos siguientes: “En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna. La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público.

La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser ‘parte interesada’. Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO (…).

El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor. Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial (…).

Bertone y Cabanellas mencionan entre los particulares interesados para solicitar la nulidad de una marca ‘a los comerciantes u otros potenciales usuarios de las marcas que se vieren imposibilitados de utilizarlas libremente en razón de un registro nulo, el titular de una marca confundible con aquella cuya nulidad se pretende, el titular de un nombre comercial y de una denominación social y, en general, cualquier persona que vea afectados sus derechos por la marca cuya nulidad se plantea’ (‘Derecho de Marcas’, tomo II, Editorial Heliasta S.R.L, pág. 220).

En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro marcario, de origen comunitario, (…), exige la presencia de ‘parte interesada’ lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial”. (Interpretación Prejudicial de 24 de septiembre de 1997.

Proceso N° 10-IP-97, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 308, de 28 de noviembre de 1997, caso ‘COLSUBSIDIO’). En lo que concierne al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, además de las disposiciones previstas en el régimen común, será la legislación interna de cada País Miembro. En todo caso, el procedimiento citado deberá incluir, en tutela del derecho a la defensa y al debido proceso, la audiencia a que se refiere el artículo 113 de la Decisión, así como observar la disciplina comunitaria relativa a las causales de nulidad, la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción. C. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL como quiera que en el proceso interno la parte demandante alega que el signo MINERVA se ha venido utilizando como nombre comercial y que, igualmente, se infiere que el primer uso tuvo lugar con anterioridad al año 1990, época en la cual se encontraba en vigencia la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, precisa el Tribunal que bajo el régimen de la Decisión citada no se encontraba regulada la protección del nombre comercial frente al registro posterior de signos marcarios similares y que pudieren inducir al público a error.

Por lo tanto, en vigencia de la citada normativa no se encontraba prohibido el registro de marcas semejantes o similares a un nombre comercial. “Es a partir de la Decisión 311 (G.O.A.C. Nº 96 de 12 de Diciembre de 1.991), cuando la norma comunitaria regula la protección al nombre comercial frente al registro posterior de signos marcarios similares y que pudieren inducir al público a error.

Marcas conferidas bajo la vigencia de la Decisión 85 y que hubieren sido semejantes o similares a un nombre comercial usado en el País Miembro, tendrían plena validez jurídica, a menos que, por supuesto, el citado País Miembro fuere parte de un acuerdo de carácter internacional que protegiera a un nombre comercial. En la vigente Decisión 344, artículo 128, el nombre comercial está protegido más por el uso que por el registro como se desprende de la citada norma cuando preceptúa: "el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.” (Proceso N° 27-IP-97.

Interpretación Prejudicial de 22 de junio de 1998 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 369 de 3 de septiembre de 1998). “El nombre comercial es el medio a través del cual se identifica o distingue una actividad mercantil o un negocio, de otros similares desarrollados por otros empresarios; en ocasiones el nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa.” (Proceso N° 43-IP-2005.

Interpretación prejudicial de 4 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1214 de 6 de julio de 2005). De manera que la protección del nombre comercial debe analizarse bajo el amparo de posteriores Decisiones. La protección del nombre comercial MINERVA se predica respecto de la solicitud de registro del nombre comercial EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A., y es al momento de este hecho, 4 de agosto de 1993, que se debe analizar la protección del nombre comercial a la luz de la normativa vigente, esto es la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El artículo 117 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones del texto normativo: • El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad de un comerciante determinado, ya sea que se use para distinguir su actividad económica como tal, sus empresas o sus establecimientos de comercio.

En relación con lo anterior encuentra la Sala que esta norma incurre en una imprecisión de tipo conceptual, ya que confunde el nombre comercial y la enseña comercial. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, pero la Decisión 313, a diferencia de la 486, guarda silencio sobre dicha figura y mezcla su concepto con el del nombre comercial.

Por lo tanto, de conformidad con la previsión normativa, las disposiciones que regulan el nombre comercial, en el marco de la Decisión 313, también regulan la figura de la enseña comercial. El nombre comercial, para diferenciarlo de otras figuras, es aquel que diferencia la actividad empresarial de un comerciante determinado. • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades comerciales con diferentes nombres comerciales. • El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella.

La razón o denominación social es única, mientras que un comerciante puede tener un nombre comercial o muchos, pudiendo coincidir o no con la razón o denominación social. La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante se adquiere con su primer uso.

Estas precisiones conceptuales perfectamente son aplicables a las Decisiones anteriores a la 486. La Decisión 313 consagra un sistema de protección del nombre comercial soportado en el literal b) del artículo 73 y en el artículo 117. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial bajo el régimen de la Decisión 313 goza de las siguientes características: 1.

El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso real y efectivo. Lo anterior quiere decir que el depósito o registro del nombre comercial en la oficina nacional competente, si lo hubiere, no es constitutivo de derechos sobre el mismo. 2. De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo.

El Tribunal de Justicia en anteriores Interpretaciones Prejudiciales ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.

(Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). “Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario (…) para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada (…), [el nombre comercial] debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”. “(Sentencia dictada en el expediente Nº 03-IP- 98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 338, del 11 de 1998)”.

(Proceso 226-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1330, de 21 de abril de 2006). 3. Que quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro o depósito pudiera inducir al público consumidor a error. 4.

Si la legislación nacional contempla un sistema de registro de nombres comerciales se aplicarán las normas pertinentes del capítulo de marcas de la Decisión 313. La mencionada Decisión no menciona nada respecto de la implantación de un sistema de registro, pero de conformidad con las propias previsiones normativas (artículo 117, párrafo 3), los Países puedan implantar uno, de conformidad con la reglamentación que establezcan para el efecto.

Algunas Secciones del Capítulo IV de la Decisión 313, están relacionados con el tema de los nombres comerciales. Por tal motivo la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si las normas contenidas en las otras Secciones, de conformidad con la naturaleza del nombre comercial, son aplicables al sistema de registro de nombre comerciales. 5.

La protección del nombre comercial también está determinada por la normativa que para el efecto establezcan los respectivos Países Miembros, teniendo como base la normativa comunitaria anotada. Una de las principales características anotadas es que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar el uso real y efectivo del mismo.

Es un sistema disímil al sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, ya que el sistema de protección del nombre comercial se basa en que el derecho sobre dicho signo distintivo nace del uso real y efectivo del mismo. Lo anterior quiere decir que si un País Miembro implanta un sistema de registro de nombres comerciales no implica que el derecho sobre éstos proceda de la inscripción o depósito en el registro, sino que seguirá generándose el nacimiento del derecho con el uso real y efectivo del nombre comercial y, en consecuencia, así un signo esté registrado como nombre comercial no significa que el titular del registro tenga derecho sobre el nombre comercial, ya que éste debe probar su uso para proteger el signo como nombre comercial.

Es por esta razón que si bien puede existir un sistema de registro de nombres comerciales, el uso real y efectivo de dicho signo distintivo es lo que delimita el ámbito de protección del derecho, teniendo esto como consecuencia que el solicitante del registro de un nombre comercial debe acreditar su uso real y efectivo y, en consecuencia, continuar con dicho uso para que el derecho subsista.

Lo anterior quiere decir que el registro tiene una función eminentemente informativa y no constitutiva de derechos. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra no tendría ninguna clase de derecho en relación con el registro. Es decir, al producirse una contradicción entre el nombre comercial registrado con el real y efectivamente usado en el mercado, prevalecerá este último.

Por lo tanto, el Juez Consultante deberá establecer el uso real y efectivo del nombre comercial para determinar cuál signo es el que realmente tiene relación con el público consumidor y, en consecuencia, cuál es el objeto del derecho del titular. D. LA IRREGISTRABILIDAD DE UN NOMBRE COMERCIAL POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON OTRO NOMBRE COMERCIAL Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

En el proceso interno se discute la nulidad del registro del nombre comercial denominativo EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A., ya que se afirma que es confundible con el nombre comercial denominativo MINERVA. Por tal motivo es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

Como ya se advirtió anteriormente, las normas sobre registro de marcas son aplicables, en lo que corresponde, al registro de nombres comerciales y, en consecuencia, las causales de irregistrabilidad de los marcas son aplicables al registro de los nombres comerciales. Para el caso particular merece mayor relevancia la causal consagrada en el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313, que establece que no son susceptibles de ser registrados como marcas (en este caso nombres comerciales) los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a un nombre comercial protegido, de conformidad con las normas de los Países Miembros, y respecto de los cuales pueda inducirse al público consumidor a error.

Los signos que aspiren a ser registrados o depositados como marcas o nombres comerciales deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otros nombres comerciales que gocen de la protección y del derecho que de él se desprende. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea llevado a error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad de error en el público consumidor. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza tanto entre ellos como con relación a los productos o servicios que amparan, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. • Reglas para el cotejo de los signos distintivos.

Por lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud entre dos signos la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina[1], han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución y que son aplicables tanto a marcas como a nombres comerciales.

Éstos son: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de signos distintivos, sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto del signo, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo los signos sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos signos no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. E. COMPARACIÓN ENTRE NOMBRES COMERCIALES DENOMINATIVOS.

Las reglas propuestas en la comparación de los signos marcarios son aplicables en la comparación entre nombres comerciales y, en consecuencia, los criterios acogidos por el Tribunal para la comparación entre marcas denominativas son aplicables al caso particular. El Tribunal en relación con la comparación entre marcas denominativas ha manifestado lo siguiente: “Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.[2] De conformidad con lo anterior, el Juez Nacional o la Oficina Competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los nombres comerciales denominativos EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. y MINERVA, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

F. MALA FE AL OBTENER EL REGISTRO DE UN NOMBRE COMERCIAL. CAUSAL DE NULIDAD. La sociedad demandante en su escrito de demanda, argumentó que la sociedad EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. solicitó el registro del nombre comercial denominativo EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. de mala fe, lo que constituye una causal de nulidad. Por lo anterior, es pertinente determinar si en el régimen de la Decisión 313 la mala fe constituye una causal de nulidad.

Sobre el asunto en cuestión, el Tribunal ha expresado que aunque en la Decisión 313 no se consagre la mala fe como causal de nulidad del registro, la buena fe es un principio general del derecho y, por lo tanto, la mala fe en dicho ámbito normativo también sería causal de nulidad. Lo ha manifestado de la siguiente manera: “A diferencia de las Decisiones 344 y 486, la Decisión 313 no consagra la mala fe como causal de nulidad del registro marcario.

El artículo 102 de la Decisión 313, establece únicamente como causal de nulidad del registro que éste hubiese sido concedido en contravención a las normas contenidas en dicha Decisión. Es decir, establece una causal genérica que engloba la posible transgresión de la norma comunitaria en relación a los requisitos formales y sustanciales para la concesión del registro marcario contemplados en las Secciones I y II del Capítulo IV de la Decisión 313.

De conformidad con lo anterior, en el ámbito de la Decisión 313, y aunque no esté consagrada como causal de nulidad, la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro marcario.” (Proceso 109-IP-2007.

Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1581, de 4 de febrero de 2008). Tratándose de nombres comerciales corresponde a la autoridad nacional verificar si quien se opone al registro o depósito de un nombre comercial, a su vez, puede demostrar por medio del uso anterior la protección del signo que viene utilizando y el ámbito territorial que cubre dicho uso.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

Corresponde al Juez Consultante determinar la normativa comunitaria andina en el ámbito sustancial y procesal, teniendo en cuenta, por un lado, la fecha de la solicitud de registro del nombre comercial EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. y, por el otro, la fecha en que la demandante solicitó al nulidad del registro del mencionado nombre comercial, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

SEGUNDO: Es a partir de la Decisión 311 cuando la norma comunitaria regula la protección al nombre comercial frente al registro posterior de signos marcarios similares y que pudieren inducir al público a error. Signos distintivos registrados o depositados bajo la vigencia de la Decisión 85 y que hubieren sido semejantes o similares a un nombre comercial usado en el País Miembro, tendrían plena validez jurídica, a menos que, por supuesto, el citado País Miembro fuere parte de un acuerdo de carácter internacional que protegiera a un nombre comercial.

TERCERO: La protección del nombre comercial en el Régimen de la Decisión 313 tiene las siguientes características: 1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso real y efectivo. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial en la Oficina Nacional Competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo. 2.

De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo. 3. Que quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su uso pudiera inducir al público consumidor a error. 4.

Si la legislación nacional contempla un sistema de registro de nombres comerciales se aplicarán en lo que corresponda las normas pertinentes del capítulo de marcas de la Decisión 313, de conformidad con lo establecido en la presente Interpretación Prejudicial. 5. La protección del nombre comercial también está determinada por la normativa que para el efecto establezcan los respectivos Países Miembros, teniendo como base la normativa comunitaria anotada.

Si bien puede existir un sistema de registro de nombres comerciales, el uso real y efectivo de dicho signo distintivo es lo que delimita el ámbito de protección del derecho, teniendo esto como consecuencia que el solicitante del registro de un nombre comercial deba acreditar su uso real y efectivo y, en consecuencia, continuar con dicho uso para que el derecho subsista.

Lo anterior quiere decir que el registro o depósito de nombres comerciales tiene una función eminentemente declarativa y no constitutiva de derechos.

CUARTO: No son susceptibles de ser registrados o depositados como nombres comerciales los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a un nombre comercial protegido de conformidad con las normas de los Países Miembros, y respecto de los cuales pueda inducirse al público consumidor a error. El Juez o la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas en la presente providencia.

QUINTO: El Juez Nacional o la Oficina Competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los nombres comerciales denominativos EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. y MINERVA, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

SEXTO: En el ámbito de la Decisión 313 y aunque no esté consagrada la mala fe como causal de nulidad, la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro marcario.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 2087-2007, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] BREUER MORENO, Pedro.

“TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. [2] FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.