PROCESO 75-IP-2008 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 y 135 literal g), de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Expediente Interno Nº 2006-0343. Actor: Sociedad LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO LTDA. Marca denominativa “APETITOL”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dieciséis días del mes de julio del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Primera.
VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 2 de julio de 2008.
I. Las partes. Demandante: Sociedad LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO LTDA. Demandado: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: Señor RODRIGO PEÑA PAZMIÑO. II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
III. DATOS RELEVANTES. A.
HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El señor RODRIGO PEÑA PAZMIÑO solicitó el 28 de septiembre de 2004 el registro como marca del signo APETITOL (denominativo), para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro de los cuales se encuentran los farmacéuticos.
La solicitud fue tramitada bajo el expediente administrativo N° 04-96235. 2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial no se presentaron oposiciones. 3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 3618 del 21 de febrero de 2006, resolvió conceder el registro como marca del signo denominativo APETITOL. 4.
La sociedad LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO LTDA. es titular de la marca mixta APETIFORT, registrada en Colombia bajo el certificado N° 229613 y para amparar productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica de la marca es: [pic] 5. La sociedad LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO LTDA. interpuso ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, acción de nulidad contra el anterior acto administrativo.
B.
FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La sociedad LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO LTDA soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos: 1. Los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista, gramatical, fonético y auditivo. 2. Se debe tener en cuenta que los signos en conflicto amparan productos farmacéuticos y, por lo tanto, el análisis de registrabilidad debe atender a esta circunstancia. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1.
Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia contestó la demanda de la siguiente manera: a. Analizados los signos en conflicto, se concluyó que entre ellos no existe similitud capaz de llevar al público consumidor a confusión alguna.
Las estructuras de los signos en conflicto hacen que se diferencien claramente. b. Las sílabas tónicas de los signos se componen de diferentes letras. 2. Por parte del tercero interesado en las resultas del proceso. El señor RODRIGO PEÑA PAZMIÑO, tercero interesado en las resultas del proceso, contestó la demanda de la siguiente manera: a. Los signos en conflicto poseen muchas diferencias desde el punto de vista visual, ortográfico y fonético y, por lo tanto, no son confundibles entre sí. b. El prefijo APETI es de uso común en marcas de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. c. El primer consumidor al que se dirigen los productos son los médicos, y a los consumidores secundarios llega el producto precedido de una fórmula médica.
IV. Normas del ordenamiento jurIdÍco comunitario a ser interpretadas. La norma cuya interpretación se solicita y que será objeto de interpretación es el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El literal f) del artículo 136, de la Decisión 486 es una causal genérica que tiene su correspondiente específico y pertinente para el caso particular en la causal contenida en el literal a) del mismo artículo, de la mencionada Decisión. Por tal motivo no se interpretará dicho literal.
Se interpretarán de oficio los artículos 134 y 135 literal g), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.
Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”; (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;
(…) V. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. B. Comparación entre marcas denominativas y mixtas.
C. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. D. El análisis de registrabilidad que deben realizar las Oficinas de Registro Marcario. A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales que sobre esta materia han sido ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se solicita se remita a las siguientes: • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006.
Marca: “TRANSPACK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.
B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. Como quiera que en el proceso interno se debate, la confusión que se puede generar entre el signo denominativo APETITOL y la marca mixta APETIFORT, se hace necesario abordar el tema de la comparación entre marcas denominativas y mixtas. Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales sobre la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se solicita al Juez Consultante que se remita, entre otras, a las siguientes ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • Interpretación Prejudicial 162-IP-2005, de 19 de octubre de 2005.
Marca: “MICHEL”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273, de 07 de diciembre de 2005, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00225. • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044, C. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS FARMACÉUTICAS.
Como quiera que el tercero interesado argumentara que el prefijo APETI es de uso común en marcas de la clase 5, se hace necesario tratar el tema de las partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, por razón de la identidad o la similitud de las marcas; en estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.
A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.
Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebatico, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.
Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002).
Un criterio riguroso como el comentado se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que el consumidor de productos farmacéuticos suele no ser especializado en temas químicos y farmacéuticos y, por lo tanto, es más susceptible de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos.
El Tribunal ha reiterado esta posición en variada jurisprudencia, de la siguiente manera: “(…) al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto.
(Proceso 78-IP-2003, G.O.A.C. N° 997 del 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). El examinador deberá actuar con la debida diligencia al examinar estos signos, antes de otorgar los registros, teniendo en cuenta que se trata de productos sensibles a la salud del consumidor”. (Proceso N° 65-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 22 de junio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1233, de 18 de agosto de 2005).
Al realizar el examen comparativo de marcas farmacéuticas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas últimas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.[1] D. EL ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD QUE DEBEN REALIZAR LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO.
En el procedimiento administrativo de registro de la marca denominativa APETITOL no se presentaron oposiciones y, por lo tanto, la Oficina de registro marcario realizó el respectivo análisis de registrabilidad sin soportarse en marcas opositoras. Por lo anterior, es pertinente referirse a las características que debe tener el examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario.
El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[2] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: “1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2.
El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.
Si bien la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a diferencia de la 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no dispone explícitamente que la resolución que concede o deniega el registro marcario debe ser debidamente motivada, el principio de la motivación de los actos se encuentra plasmado en dicha normativa cuando dispone que: “En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.
A lo anterior se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas establecidas en la presente providencia. Es importante advertir que aunque dichas reglas se refieren a la comparación de signos marcarios, son igualmente aplicables a la comparación de una marca y un nombre comercial.
SEGUNDO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo APETITOL y la marca mixta APETIFORT, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.
TERCERO: Al realizar el examen comparativo de marcas farmacéuticas que se encuentran conformadas por partículas de uso común, éstas últimas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
CUARTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario aunque no se presenten oposiciones debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno No 2006-0343, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] OTAMENDI Jorge.
“DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191. [2] Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Proceso 40-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 200; Proceso 03-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005; y Proceso 167-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005.