PROCESO 078-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, el artículo 73, literales d) y e) de la citada Decisión 313 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.
Actor: PEPSICO INC. Marca: “TOSTIS”. Expediente Interno: Nº 5422-ML. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 02 días del mes de octubre del año dos mil ocho. VISTOS: Mediante Oficio Nº 189-TCA-DQ-1S-5422-ML, de 10 de junio de 2008, recibido en este Tribunal el 13 de junio de 2008, la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, remite la solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 71 y 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; de los artículos 81, 82, 83, 84 y 85 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del Proceso Interno Nº 5422-ML.
Que, la mencionada solicitud cumple con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 16 de julio de 2008. 1. Las partes. Demandante: PEPSICO INC. Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial;
Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI); el Procurador General del Estado y la empresa INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. – INALECSA. 2. Determinación de los hechos relevantes. El 21 de abril de 1993, la empresa INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. – INALECSA solicitó el registro del signo “TOSTIS” y etiqueta (mixto) en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
La demandante PEPSICO INC., de nacionalidad estadounidense, presentó observación al registro del signo solicitado, toda vez que tiene registrada -en el extranjero- la marca “TOSTITOS” (denominativa), la misma que en el extranjero es notoriamente conocida en el público consumidor. Sin embargo, vale destacar que dicha marca es notoria debido a que tiene registrada su marca “TOSTITOS” en 78 países a nivel mundial en las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, más no se encuentra debidamente registrada en el Ecuador.
Mediante Resolución Nº 0964208, de 16 de marzo de 1998, la Autoridad Administrativa rechazó la observación interpuesta, otorgando el registro del signo solicitado. Posteriormente, el 23 de septiembre de 1998, PEPSICO INC. apeló ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo la Resolución Nº 0964208, emitida el 16 de marzo de 1998 por el Director Nacional de Propiedad Industrial. 3.
Fundamentos de la Demanda: La demandante PEPSICO INC. argumenta que, la denominación “TOSTIS” no puede ser susceptible de registro, ya que no goza de suficiente distintividad y contraviene las disposiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, además, de que existen semejanzas fonéticas, gráficas, auditivas y visuales entre los signos confrontados.
El registro del signo solicitado “TOSTIS” (mixto) conllevaría un riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor, más aún, si pretenden proteger productos de la misma Clase Internacional y dirigirse al mismo público consumidor, utilizando los mismos canales de comercialización, además de que podría menoscabar la fuerza distintiva y el valor comercial de “TOSTITOS” siempre y cuando ésta se enmarque dentro de la figura jurídica de notoriedad como es el caso de “TOSTITOS” registrada como marca a nombre de PEPSICO INC. en varios países del mundo. 4.
Contestación a la Demanda: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. – INALECSA señala que, comercializa productos mediante un conjunto de marcas que tienen un elemento en común -el término “TOSTI”- que se puede encontrar en sus marcas derivadas, tales como: “TOSTITOS”, “TOSTY”, “TOSTITOS JALAPEÑOS”, etc. De tal forma, que el signo solicitado “TOSTIS” y cualquier otro que tenga ese elemento en común inducirá al público consumidor a identificar el producto como perteneciente a una línea o “familia de marcas” perteneciente a los productos fabricados por INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. – INALECSA, por ello si se permitiera que se registrare otra marca que tenga ese elemento se propiciaría el riesgo de confusión en el público consumidor ecuatoriano. Se demuestra que, en el Ecuador el único titular de la marca “TOSTITOS” es INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. – INALECSA y que PEPSICO INC. no tuvo ni tiene derecho para observar el registro del signo solicitado “TOSTIS” (mixto), en base a marcas que en el Ecuador no le pertenecen.
Se demuestra además que sus vanos esfuerzos por obtener el registro de signos como TOSTITOS o TOSTINES fueron rechazados por la Autoridad competente del Ecuador, es decir, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Con todos los documentos que se enumeran en el proceso, se demuestra que el grado de conocimiento de la marca “TOSTITOS” en el Ecuador es notorio y sus productos son de consumo masivo ya que son expendidos a través de Supermaxi, La Favorita y Tiosa, que a su vez, distribuyen en las principales ciudades del Ecuador el producto distinguido con la marca “Tostitos”.
Se demuestra que, la marca “TOSTITOS” tiene una antigüedad de 20 años, lapso durante el cual se ha comercializado ininterrumpidamente dicho producto, es parte de su familia marcaria y, por ende, sí es susceptible de registro. Asimismo, la marca “TOSTITOS” ha sido publicitada constantemente por la empresa INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. – INALECSA dejando constancia de la notoriedad de la marca y el enorme volumen de ventas dentro del Ecuador.
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. – INALECSA impugna la prueba que llegare a presentar la parte contraria. Posteriormente, dentro del proceso se nombran peritos, la Dra. Ena Grauben Matos Jaqui, quien de la evaluación de los signos confrontados “TOSTITOS” y “TOSTIS” concluye que se advierte una coexistencia pacífica tanto por el uso de la marca “TOSTITOS” en el extranjero por PEPSICO INC. y el uso de la marca “TOSTITOS” en el Ecuador por INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. – INALECSA.
Con la salvedad de que, en caso de existir mala fe en el uso de la marca, quien se encuentre perjudicada puede iniciar las acciones correspondientes. La Procuraduría General del Estado contesta la demanda señalando casillero judicial y negando los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
CONSIDERANDO
Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 71 y 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; de los artículos 81, 82, 83, 84 y 85 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del Proceso Interno Nº 5422-ML.
Que, la fecha de presentación de la solicitud de registro fue el 21 de abril de 1993, por lo que la norma aplicable es la Decisión 313. En tal sentido, se interpretarán los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 313 y, de oficio, el artículo 73 literales d) y e) de la citada Decisión y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 313 “(…) Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
(…) Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
(…) DECISIÓN 486 “(…) DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. (…)”.
En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: 1. Supremacía del ordenamiento jurídico comunitario. Este Tribunal ha reconocido, desde la interpretación prejudicial efectuada en los procesos 01-IP-87 y 02-IP-88, el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los Países Miembros, señalando que “(…) en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que ( ) la norma interna resulta inaplicable”.
Sobre este mismo tema este Organismo ha manifestado que “Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas (…)”.[1] En efecto, tanto la jurisprudencia como las normas positivas han reconocido que el derecho comunitario andino es de aplicación directa y tiene preeminencia sobre la legislación nacional.
El Tribunal ha reiterado en su jurisprudencia que “(…) frente a la norma comunitaria, los Estados Miembros ( ) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.
No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (sic) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte (…)”[2], del Tratado de 28 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal.
Finalmente, es importante advertir lo que ha señalado este Organismo relativo al Derecho de la Integración “(…). El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros (…). El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias.
Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o inexequible toda norma que sea incompatible con el derecho común ( )”.[3]
2. APLICACIÓN DE LA LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución y, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.
Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.
(Proceso 38-IP-2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, publicado en la Gaceta Oficial Nº 845, de 1 de octubre de 2002). La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.
Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica”. Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos (…) el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…).
(Proceso 74-IP- 2003, marca: A+GRÁFICA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 995, de 9 de octubre de 2003). En el caso de autos, la solicitud de registro del signo ¨TOSTIS¨, como se tiene dicho, se presentó durante la vigencia de la Decisión 313, por lo que corresponde al Juez Nacional aplicar dicha norma al caso concreto.
3. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 313. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc. de los productos o servicios.
La marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Así, las marcas son los signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales buscan su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.
El artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para diferenciar y elegir unos productos o servicios de otros.
Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.
En este sentido, el Tribunal ha precisado que el carácter distintivo “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera esa marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.
La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.
La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” (Proceso 132-IP- 2004.
Marca: “DIACOM” publicado en la Gaceta Oficial Nº 1146, de 1 de diciembre de 2004). La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.
Esta característica es importante, además, a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 71 de la Decisión 313.
La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. Así, el Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 71, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la normativa comunitaria.
4. IRREGISTRABILIDAD MARCARIA POR RIESGO DE CONFUSIÓN CON OTRO DERECHO MARCARIO PREFERENTE. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO. Las prohibiciones contenidas en los artículos referentes al caso, fundamentalmente buscan precautelar el interés de terceros. El literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.
(Proceso 85-IP-2004, marca: DIUSED JEANS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 4 de octubre de 2004). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, de 29 de enero de 2003). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.
(Proceso 48-IP- 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL, marca: US TOP, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, de 5 de julio de 2004, citando al Proceso 18-IP-98, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998). En consecuencia, este Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir uno de otro. Reglas para efectuar el cotejo marcario.
Con el propósito de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por la doctrina, que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir, que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer y, menos aún, alterar su unidad fonética y gráfica, ya que debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes. 2.
En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, incluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. En el cotejo que haga el Juez Consultante es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud, entre los signos sub litis es conceptual, ortográfica o fonética, así como, relacionarlos con los productos o servicios que amparan.
5. LA MARCA NOTORIA, EFECTOS Y SU PRUEBA. El Tribunal señala que la marca notoria es aquella en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor derivado del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.
Según la doctrina, la marca notoria es aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca. Asimismo, se define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).
De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”.
(Proceso 07-IP-96, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”, publicado en la Gaceta. Oficial N° 299, de 17 de octubre de 1997). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega las circunstancias que le dan ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.
Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08- IP-95, marca: LISTER, publicado en la Gaceta Oficial Nº 231, de 17 de octubre de 1996).
En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta criterios tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
Efectos de la marca notoriamente conocida. El literal e) del artículo 73 de la Decisión 313 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, considerando que si existe similitud puede perfectamente producirse confusión. Dicha protección especial no depende de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, y sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.
6. LA FAMILIA DE MARCAS. En esta materia, el Tribunal ha sostenido que: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.
(Proceso N° 97-IP-2002, caso “ALPIN”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 912, del 25 de marzo de 2003).
7. LAS MARCAS DERIVADAS. Este tema es tomado en cuenta por el Tribunal, toda vez que una de las partes menciona que la marca “TOSTIS” es una derivación de la marca principal “TOSTITOS”. Así, cabe señalar que, a la marca inicialmente adoptada pueden establecerse “nuevas versiones” en las que manteniéndose un mismo elemento distintivo principal se alteren los demás elementos complementarios.
En este caso, de una marca principal se originarán otras marcas derivadas. Al respecto el Tribunal señala: “La presencia de marcas no destinadas a un uso efectivo responde también y en gran medida al propósito de ampliar en lo posible la defensa de las marcas propias realmente usadas. Para ello, se extiende la protección de estas marcas registrándolas también para productos distintos de los efectivamente explotados, a efectos de evitar que la misma marca u otra muy similar sea adoptada por empresa extraña, aun cuando sea para productos o servicios distintos de los que se explotan.
Igualmente para evitar la posible adopción por terceros de signos semejantes a los constitutivos de marcas valiosas, las empresas que las explotan registran variantes o derivaciones de las mismas, a fin de asegurar una fácil eliminación de dichas eventuales marcas ajenas, próximas por similitud gráfica o fonética”. (Proceso 95-IP-2002, marca: ALPÍN, publicado en la Gaceta Oficial.
Nº 890, de 23 de enero de 2003). 8. CONEXIÓN COMPETITIVA. Como quiera que dentro del proceso interno se planteara la conexión competitiva entre los productos amparados en las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional, es preciso que el Juez Consultante tenga en cuenta la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.
No obstante lo anterior, y como en el presente caso, los signos confrontados se refieren a productos de clases diferentes, el consultante también deberá analizar la conexidad competitiva existente entre ambos signos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por las marcas, pueda desprenderse, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor, no demuestra su semejanza; así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.
A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios y factores de análisis que sirven como criterios para definir el tema: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.
(Proceso N° 114-IP-2003, marca “EBEL INTERNATIONAL (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004).
9. LEGITIMIDAD PARA PRESENTAR OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE REGISTRO. El artículo 82 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala que, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada; esta facultad se extiende para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto al titular de una marca semejante o idéntica que puede inducir al público en error, como al que primero solicitó el registro en cualquiera de los Países Miembros.
Asimismo, la norma comunitaria contempla que toda vez, que ha sido admitida la solicitud de registro, se deberá publicar para que terceros interesados conozcan y observen las consideraciones pertinentes.
10. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA ES TERRITORIAL. El principio de territorialidad, de conformidad con la doctrina comunitaria sobre la protección y los efectos de los derechos de la propiedad industrial, se refiere a que estos derechos se circunscriben al territorio del País Miembro en que tales derechos son concedidos. Por tanto, el derecho exclusivo que se otorga al titular de una marca registrada se circunscribe al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria.
En la actualidad, no existe un registro marcario de alcance subregional andino, sin embargo, se espera que en los próximos años se pueda hablar de marca comunitaria. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: El principio de preeminencia de la norma comunitaria, según lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al derivar de su aplicación directa, conlleva su carácter imperativo, con total primacía sobre una norma de derecho nacional o interno. En caso de presentarse conflicto entre una norma comunitaria y otra nacional deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno. Los órganos jurisdiccionales nacionales están llamados a hacer respetar en su territorio el cabal cumplimiento de este principio, que resulta indispensable para cumplir los fines de la integración. Segundo: Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia, la norma comunitaria que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.
La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. Tercero: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la norma comunitaria citada.
Cuarto: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
Quinto: La notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta criterios tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor; la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad; la antigüedad de la marca y su uso constante; y, el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
El Juez Nacional deberá concluir, en base a las pruebas aportadas, si el signo que dice ha sido reproducido, imitado, traducido, transcrito, total o parcialmente, ha alcanzado el grado de signo notoriamente conocido o no. En el supuesto de que no se pruebe la calidad de signo notorio, deberá aplicarse al caso concreto el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, pero si se encuentra probada la calidad de signo notorio deberán aplicarse los literales d) o e) del mencionado artículo, dependiendo del tipo de impedimento de que se trate.
Sexto: En el Derecho de Marcas se admite la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Séptimo: En la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en la Clasificación Internacional; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos.
A efectos de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.
Octavo: La norma comunitaria señala que, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona con legítimo interés puede presentar observaciones a la marca, cuyo registro se ha solicitado; esta facultad se extiende para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca semejante o idéntica que puede inducir al público en error, como del que primero solicitó el registro en cualquiera de los Países Miembros.
Noveno: La protección de la marca es territorial, los derechos que otorga el registro de una marca, estarán restringidos al ámbito territorial del país en donde se haya solicitado el mencionado registro. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.
Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 02-IP-88, publicado en la G.O.A.C. Nº 33, de 26 de junio de 1988. [2] Proceso 34-AI-2001, sentencia dictada el 22 de septiembre de 2004.
Publicada en la G.O.A.C. Nº 1156, de 10 de enero del 2005. Criterio reiterado en el proceso 02-IP-90, publicado en la G.O.A.C. N° 69, de 11 de octubre de 1990. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] IBIDEM.