PROCESO 106-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, el artículo 82, literal e) de la misma normativa, así como el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito No. 1 de Quito, República del Ecuador.
Expediente Interno Nº 7030-2000-MP. Actor: Sociedad ALLERGAN, INC. Marca denominativa “ALPRAGEN”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y ocho días del mes de octubre del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito No 1 de Quito República del Ecuador.
VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 8 de octubre de 2008.
I. Las partes. Demandante: Sociedad ALLERGAN, INC. Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, REPÚBLICA DEL ECUADOR. DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Tercero interesado: Sociedad GENÉRICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A. II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
III. DATOS RELEVANTES. A.
HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad GENÉRICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A. solicitó el 30 de septiembre de 1998 el registro como marca del signo ALPRAGEN (denominativo), para amparar todos los productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
La solicitud fue tramitada bajo el expediente administrativo N° 91257/98. 2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad ALLERGAN, INC presentó observación a dicha solicitud de registro con base en la marca denominativa ALPHAGAN, registrada en Ecuador bajo el certificado No. 2840/96 para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 975821 del 17 de febrero de 2000, resolvió conceder el registro como marca del signo denominativo ALPRAGEN. 4. La sociedad ALLERGAN, INC interpuso ante el Tribunal Distrital No.1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, acción subjetiva de plena jurisdicción contra el anterior acto administrativo.
B.
FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La sociedad ALLERGAN, INC soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos: 1. Los signos en conflicto son confundibles desde el punto gráfico, visual, fonético y auditivo, pudiendo llevar al público consumidor a error. Los signos en conflicto causarían confusión en cuanto al origen empresarial. 2.
La Resolución que concede le registro como marca del signo ALPRAGEN no se encuentra motivada y, por lo tanto, no está en concordancia con lo establecido en el artículo 95 de la Decisión 344. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial. El Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda de la siguiente manera: “Negativa pura, simple y llanamente de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda.
Alego expresamente la legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la ley de la materia. Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora. Caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción de conformidad con el Art. 65 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Falta de derecho del actor. Por las excepciones propuestas, se servirán señores Ministros rechazar la demanda”. (…) 2. Por parte de la sociedad tercera interesada en las resultas del proceso. La sociedad GENÉRICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda de la siguiente manera: a. Los signos en conflicto no son confundibles de ninguna manera y, por lo tanto, no pueden generar confusión en el público consumidor. b. El público consumidor de los productos de la clase 5 es especializado, ya que son productos prescritos por los especialistas en el campo de la medicina. c. El prefijo AL los comparten muchas de las marcas existentes en el mercado, tal como ALFAPREN, ALFAGRES, ALFATUR, ALFARE.
IV. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas. Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son: artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El literal h) del artículo 82 y el artículo 93 de la misma normativa no será objeto de interpretación, ya que no son pertinentes al caso bajo estudio.
No obstante lo anterior, se interpretarán de oficio el artículo 82, literal e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo se interpretará el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”;
(…) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”; Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(…)” Artículo 95 “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” DECISIÓN 486 (…) Artículo 172 “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”.
(…) V. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud con un nombre comercial y las reglas para el cotejo marcario. B. Riesgo de confusión. Confusión directa e indirecta.
C. Comparación entre marcas denominativas. D. Marcas que amparan productos farmacéuticos y otros productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. E. Partículas de uso común en la conformación de marcas que amparan productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. F. Motivación de los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios.
G. Demanda contencioso administrativa a resolverse en vigencia de la Decisión 486. A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. En el proceso interno se discute la irregistrabilidad del signo denominativo ALPRAGEN, ya que se afirma que es semejante a la marca denominativa ALPHAGAN.
Por tal motivo, es pertinente referirse a los requisitos para el registro de marcas, la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.
La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”.[1] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca[2] en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).
De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”.
(Proceso N° 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.
(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.
Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.
(OTAMENDI, Jorge. ‘DERECHO DE MARCAS’. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abeledo - Perrot. Buenos Aires. 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le ‘garantiza’ al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio que tenía cuando lo adquirió con anterioridad.
Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: La distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.
La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.
En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas”.[3] La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera cierta marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.
La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.
La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.
(Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias”.[4] 3.
La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser expresado o descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.
En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo registrado, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. En relación con los tres requisitos enunciados, el requisito de distintividad es fundamental, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante se encuentra una relacionada específicamente con dicho requisito, tal como sucede con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.
Dicha causal consiste en que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores.
La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de ser inducido en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan y los productos o servicios que ampara existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Reglas para el cotejo marcario. Por lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.
En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina[5], han sido acogidos por la jurisprudencia de este Órgano, y que son del siguiente tenor: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.
Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.
Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. B. RIESGO DE CONFUSIÓN. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA.
La sociedad demandante argumentó que los signos en conflicto causarían confusión en cuanto al origen empresarial. De conformidad con lo anterior, es pertinente, una vez abordado el tema de la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, tratar el riesgo de confusión y las formas en que puede presentarse dicha confusión entre signos. Dentro de los muchos riesgos que se ciernen sobre los signos distintivos en el mercado tenemos el riesgo de confusión[6], que es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio piense que está adquiriendo otro, o que piense que el producto o servicio que adquiere tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee, teniendo, para esto, como base la semejanza o identidad de los signos distintivos que los identifican los servicios o productos objeto de confusión. En consecuencia, la confusión puede darse de dos maneras: 1.
De forma directa: se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro. 2. De forma indirecta: se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Esta segunda forma de confusión requiere de un análisis minucioso por parte de la Oficina de Registro Marcario y del Juez Nacional, en su caso, ya que puede provocar distorsión en el posicionamiento de los signos distintivos.
C. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. Como quiera que en el proceso interno se realizara la comparación entre los signos denominativos ALPRAGEN y ALPHAGAN, es necesario abordar el tema de la comparación entre marcas denominativas. Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.
( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.[7] De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo ALPRAGEN y la marca denominativa ALPHAGAN, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.
D. MARCAS QUE AMPARAN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTROS PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 5 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. De conformidad con la documentación enviada por Juez Consultante, el signo solicitado para registro ampara todos los productos de la clase 5. De conformidad con lo anterior, el consultante deberá tener en cuenta los siguientes criterios: El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores por razón de la identidad o la similitud de las marcas.
En estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.
Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.
Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002).
Un criterio riguroso como el comentado se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que el consumidor de productos farmacéuticos suele no ser especializado en temas químicos y farmacéuticos y, por lo tanto, es más susceptible de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos, y que, además va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.
Además de lo anterior, el análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la clase 5 que no sean farmacéuticos para uso humano, tales como fungicidas y herbicidas, debe ser extremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrar similitud, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas); por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal, y así evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.
Si bien, en principio, los productos farmacéuticos de uso humano y los otros de la clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase, ya que estos están al acceso del consumidor ordinario que bien puede confundirse y aplicar un producto veterinario a un ser humano o viceversa.
Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos herbicidas, fungicidas o veterinarios, con una que ampara un fármaco de uso humano, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales o plantas a los que se aplica.
En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantas, así como los animales de otros animales o plantas.
Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva,[8] tratándose de productos de la clase 5, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados. E. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS QUE AMPARAN PRODUCTOS DE LA CLASE 5 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.
En el proceso interno se argumenta que la expresión AL es de uso común y, por lo tanto, debió excluirse del cotejo marcario; por ello, se hace necesario tratar el tema de las partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. El literal e) del artículo 82 de la Decisión 344, dispone: “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;” Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. Al realizar el examen comparativo de marcas de la clase 5 que se encuentran conformadas por palabras o partículas de uso común, éstas últimas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que partículas o palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.[9] F. MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS QUE CONCEDEN O DENIEGAN REGISTROS DE MARCAS.
En atención a que la sociedad demandante argumentó que la Resolución que concedió el registro del signo ALPRAGEN no se encontraba motivada, se hace necesario tratar el tema de la motivación de los actos administrativos relativos a la concesión o a la denegación de registros marcarios en el Régimen de la Decisión 344. Como principio de actuación de la administración pública se encuentra el de la debida motivación de los actos administrativos.
Este principio, desarrollo del principio de transparencia, no significa otra cosa que las decisiones contenidas en los diversos actos administrativos deben mostrar las razones que las soportan, ya que esto garantiza el derecho que tienen los destinatarios de la norma de poder controvertir la decisión. El Tribunal sobre este punto ha dicho lo siguiente: “La motivación es una formalidad sustancial de todo acto proveniente de la administración y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.
Los actos administrativos deben exponer las razones de hecho y de derecho que han generado la toma de una decisión, esto permitirá que quien se sienta afectado por los efectos producidos por un acto de la administración, tenga la posibilidad de debatir ante el órgano judicial que corresponda. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación” (…) ( ) la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto.” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c /Comisión, as 1/69.
Rec. 277. Cit. en: Interpretación prejudicial N° 04-AN-97)”[6]. (Proceso 35-IP-2005. Interpretación prejudicial del 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210 de 24 de junio de 2005). Teniendo presente que la resolución impugnada en el proceso interno fue expedida en vigencia de la Decisión 344, se encuentra que dicha norma consagra el principio comentado y, por lo tanto, los actos administrativos relativos a la concesión o a la denegación de registros marcarios deben estar debidamente motivados.
Así lo establece el artículo 95 de la Decisión citada, disponiendo que la oficina nacional, una vez realizado el trámite para las observaciones, debe decidir si concede o deniega el registro de marca, en ambos casos, exponiendo los motivos para adoptar la determinación que corresponde. G. DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA A RESOLVERSE EN VIGENCIA DE LA DECISIÓN 486.
Si bien la solicitud de registro del signo denominativo ALPRAGEN se presentó en vigencia de la Decisión 344 y, en consecuencia, la normativa sustancial contenida en dicha normativa es aplicable al caso en cuestión, el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender que si bien la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.
No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
La Autoridad Nacional Competente habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.
SEGUNDO: Para determinar si existe confusión indirecta se requiere de un análisis minucioso por parte de la Oficina de Registro Marcario o del Juez Nacional Competente, en su caso, ya que ésta puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.
TERCERO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo ALPRAGEN y la marca denominativa ALPHAGAN, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.
CUARTO: El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores por razón de la identidad o la similitud de las marcas. Además, el análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la clase 5 que no sean farmacéuticos para uso humano, tales como productos herbicidas o fungicidas, debe ser en extremo riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud con marcas que amparen productos farmacéuticos podría causarse riesgo en la salud humana, animal y vegetal; por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.
Si bien, en principio, los productos veterinarios, fungicidas y herbicidas, y los productos farmacéuticos de uso humano pueden tener canales comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase, ya que estos están al acceso del consumidor ordinario que bien puede confundirse y aplicar un producto herbicida a un ser humano o viceversa.
Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos herbicidas, fungicidas o veterinarios, con una que ampara un fármaco de uso humano, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales o plantas a los que se aplica.
En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. El Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva; tratándose de productos de la clase 5 dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados.
Como se trata de productos de la clase 5 el análisis de registrabilidad debe ser muy minucioso, ya que está en juego la vida y la salud tanto del hombre como de los animales y las plantas. Es muy importante, en consecuencia, que el Juez Nacional tenga en cuenta la manipulación de los productos amparados por personas no especializadas en el interior del hogar, o de un centro de atención a enfermos diferente a los hospitales, así como la posibilidad de que los productos de la clase 5 se guarden en almacenajes privados.
QUINTO: Los actos administrativos relativos a la concesión o a la denegación de registros marcarios deben estar debidamente motivados. Así lo establece el artículo 95 de la Decisión 344, disponiendo que la oficina nacional, una vez realizado el trámite para las observaciones, debe decidir si concede o deniega el registro de marca, en ambos casos, exponiendo los motivos para adoptar la determinación que corresponde.
SEXTO: Si bien la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro; sin embargo no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno No 7030-2000-MP, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] ALEMAN Marco Matías.
“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. [2] El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).
(…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…). (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…). (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.
Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”. [3] BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”. Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. [4] FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984.
Págs. 21 y SS. [5] BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. [6] Existen muchos riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. Entre ellos tenemos el riesgo de confusión, de asociación, de dilución, de uso parasitario, entre otros. [7] FERNANDEZ Novoa, Carlos.
Ob. Cit. Págs. 199 y SS. [8] “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.
(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004)”. [9] Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles” OTAMENDI Jorge.
“DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191.