Proceso 087-IP-2008 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal e) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 135 literales a) y h), 136 literal a), y 191 de la referida Decisión, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso Interno: N° 816-2008.
Actor: ADT SERVICES A.G. Marca: “Diseño de una figura de un octágono en color azul pantone 286”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 15 días del mes de octubre del año dos mil ocho. VISTOS: Mediante Oficio Nº 211-2008-SCS-CS, de 26 de junio de 2008, recibido en este Tribunal el 02 de julio de 2008, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 816-2008.
Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 12 de septiembre de 2008. 1. LAS PARTES.
Demandante: ADT SERVICES A.G. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI. Tercero interesado: FRANCISCO JAVIER ZEVALLOS NORATTO.
2. DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS RELEVANTES 1. Hechos: El 27 de diciembre de 2001, ADT Services AG (Suiza) solicitó el registro del signo de servicio constituido por el diseño de la figura de un octágono, en color azul pantone 286, para distinguir servicios de instalación, inspección, mantenimiento y de llamadas en caso de averías para el manejo de construcciones y para aparatos e instrumentos eléctricos de señalización, de control y de socorro y para sistemas de rociadores para protección contra el fuego de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.
Francisco Javier Zevallos Noratto (Perú) formuló oposición a la solicitud de registro, manifestando haber solicitado con anterioridad al inicio del presente procedimiento y bajo expediente Nº 136017, el registro de la marca LOGOTIPO OCTOGONAL Boxer en la misma Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resolución Nº 10741-2002/OSD-INDECOPI, de 30 de septiembre de 2002, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro solicitado en base a lo siguiente: 1).
El opositor no ha presentado ningún medio de prueba que acredite el uso o conocimiento del nombre comercial BOXER y logotipo octagonal para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se pretende distinguir con el signo solicitado; y, 2). Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se advierte que si bien comparten una figura octagonal, la inclusión de la denominación BOXER y el diseño de la cabeza de un perro en los signos de la oponente determina una impresión fonética, gráfica y conceptual distinta, es decir, que no son confundibles entre sí. Posteriormente, se interpone recurso de apelación, ante el cual el Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución Nº 0085-2003/TPI-INDECOPI, decidió revocar la Resolución Nº 10741-2002/OSD-INDECOPI y, en consecuencia, denegar el registro de la marca de servicio constituida por el diseño de la figura de un octágono, en color azul pantone 286 solicitado por ADT Services AG.
El 19 de mayo de 2003, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima, República del Perú, admitió a trámite la impugnación de la Resolución Administrativa, interpuesta por ADT Services AG, solicitando se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución Nº 0085-2003/TPI-INDECOPI, por lo que el 19 de abril de 2006, resolvió declarar infundada la demanda, ratificando plenamente el contenido de la Resolución Nº 0085-2003/TPI-INDECOPI.
Por su parte, ADT Services AG interpone Recurso de Apelación contra la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala Civil Transitoria, la misma que el 14 de septiembre de 2007, confirma la sentencia apelada. Finalmente, el 12 de noviembre de 2007, ADT Services AG interpone Recurso de Casación, el mismo que fue concedido el 22 de noviembre de 2007. 2.2.
Fundamentos de la Demandante: ADT SERVICES A.G. señala que, el opositor no tiene derechos marcarios firmes sobre el signo BOXER y logotipo octagonal en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, puesto que en sus dos solicitudes de registro en dicha clase, han formulado oposición en base a la titularidad de su marca ADP y logotipo octogonal en los Estados Unidos de América y en otros países, siendo que el opositor Francisco Javier Zevallos Noratto tenía conocimiento de la existencia de su marca, por cuanto sostuvieron conversaciones para introducir sus servicios en el Perú, lo que acredita su mala fe.
Asimismo, las solicitudes de registro de Francisco Javier Zevallos Noratto serán denegadas, desapareciendo así cualquier impedimento para el otorgamiento de la presente solicitud de registro. Su amplia titularidad a nivel internacional sobre signos mixtos conformados por la figura de un logotipo octagonal, que se remonta a los años 80, claramente demuestra sus mejores derechos para registrar en el Perú su prestigioso signo en la Clase 37. 2.3.
Fundamentos del Demandado: El Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución Nº 0085-2003/TPI-INDECOPI, decidió revocar la Resolución Nº 10741-2002/OSD-INDECOPI y, en consecuencia, denegar el registro de la marca de servicio constituida por el diseño de la figura de un octágono, en color azul pantone 286 solicitado por ADT Services AG. El Tribunal deniega la marca a razón que la misma resulta incapaz de individualizar los servicios que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, ya que se asemeja a la internacionalmente conocida señal de tránsito de reglamentación y no cuenta con elementos figurativos ni denominativos adicionales que le otorguen la suficiente fuerza distintiva para acceder a registro.
En consecuencia, dicho Tribunal declaró que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 y que, habiéndose determinado que el signo solicitado carece del requisito de distintividad necesario para constituirse como marca, carece de objeto pronunciarse sobre el posible riesgo de confusión existente entre el mismo y los signos solicitados previamente por el opositor. 2.4.
Fundamentos del Tercero interesado: Francisco Javier Zevallos Noratto (Perú) formuló oposición a la solicitud de registro, manifestando haber solicitado con anterioridad al inicio del presente procedimiento y bajo expediente Nº 136017, el registro de la marca LOGOTIPO OCTOGONAL Boxer en la misma Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.
Asimismo, señala ser titular del nombre comercial constituido por el mismo emblema octogonal en color azul que distingue (desde julio de 2001) sus actividades comerciales relacionadas con los servicios de instalación, reparación y mantenimiento de la Clase 37 antes referida. De otro lado, indica que es titular del mencionado LOGOTIPO OCTOGONAL Boxer en las Clases 09, 39 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
Precisa que, los signos en conflicto presentan la misma forma octogonal y que el octágono que forma parte de ambas marcas ¨además de estar orientadas en la misma posición¨ se halla representado con el mismo fondo azul e incluso, con idéntico borde constituido por una delgada línea blanca que contrasta con el fondo oscuro antes referido. Asimismo, el opositor indica que los servicios a ser distinguidos por el signo solicitado se encuentran comprendidos entre los servicios y actividades relacionados con la instalación, mantenimiento y reparación, en general, distinguidos por su signo solicitado y su nombre comercial LOGOTIPO OCTOGONAL Boxer, razón por la que comparten los mismos canales de distribución y comercialización y además el mismo grupo de potenciales clientes, lo cual incrementa el riesgo de asociación o de confusión indirecta entre los signos en conflicto.
Sostiene además haber sido el primero en introducir en el mercado las denominadas “placas disuasivas” que se lucen en todas las viviendas y locales que utilizan los servicios de seguridad y vigilancia BOXER. Agrega que, teniendo en cuenta que la forma característica o clásica de las placas y letreros es rectangular o cuadrada (en raros casos circular), resulta muy curioso que la solicitante ADT Services AG pretenda el registro de un logotipo octogonal con el mismo fondo y hasta con el mismo borde para identificar los mismos servicios distinguidos por sus logotipos registrados BOXER.
CONSIDERANDO
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del Proceso Interno Nº 816-2008.
Que, basándose en el oficio remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, procede la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal e) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, este Tribunal procederá a interpretar, de Oficio, los literales a) y h) del artículo 135, el literal a) del artículo 136 y el artículo 191 del mismo cuerpo legal.
El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486. “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…) h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;
(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…) Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. (…)”. En atención a los puntos controvertidos en el Proceso Interno Nº 816-2008, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:
1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.
La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.
2. CLASES DE MARCAS: LAS MARCAS FIGURATIVAS. El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que: “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”.
Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado: “La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre”.[1] Las marcas figurativas son aquéllas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.
En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1. El trazado: son las figuras o líneas del dibujo que forman el signo marcario. 2. El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico.
En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, la Jurisprudencia sentada por este Tribunal ha expresado, que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas.
3. COMPARACIÓN ENTRE UNA MARCA FIGURATIVA Y UNA MIXTA. En el presente caso, Francisco Javier Zevallos Noratto (Perú) formuló oposición a la solicitud de registro, manifestando haber solicitado con anterioridad al inicio del presente procedimiento y bajo expediente Nº 136017, el registro de la marca LOGOTIPO OCTAGONAL Boxer en la misma Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.
De otro lado, indica que es titular del mencionado LOGOTIPO OCTOGONAL Boxer en las Clases 09, 39 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, resulta necesaria la comparación del signo solicitado (figurativo) y las marcas del opositor (mixtas). Así, las marcas mixtas son aquellas que se encuentran formadas por un elemento denominativo y uno gráfico, que no se registran ni se aprecian por separado, sino que forman un solo signo. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento nominativo como del gráfico en uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no en sus elementos por separado. No obstante lo anterior, al comparar una marca mixta y una figurativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. El consultante, en efecto, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”.
(Proceso N° 023–IP-2004, marca: Figurativa “Figura de una hormiga”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1075, de 02 de julio de 2004). Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el Juez Nacional deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre marcas figurativas.
En este orden de ideas, el Juez Nacional competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas enfrentadas, aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.
4. IMPEDIMENTOS PARA UN REGISTRO MARCARIO: CUANDO CARECE DE DISTINTIVIDAD. El Tribunal del INDECOPI señala que, el signo solicitado resulta incapaz de individualizar los servicios que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, ya que se asemeja a la internacionalmente conocida señal de tránsito de reglamentación y no cuenta con elementos figurativos ni denominativos adicionales que le otorguen la suficiente fuerza distintiva para acceder a registro.
Al respecto, este Tribunal ha señalado que el registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.
Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). [2] En tal sentido, el Juez Nacional deberá apreciar el signo solicitado constituido por el diseño de la figura de un octágono en color azul pantone 286, en relación con los servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, a fin de determinar si dicho signo solicitado es distintivo o no.
5. PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE COLORES En el presente caso, la demandante ADT Services AG (Suiza) solicitó el registro del signo constituido por el diseño de la figura de un octágono, en color azul pantone 286, para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos.
De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase.
La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando hace parte integrante de un signo tridimensional, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad, pues, v. gr., no por el hecho de que la forma usual del producto sea la que delimite al color de que se trate, puede afirmarse su registrabilidad.
6. DEL RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. DE LA CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. DE LA IDENTIDAD Y SEMEJANZA. DE LAS REGLAS DE COMPARACIÓN. En el presente caso, el Juez Nacional deberá -en primer lugar- analizar si el signo solicitado es distintivo, ya que si el mismo se encontrara incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, ya no cabría pronunciarse sobre el posible riesgo de confusión existente entre dicho signo solicitado y los signos del opositor.
Por otro lado, si el Juez Nacional encontrara que el signo solicitado es distintivo, es menester proseguir con el análisis del posible riesgo de confusión. Al respecto, el literal a) del artículo 136 prohíbe registrar como marca aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a riesgo de confusión o asociación. La razón es evitar que se vulnere el derecho de un tercero al registrar signos idénticos o semejantes a los suyos; y de esta manera garantizar la función principal de la marca, cual es la de distinguir los productos o servicios de un comerciante de los de similares características del competidor con el propósito de que no se genere confusión o riesgo de asociación entre ellos.
La confusión en materia marcaria puede obedecer a la incapacidad de un signo para distinguir los productos o servicios que ampara, de otros que puedan inducir al consumidor a error. Este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión de los signos entre sí y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “( ) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.
(Proceso Nº 68-IP-2002. Marca: AGUILA DORADA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 876, de 18 de diciembre de 2002). Cabe resaltar que la sola existencia del riesgo de confusión basta para que se configure la prohibición contenida en el literal a) del artículo 136. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta.
La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al consumidor a adquirir o contratar un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o contratando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o los servicios. La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de “una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta (…) dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo.
El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas”. Para determinar si existe o no semejanza entre los signos en conflicto es necesario realizar una comparación de sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. Para verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina, han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: a. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. b. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. c. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. d. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
7. LOS NOMBRES COMERCIALES, SU PROTECCIÓN Y PRUEBA. En el presente caso, Francisco Javier Zevallos Noratto (Perú) formuló oposición a la solicitud de registro, manifestando ser titular del nombre comercial constituido por el mismo emblema octogonal en color azul que distingue (desde julio de 2001) sus actividades comerciales relacionadas con los servicios de instalación, reparación y mantenimiento de la Clase 37 antes referida.
Al respecto, el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia a la protección del nombre comercial, expresando que el derecho exclusivo sobre él “se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”, y que, en caso de que la legislación interna contemplase un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la Decisión 486.
En este sentido, el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad. Este Tribunal, por su parte, ha expresado en este contexto, que “un nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo”.
La protección de un nombre comercial puede darse por dos medios: la vía del uso del nombre comercial y, aquélla de su inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente. Las dos vías tienen absoluta validez, sin existir prelación o privilegio alguno entre la una y la otra. La prueba del uso del nombre comercial corresponderá, en todo caso, a quien invoque la existencia de su derecho.
Debe comprobarse, no obstante, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca o, de otro nombre, de ser el caso. Esta figura se encuentra protegida por la normativa comunitaria, impidiendo el registro de signos distintivos idénticos o similares, en tal sentido, los criterios para establecer la irregistrabilidad, son los mismos a los señalados para las marcas.
En el caso concreto, el Juez Nacional deberá constatar los medios probatorios presentados por el opositor que acrediten el uso o el conocimiento del nombre comercial BOXER y figura octogonal para distinguir actividades económicas, iguales o similares, a aquellas que se pretende distinguir con el signo solicitado. 8. la mala fe EN LA DECISIÓN 486.
En el presente caso, la demandante ADT SERVICES A.G. señala que, el opositor Francisco Javier Zevallos Noratto tenía conocimiento de la existencia de su marca, por cuanto sostuvieron conversaciones para introducir sus servicios en el Perú, lo que acredita su mala fe. Sobre lo que debe entenderse por mala fe, la Decisión 486 no describe cuáles son los casos en los que considera la existencia de mala fe, a diferencia de la Decisión 344 que consideraba como casos de mala fe, entre otros: cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento del titular de la marca extranjera y cuando la solicitud del registro hubiese sido presentada o el registro hubiese sido obtenido por quien tiene como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Por lo tanto, al no estar los casos de mala fe descritos en la Decisión 486, el Consultante deberá recurrir a criterios elaborados por la doctrina, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la sana crítica y al derecho interno para determinar qué se considera mala fe.
En el caso concreto, el Juez Nacional deberá constatar que, si de los medios probatorios presentados por la demandante existen indicios razonables que permitan asumir la supuesta mala fe del opositor. 9. CONEXIÓN COMPETITIVA. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que el objetivo de la regla de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de signos distintivos que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente protegidas, para amparar productos, servicios o actividades económicas idénticas o similares.
Al respecto, se observa que la consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios.
Deduciendo que pueden existir en el mercado marcas con denominaciones idénticas o similares y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando, estas denominaciones se encuentren amparando productos, servicios o actividades económicas distintas. En el caso concreto, con el propósito de verificar la existencia de semejanza entre los signos en conflicto y entre los productos y servicios que distinguen, el Juez Consultante debe tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos y servicios en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional.
Se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos y actividades económicas a que se refieren ambos signos confrontados, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).” Proceso N° 114-IP-2003.
Marca: “EBEL”. Publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero del 2004. Por lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
SEGUNDO: El Juez Nacional deberá valorar si el signo en conflicto no contraviene las disposiciones comunitarias contempladas en los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486. De existir duda sobre la distintividad del signo solicitado, ésta debe ser entendida como la capacidad intrínseca que debe tener el signo para identificar y diferenciar unos servicios de otros.
Así, el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida.
TERCERO: Un color puro o secundario aisladamente considerado y sin configuración específica no puede registrarse como marca. A contrario sensu, pueden acceder a registro los signos compuestos por dos o más colores, o los integrados por un sólo color pero delimitados, siempre que ésta no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.
CUARTO: Se deberá -en primer lugar- analizar si el signo solicitado es distintivo, ya que si el mismo se encontrara incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, ya no cabría analizar el posible riesgo de confusión existente entre el signo solicitado y los signos del opositor. Así, si el Juez Nacional encontrara que el signo solicitado es distintivo, es menester proseguir con el análisis del posible riesgo de confusión.
QUINTO: El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico y al ideológico, así como, a lo concerniente a la suficiente distintividad en relación con derechos de terceros. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
En la comparación de marcas mixtas y figurativas, si la denominación de la marca mixta causa mayor impacto, no podrá generar confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa.
SEXTO: Sobre lo que debe entenderse por mala fe, la Decisión 486 no describe cuáles son los casos en los que considera la existencia de mala fe, a diferencia de la Decisión 344 que consideraba como casos de mala fe, entre otros: cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento del titular de la marca extranjera.
Por lo tanto, al no estar los casos de mala fe descritos en la Decisión 486, el Consultante deberá recurrir a criterios elaborados por la doctrina, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la sana crítica y al derecho interno para determinar qué se considera mala fe. Asimismo, el Juez Nacional deberá constatar, si de los medios probatorios presentados por la demandante existen indicios razonables que permitan asumir la supuesta mala fe del opositor.
SÉPTIMO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos distintivos, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y los servicios amparados por los mismos. Deberá tenerse en cuenta, en ese contexto, que al no existir similitud entre los signos confrontados, la conexión entre los productos o los servicios de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 09-IP-94, publicado en G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995.
Marca: “DIDA” Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo IV. [2] Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.