PROCESO 02-AI-2008 Acción de Incumplimiento incoada por la Secretaría General de la Comunidad Andina en contra de la República del Perú por supuesto incumplimiento de los artículos 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 26 literal k) y 32 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al solicitar requisitos distintos y adicionales a los previstos en la Decisión 486 para la presentación de solicitudes de otorgamiento de patentes de invención. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres (3) días del mes de diciembre del año dos mil ocho.
VISTOS: La demanda formulada por la Secretaría General de la Comunidad Andina recibida, vía courier, el 14 de diciembre de 2007. El auto de 27 de marzo de 2008, legal y debidamente notificado, por el cual este Tribunal decidió: (i) Admitir a trámite la demanda incoada por la Secretaría General de la Comunidad Andina y ordenar su notificación a la parte demandada, la República del Perú, comunicándosele que dispone del término de cuarenta (40) días, contado a partir de la fecha de notificación de este auto, para dar contestación a la misma.
(ii) Tener como parte demandante a la Secretaría General de la Comunidad Andina, representada por el señor doctor Alfredo Fuentes Hernández, Director General encargado de la Secretaría General, y reconocer personería a los señores doctores Álvaro Gutiérrez Bendezú, Carlos Adriázola Kiering, María Clara Gutiérrez Gómez, y Sandra Charris Rebellón, para que intervengan en el juicio como sus abogados.
El oficio No. 123 de 27 de mayo de 2008, recibido en este Tribunal vía fax en la misma fecha y, en originales, vía courier, el 3 de junio de 2008, por el cual el señor Eduardo Ferreyros Küppers, Viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la República del Perú, da contestación a la demanda. La comunicación, sin número, de 14 de mayo de 2008, recibida en este Tribunal, vía courier, el 21 de mayo de 2008, por la cual The Regents of the University of California, entidad de los Estados Unidos de América, representada por el doctor José Barreda Zegarra, comparece dentro de la acción de incumplimiento 02-AI-2008, en calidad de coadyuvante de la Secretaría General de la Comunidad Andina, al tener un interés jurídico sustancial en el proceso y poder ser afectado desfavorablemente si la accionante es vencida.
El auto de 20 de julio de 2008, legal y debidamente notificado, por el cual este Tribunal decidió: (i) Tener por contestada, por parte de la República del Perú la acción de incumplimiento instaurada por la Secretaría General de la Comunidad Andina. (ii) Reconocer personería a los señores: Sara Rosadio Colán, Teresa Mera Gómez, Carlos Posada Ugaz y Sandra Li Carmelino para que intervengan en este proceso, como abogados de la parte demandada.
(iii) Declarar procedente la solicitud de coadyuvancia, presentada por el doctor José Barreda Zegarra, apoderado de The Regents of the University of California. (iv) Reconocer personería al señor doctor José Barreda Zegarra, para que intervenga en este proceso, como abogado de la coadyuvante. (v) No abrir a período probatorio el presente proceso, de conformidad con el artículo 75 del Estatuto de este Tribunal.
(vi) Admitir los medios probatorios ofrecidos y consignados por las partes en la oportunidad de la introducción de la demanda, y en la contestación de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este auto. (vii) Convocar a las partes en esta controversia a la Audiencia Pública que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de la sede del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el día veinte (20) de noviembre del año 2008 a las 10h00.
Las partes que deseen acreditar la participación de asesores o expertos deberán hacerlo dentro del plazo perentorio de ocho (8) días siguientes a la notificación del presente auto. El auto de 22 de agosto de 2008, legal y debidamente notificado, por el cual este Tribunal decidió modificar la fecha de la Audiencia Pública, la cual se celebrará el día trece (13) de noviembre del año 2008 a las 10h00.
El facsímil No. 209-2008-MINCETUR/VMCE de 30 de octubre de 2008, suscrito por el señor Eduardo Ferreyros Küppers, Viceministro de Comercio Exterior de la República del Perú, en el cual comunica que “a la referida Audiencia asistirá en representación del Perú la señorita Sandra Li Carmelino, asesora legal del Viceministerio de Comercio Exterior, cuya personería ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante Auto de 20 de julio de 2008”, y, solicita que se acredite “a la señora Teresa Ramírez Pequeño, asesora de la Presidencia del INDECOPI y al señor Rodolfo Castellanos, Gerente Legal de INDECOPI, en calidad de asesores del Perú, para los asuntos de carácter técnico que se susciten”.
El auto de 11 de noviembre de 2008, legal y debidamente notificado, por el cual este Tribunal decidió reconocer personería a los señores Teresa Ramírez Pequeño y Rodolfo Castellanos, para que participen en la audiencia pública convocada por este Tribunal como asesores, representantes de la República del Perú. Las pruebas que obran en autos, el acta de la audiencia pública celebrada en el Tribunal el 13 de noviembre de 2008, los alegatos expuestos en la audiencia, los escritos de conclusiones y las demás actuaciones que cursan en el expediente. 1.
Las partes Interpone acción de incumplimiento la Secretaría General de la Comunidad Andina en contra de la República del Perú. The Regents of the University of California, entidad de los Estados Unidos de América, comparece al proceso en calidad de coadyuvante de la actora. 2. De la solicitud de la Secretaría General de la Comunidad Andina La Secretaría General de la Comunidad Andina solicita “el pronunciamiento del Tribunal en torno al incumplimiento de obligaciones derivadas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina en el cual viene incurriendo la República del Perú al solicitar requisitos de forma adicionales a los previstos en la Decisión 486 (Régimen común (sic) sobre Propiedad Industrial) para la tramitación de la solicitud de patentes de invención” (folio 001). 2.1.
Fundamentos de hecho Los hechos u omisiones que sirven de fundamento a la acción se resumen en los siguientes: 1.- Con fecha 21 de febrero de 2007, a través de su apoderado, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA formuló reclamo por posible incumplimiento de la República del Perú, al amparo de lo dispuesto en los artículos 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 14 de la Decisión 623. 2.
En su escrito de reclamo, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA manifestó haber sido afectada en sus derechos “como consecuencia de la exigencia por la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías de requisitos distintos a los exigidos por el artículo 26 de la Decisión 486, en la tramitación de la solicitud de patente bajo expediente Nº. 260.06 y que trajo como consecuencia la declaración de abandono de tal solicitud de patente”, actuación que fuera confirmada por la Sala de Propiedad Intelectual (en adelante “la Sala”) del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), mediante Resolución Nº 241- 2007/TPI-INDECOPI[1]. 3.
Luego de verificado el cumplimiento de los requisitos formales a los que se refiere el artículo 14 de la Decisión 623 y conforme al artículo 16 de la misma norma, mediante comunicaciones SG-F/5.11/175/2007 y SG- F/5.11/241/2007 del 9 de marzo de 2007, la Secretaría General remitió copia del reclamo a la República de Perú y al resto de Países Miembros para que en el plazo de veinte (20) días hábiles presentaran, respectivamente, la contestación e información pertinente.
Dicha actuación fue informada en la misma fecha a la parte reclamante mediante comunicación SG-X/5.11/173/2007. 4. Dentro del plazo concedido, el 16 de abril de 2007, la República de Perú remitió el facsímil Nº. 109-2007-MINCETUR/VCME, mediante el cual contestó el reclamo, rechazando todos los extremos contenidos en el mismo. 5. Mediante comunicaciones SG-X/5.11/410/2007 y SG-X/5.11/348/2007 del 19 de abril de 2007 se remitió a los Países Miembros y a la reclamante copia de la contestación del reclamo. 6.
Con fecha 25 de abril de 2007, THE REGENTS OF THE UNIVERTSITY OF CALIFORNIA remitió sus observaciones a la contestación de la República del Perú, reiterando su posición respecto al incumplimiento de dicho País Miembro de disposiciones contenidas en la Decisión 486. 7. El 25 de mayo de 2007, mediante comunicaciones SG-X/5.11/437/2007 y SG-X/5.11/436/2007, la Secretaría General convocó a una reunión informativa a realizarse en fecha 1 de junio de 2007, con el propósito de acercar a las partes con miras a realizar gestiones conducentes a subsanar el incumplimiento alegado. 8.
Mediante facsímil Nº. 238-2007-MINCETUR/VMCE/DNINCI, de fecha 31 de mayo de 2007, el Gobierno del Perú informó que no asistiría a la reunión citada, por considerar que la misma fue convocada de manera extemporánea y, asimismo, solicitó que no fueran tomados en consideración, para el pronunciamiento final de la Secretaría General, los argumentos vertidos en la misma. 9.
Con fecha 1 de junio de 2007, en presencia de apoderado de THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, se dio lectura al facsímil Nº. 238-2007-MINCETUR/VMCE/DNINCI, de fecha 31 de mayo de 2007. Es así que, al no haberse presentado una de las partes convocadas, y siendo el objetivo de las reuniones en el marco de la Decisión 623, acercar a las mismas con miras a superar el incumplimiento alegado, no se realizó la reunión informativa. 10.
Con fecha 29 de agosto de 2007, la Secretaría General emitió el Dictamen 07-2007, declarando que el Gobierno del Perú, al solicitar requisitos adicionales a los previstos en la Decisión 486 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial), había incumplido con el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular con los artículos 26, literal k) y 32 de la referida Decisión 486, y el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2.2.
Fundamentos de derecho contenidos en el escrito de demanda La Secretaría General de la Comunidad Andina fundamenta su demanda en que el Gobierno del Perú, a través de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, al solicitar requisitos distintos y adicionales a los previstos en la Decisión 486 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial), específicamente, la exigencia de presentar la copia del documento de cesión de los Inventores con firmas debidamente legalizadas por Notario Público y el de legalización por funcionario consular peruano, en el caso de que el documento se extendiera en el extranjero, habría incumplido con el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular los artículos 26 literal k) y 32 de la referida Decisión 486, y el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2.3.
Principales argumentos de la Secretaría General de la Comunidad Andina La Secretaría General, en su escrito de demanda, expone, principalmente: 1. La normativa andina sobre propiedad industrial prohíbe a los Países Miembros (a través de sus oficinas nacionales competentes de propiedad industrial) exigir al solicitante de una patente requisitos “adicionales o distintos” a los contemplados en la Decisión 486. 2.
El literal k) del artículo 26 de la Decisión 486 sí exige la presentación del documento de cesión de inventor, pero de ninguna manera obliga a que éste se presente con una certificación notarial o legalización consular adicional. 3. La OINT sí tenía facultades para solicitar esa certificación notarial o legalización consular, pero para ello debía cumplir las disposiciones contenidas en el segundo párrafo del artículo 32 de la Decisión 486, que faculta a la Oficina Nacional Competente a solicitar requisitos adicionales respecto de una solicitud de patente cuando tuviese dudas razonables sobre determinado elemento de la solicitud de patente. 4.
La facultad de solicitar requisitos adicionales a la solicitud de patente no puede ser indiscriminada y sin la debida motivación respecto a la causa u origen de la duda. Es así que el criterio utilizado por distintos tribunales en relación a la valoración de las pruebas que se ponen a su consideración es el de la duda razonable. 5. En ese orden de ideas, resulta claro que el segundo párrafo del artículo 32 de la Decisión 486 faculta a las oficinas nacionales competentes a exigir requisitos de forma adicionales a los establecidos en el artículo 26, sólo en los supuestos en que surja algún cuestionamiento o incertidumbre, debidamente razonado y fundamentado respecto a la veracidad de los documentos previamente presentados con la solicitud de patente. 6.
De no existir duda o cuestionamiento alguno, o si éste no es oportunamente notificado al solicitante, acompañado de la debida justificación y motivación; es decir, de no existir duda razonable, la autoridad nacional competente no podrá invocar el segundo párrafo del artículo 32 y tendrá que ceñirse estrictamente al requerimiento de los documentos listados en el artículo 26, al ser normas comunitarias de obligatorio cumplimiento (…). 7.
Lo anterior se sustenta, adicionalmente, en la aplicación del principio de la buena fe, el cual es un principio general del Derecho, consistente en la convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, o la rectitud de una conducta. 8. En el presente caso, de la documentación que obra en el expediente, el Gobierno peruano, a través de la OINT, no motivó debidamente la causa de su duda respecto a la veracidad del documento de cesión de derechos a favor de THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, puesto que requirió la copia legalizada del mismo mediante un formato modelo de notificación. 9.
En tal sentido, la República del Perú, a través de la OINT, ha incurrido en incumplimiento del Artículo 32 de la Decisión 486 al establecer con carácter general y obligatorio, mediante el Decreto Legislativo 823 (Ley de Propiedad Industrial) y el Decreto Legislativo 807 (Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI), la exigencia de requisitos formales adicionales a los señalados en el artículo 26, literal k) de la Decisión 486, específicamente la exigencia de presentar el documento de cesión de los Inventores con firmas debidamente legalizadas por Notario Público y el de legalización por funcionario consular peruano, en el caso que el documento se extendiera en el extranjero.
Asimismo, ha incumplido el segundo párrafo del artículo 32 de la Decisión 486 al no motivar y justificar las resoluciones administrativas por las cuales exige los referidos requisitos adicionales a la solicitud de patente de invención. 2.4. De la coadyuvante de la Secretaría General de la Comunidad Andina Por comunicación, sin número, de 14 de mayo de 2008, recibida en este Tribunal, vía courier, el 21 de mayo de 2008, The Regents of the University of California, entidad de los Estados Unidos de América, representada por el doctor José Barreda Zegarra, comparece dentro de la acción de incumplimiento 02-AI-2008, en calidad de coadyuvante de la Secretaría General de la Comunidad Andina, al tener un interés jurídico sustancial en el proceso y poder ser afectado desfavorablemente si la accionante es vencida.
En su comunicación deja constancia de que la misma cumple con los requisitos de la demanda establecidos en los artículos 46, 47 y 49 de la Decisión 500; y, expresa finalmente, que no desea abundar en los argumentos esgrimidos por la Secretaría General y apoya “en extenso todos aquellos fundamentos legales”. 2.5. De la contestación a la demanda La República del Perú, a través del señor Eduardo Ferreyros Küppers, Viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en su escrito de contestación a la demanda, expone, principalmente: 1.
Resulta una práctica habitual del INDECOPI exigir a los administrados copia simple del documento en donde conste la cesión del derecho de patente, en aplicación de lo dispuesto en el literal k) del artículo 26, y, complementariamente, en la Ley No. 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 2. Sin perjuicio de lo anterior, la Decisión 486 no define las características y requisitos formales que debe tener el “documento en el que conste la cesión del derecho a la patente”. 3.
La OIN exige entre los requisitos de forma de las solicitudes de patente, la presentación de la copia simple del documento en el que conste o se acredite la cesión de derecho de patente, entendiéndose como tal, el documento válido que permita a la autoridad tener la seguridad de la transmisión plena del derecho del inventor a la persona que lo reclama.
Esta condición se cumple con la legalización de las firmas ante notario público y, tratándose de documentos que se expiden en el extranjero, con la correspondiente legalización ante funcionario consular peruano. 4. Así, en atención a lo que la jurisprudencia del Honorable Tribunal de Justicia ha denominado “principio de complemento indispensable” el artículo 13 del Decreto Legislativo 823 actúa como complemento del derecho de integración en la medida en que no contradice sino fortalece lo dispuesto en el artículo 26 literal k) de la Decisión 486. 5.
La demandante no tuvo en cuenta en su análisis que el Perú no es el único País Miembro de la Comunidad Andina que aplica el criterio antes referido, en efecto, la República de Colombia en aplicación del artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989, artículo 1, num. 118 exige que los documentos otorgados en el extranjero se presenten debidamente certificados por el cónsul o agente diplomático de Colombia.
Asimismo, el Código de Procedimiento Civil del Ecuador, en su artículo 194 establece que los documentos expedidos en el extranjero deberán autenticarse o legalizarse, con la certificación del agente diplomático o consular del Ecuador residente en el Estado en que se otorgó el instrumento. Lo anterior es reflejo de la homogeneidad de la aplicación de este criterio en la Subregión andina, el mismo que no tiene por objeto restringir los derechos y facultades consagradas en la norma comunitaria, sino desarrollar la formalidad del “documento en el que conste la cesión del derecho a la patente” al que se refiere la Decisión 486, en aplicación del principio del complemento indispensable. 6.
De conformidad con la Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, las autoridades administrativas no tienen la obligación de motivar los actos administrativos de mero trámite; por lo tanto, la Secretaría General excede a sus facultades cuando interpreta el artículo 32 de la Decisión y dictamina que en aplicación de éste la autoridad competente peruana debió seguir un procedimiento administrativo no previsto en la legislación comunitaria ni nacional. 7.
La acción de incumplimiento no puede volverse un instrumento que reemplace los mecanismos administrativos y jurisdiccionales internos destinados a dirimir controversias que involucran intereses particulares (…) debe citarse lo que el Tribunal de Justicia, respecto a su actuación jurisdiccional ha dicho: “si bien la acción de incumplimiento puede ser ejercida sobre la base de la expedición de actos administrativos nacionales contrarios a la normativa comunitaria, su ejercicio en este caso no puede confundirse con el trámite de un procedimiento de revisión de legalidad de tales actos administrativos a cargo de los jueces nacionales” (Sentencia recaída en el Proceso 127-AI- 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena del 8 de febrero de 2006). 2.6.
Las conclusiones de las partes El Tribunal recibió los alegatos de conclusiones de las partes. En sus escritos, las partes confirmaron sus alegatos y peticiones en torno al objeto de la controversia. El 18 de noviembre de 2008 se recibió vía fax el escrito de conclusiones suscrito por el señor Eduardo Brandes, Director Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la República del Perú. El 19 de noviembre de 2008 se recibió vía correo electrónico el escrito de conclusiones suscrito por el señor doctor Genaro Baldeón, Asesor Jurídico de la Secretaría General de la Comunidad Andina.
Sobre la base de los elementos que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONSIDERANDO 1. Competencia Que, el Tribunal es competente para conocer de la presente controversia; Que se han observado las formalidades inherentes sin que exista irregularidad procesal alguna que invalide lo actuado; y, Que el estado de la causa es el de dictar sentencia, para lo cual el Tribunal estima necesario referirse a los siguientes aspectos: 2.
Naturaleza jurídica y características de la acción de incumplimiento. Del procedimiento administrativo previo. “La acción de incumplimiento se encuentra disciplinada en los artículos 23 al 27 del Tratado de Creación del Tribunal y en los artículos 107 al 120 de su Estatuto, y constituye el mecanismo jurisdiccional que permite vigilar el cumplimiento por parte de los Países Miembros, de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.
Así, el Tribunal se encuentra facultado para conocer de las acciones de incumplimiento que sean interpuestas por la Secretaría General de la mencionada Comunidad, los Países Miembros, o las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos por el incumplimiento de un País Miembro.” (Sentencia del Proceso 118-AI-2003, de 14 de abril de 2005, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1206, de 13 de junio de 2005).
En diversos fallos, este órgano jurisdiccional comunitario se ha referido a la naturaleza de la acción de incumplimiento; en este sentido ha sostenido que, a través de dicha acción, se persigue garantizar la observancia de los objetivos del proceso de integración dentro de la Comunidad Andina, mediante la verificación del cumplimiento de los compromisos que han asumido los Países Miembros desde la adopción del Acuerdo de Cartagena.
El Tribunal garantiza así el control de la legalidad del sistema, de acuerdo con lo dispuesto en su Tratado Fundacional, cuyo texto lo inviste como el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, con capacidad de declarar el derecho comunitario, dirimir las controversias que surjan del mismo e interpretarlo uniformemente. Ahora bien, para acudir al órgano jurisdiccional comunitario deben agotarse las vías previas que exigen tanto el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como su Estatuto; sobre el particular, este Tribunal ha señalado que “De las normas que regulan la acción en comento se desprende que antes de acudir al procedimiento judicial en el Tribunal, es indispensable que se adelante ante la Secretaría General de la Comunidad, un procedimiento precontencioso, que viene a constituir una especie de presupuesto procesal para la acción, que se materializa por el desarrollo de una fase previa administrativa en la que debe abrirse un diálogo entre el ejecutivo comunitario y el País Miembro presuntamente infractor, para buscar la solución del asunto controvertido en dicha etapa.
Debe en esa fase otorgarse al País Miembro la oportunidad procesal para corregir o enmendar su conducta, a partir de la formulación de un pliego de cargos o nota de observaciones que puede, por supuesto, ser objeto también de explicaciones justificativas de la conducta asumida por el referido País Miembro. Resulta así mismo, indispensable la emisión de un dictamen motivado de cumplimiento o incumplimiento, en el cual se determine si, a criterio de la Secretaría General, la conducta asumida por el País Miembro es contraria o no al ordenamiento jurídico comunitario.
Se observa que la jurisprudencia del Tribunal exige que debe existir correspondencia y suficiente congruencia entre las razones del incumplimiento aducidas en la nota de observaciones y las contenidas en el dictamen de incumplimiento con las alegadas posteriormente en la demanda que llegare a intentarse”. (PROCESO 50-AI-2002, sentencia del 14 de mayo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial No. 935, del 12 de junio de 2003).
En este caso, el Tribunal estima que se ha cumplido a cabalidad con los trámites previos; por cuanto: (i) Con fecha 21 de febrero de 2007, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA formuló reclamo por posible incumplimiento de la República del Perú, (ii) mediante comunicaciones SG-F/5.11/175/2007 y SG-F/5.11/241/2007 del 9 de marzo de 2007, la Secretaría General remitió copia del reclamo a la República de Perú y al resto de Países Miembros para que en el plazo de veinte (20) días hábiles presentaran, respectivamente, la contestación e información pertinente.
(iii) el 16 de abril de 2007, la República de Perú remitió el Facsímil Nº. 109-2007-MINCETUR/VCME, mediante el cual contestó el reclamo, rechazando todos los extremos contenidos en la reclamación. (iv) mediante comunicaciones SG-X/5.11/410/2007 y SG-X/5.11/348/2007 del 19 de abril de 2007 se remitió a los Países Miembros y a la reclamante copia de la contestación del reclamo.
(v) el 25 de mayo de 2007, mediante comunicaciones SG-X/5.11/437/2007 y SG-X/5.11/436/2007, la Secretaría General convocó a una reunión con el propósito de acercar a las partes con miras a realizar gestiones conducentes a subsanar el incumplimiento alegado. (vi) mediante facsímil Nº. 238-2007-MINCETUR/VMCE/DNINCI, de fecha 31 de mayo de 2007, el Gobierno del Perú informó que no asistiría a la reunión citada, por considerar que la misma fue convocada de manera extemporánea y, solicitó que no fueran tomados en consideración, para el pronunciamiento final los argumentos vertidos en la misma.
(vi) con fecha 29 de agosto de 2007, la Secretaría General emitió el Dictamen 07-2007, declarando que el Gobierno del Perú, al solicitar requisitos adicionales a los previstos en la Decisión 486 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial), había incumplido con el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular con los artículos 26, literal k) y 32 de la referida Decisión 486, y el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
De conformidad con lo dispuesto en el Título V del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General (Decisión 425), ese órgano comunitario puede, a petición de parte, iniciar procedimientos administrativos para calificar medidas de los Países Miembros como una restricción o un gravamen, o procedimientos en donde se dictamine que una conducta o medida de un País Miembro representa un incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario.
En el curso de la investigación, iniciada de oficio o a petición de parte, la Secretaría General debe remitir sus observaciones por escrito al País Miembro cuestionado para que las absuelva y, recibida la respuesta o vencido el plazo para hacerlo, ésta emitirá un pronunciamiento mediante Dictamen. Incluso puede la Secretaría General pronunciarse “( ) sobre las conductas activas o pasivas asumidas por los Países Miembros, para adelantar procedimientos que tengan por objeto determinar la posible existencia de gravámenes o restricciones ( )” (Criterio adoptado en la sentencia del Proceso 2-AN-98, publicado en la Gaceta Oficial Nº 588, de 2 de agosto de 2000).
A través del Dictamen de Incumplimiento, la Secretaría General debe pronunciarse sobre cuál es, a su juicio, “el estado de cumplimiento de las obligaciones” por el País Miembro, cuya inobservancia le es imputada en las observaciones por ella misma formuladas cuando el procedimiento se inicia ex officio; o en el respectivo reclamo, cuando la iniciativa proviene de un País Miembro o de un particular afectado en sus derechos.
El Dictamen de Incumplimiento, en consecuencia, constituye el acto que pone fin, normalmente, a la fase precontenciosa de la acción de incumplimiento. (Proceso 51-AI-2000, ya citado). 3. Las Pruebas Obran en autos, adjuntados a la demanda, en calidad de prueba, los siguientes documentos: 1. Copia de la comunicación SG-F/5.11/175/2007 de 5 de marzo de 2007, por la cual se da inicio a la Investigación a la República del Perú (folio 035); 2.
Copia del Facsímil No. 109-2007-MINCETUR/VCME de 16 de abril de 2007, que contiene la respuesta del Gobierno del Perú (folios 037-043); 3. Dictamen No. 07-2007 de la Secretaría General de 29 de agosto de 2007, publicado en la Gaceta Oficial No. 1536 de 31 de agosto de 2007 (folios 022-032). Igualmente, se encuentran en el expediente, como anexos de la contestación de la demanda, los siguientes documentos: 1.
Copia de la carta No. 317-2008/PRE-INDECOPI que contiene el Informe No. 004-2008/SPI de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. 2. Copia de la secuencia de legalizaciones presentada por el representante legal de The Regents of The University of California en el Expediente No. 0260-2006/OIN. 3.
Copia de los proveídos del 24 de marzo y 18 de abril de 2006 de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías de INDECOPI. 4. Copia de los documentos de cesión presentados por el representante de The Regents of The University of California en los expedientes tramitados ante la OIN No. 1235-05, 1391-05, 0405-05, 083-05 y 247-0. 5. Copia de la comunicación de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia dando respuesta a una consulta sobre la aplicación de los artículos 26 literal k) y 32 de la Decisión 486. 6.
Copia de las comunicaciones SG-F/0.5/1677/2003 y SG-F/0.5/1293/2003 expedidas por la Secretaría Genera en el marco del inicio de investigación por posible incumplimiento de la República del Perú de los artículos 26 literal k) y 32 de la Decisión 486 solicitado por el representante de la empresa Abbott GMBH & Co. KG. 4. De la exigencia de presentación de la copia simple del documento de cesión de los inventores con firmas legalizadas.
La motivación de las resoluciones. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su artículo 26, determina los requisitos que la solicitud de patente debe contener. El literal k) establece que la solicitud de patente de invención deberá contener, de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.
El artículo 32 de la misma Decisión dispone que “Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias”.
Sobre la base de las normas referidas, el Tribunal estima preciso determinar el alcance del término “documento”, contenido en el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La literatura jurídica entiende por “documento”, “el escrito, escritura, instrumento con que se prueba, confirma, demuestra o justifica una cosa o, al menos, que se aduce con tal propósito”, y por “documento auténtico”, “el escrito, papel o instrumento autorizado en forma tal que dé fe y haya de ser creído, por extendido ante fedatario público o por estar legalizado por autoridad competente”[2].
Según un pronunciamiento de la Secretaría General de la Comunidad Andina, por la cual contesta una solicitud presentada por el doctor José Barreda Zegarra de inicio de investigaciones correspondientes ante un posible incumplimiento de la normativa comunitaria por parte del Gobierno de Perú, a través del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual[3] en un caso similar, este Órgano Comunitario explica que por “documento” debe ser entendido todo “documento válido” para producir los efectos a los cuales está destinado.
Es decir, un documento que tanto en el fondo como en la forma cumpla con las condiciones del país de emisión necesarias para surtir efectos, en este caso, para considerarlo como una cesión de derechos de patente. Al respecto, se debe tener en cuenta que en los negocios jurídicos deben concurrir algunos elementos esenciales, específicos de cada clase de que se trate, entre ellos se destacan las formalidades o solemnidades que son necesarias a fin de que estos actos o manifestaciones de voluntad existan o valgan o para que puedan ser justificados en el evento de que ello sea necesario.
Es decir, “la manifestación de voluntad se halla supeditada a formas solemnes predeterminadas”[4]. Cuando por este “documento” se dispone de un derecho, éste debe haberse regido por las formalidades del país en el cual se celebró, a efectos de otorgar seguridad jurídica a todas las relaciones contractuales,[5] y “permita a la autoridad verificar y tener convicción respecto de que la cesión del derecho fue verdaderamente efectuada”, conforme al caso de autos.
Más aún cuando es una obligación y responsabilidad de la oficina nacional competente verificar que el derecho de patente será válidamente concedido a la persona que lo solicita, es decir, que ésta sea realmente el inventor o la persona a la que éste le cedió los derechos correspondientes, a efectos de garantizar los derechos exclusivos de los inventores y evitar prácticas de mala fe[6].
Sobre la base de lo anterior, es pertinente determinar el alcance del literal k) del artículo 26. Al respecto, cabe diferenciar dos circunstancias que merecen ser tomadas en cuenta acerca del requisito contenido en el literal en comento: 1. Copia simple del documento de cesión. 2. El documento de cesión debe cumplir con las formalidades del país en el que se otorga.
En consecuencia, la regulación contenida en el artículo en referencia permite concluir al Tribunal que la oficina nacional competente debe requerir la copia simple del documento de cesión; sin embargo, no se refiere a cualquier documento, es decir, este documento de cesión debe cumplir con las formalidades pertinentes. De ello deriva que la presentación de una copia de un documento que no cuenta con dicha legalización no puede ser admitido por la autoridad administrativa como válido.
En este sentido, la oficina nacional competente debe exigir entre los requisitos de forma de las solicitudes de patente, la presentación de la copia simple del documento en el que conste o se acredite la cesión de derecho de patente. Este documento de cesión, obviamente, debe cumplir con las formalidades necesarias, es decir, debe cumplir con la legalización de las firmas ante notario público y, tratándose de documentos que se expiden en el extranjero, con la correspondiente legalización ante funcionario consular peruano. De lo anterior, lo obrado por el INDECOPI no contradice el sentido de la norma, pues, en efecto, basta con presentar una copia simple del documento de cesión del inventor para que éste sea aceptado por la oficina nacional competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 literal k) de la Decisión 486.
Sin embargo, hay que tener presente que ese documento, en el que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante, debe ser expedido conforme a derecho para gozar de validez. Una lectura de los artículos 26 y 32 de la Decisión 486 lleva a concluir que el documento de cesión de inventor, que permita al solicitante, distinto del inventor, plantear la solicitud de concesión de patente, para que tenga aceptación y validez, debe cumplir con determinadas formalidades.
Asimismo, la oficina nacional competente debe, conforme al artículo 26 literal k), solicitar copia simple del mismo. Conforme obra en autos, la autoridad administrativa no ha exigido el documento original o el documento legalizado por notario o cónsul, sino que ha requerido la copia del documento, el cual, en su versión original, debe cumplir con las formalidades que revisten este tipo de actuaciones para ser válidas.
Adicionalmente, este Órgano Comunitario estima que las oficinas nacionales competentes no deben exigir, respecto a la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la Decisión 486, esto es un imperativo, no obstante lo anterior, el artículo 32 prevé que cuando durante la tramitación de la solicitud existan dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, es decir, que ameriten a juicio de la oficina nacional competente solicitar pruebas necesarias, podrá exigir la presentación de esta información adicional que permitan aclarar las dudas de la administración. En efecto, la autoridad administrativa tiene derecho a exigir información cuando tuviese dudas razonables sobre la verosimilitud de un documento presentado, empero, está obligada a explicar las dudas al recurrente y, en función de las mismas, solicitar la presentación de pruebas que subsanen la observación. Este Tribunal, dentro de la interpretación prejudicial realizada en el proceso 035-IP-2004, ha señalado sobre el tema que: “Si del examen de forma (artículo 21 de la Decisión 344 o 38 de la Decisión 486) resultara que la solicitud no contiene los requisitos exigidos tanto en la Decisión 344 como en la 486, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario las absuelva dentro del plazo de 30 días (para el caso de la Decisión 344) o de 60 días (para el caso de la Decisión 486), según corresponda, so pena de que su solicitud se declare en abandono. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente, está en la obligación de comunicarle al solicitante, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos”.
Por tanto, la autoridad administrativa no está legitimada, sin haber previamente expresado la existencia de dudas razonables, a imponer al solicitante a toda circunstancia explicaciones a las que ella considere que haya lugar, desde que “el Estado Constitucional de derecho exige el permanente proceso de justificación de la decisión (…)”[7].
Ello no contradice el alcance del artículo 26, en tanto que se reconoce la facultad de la administración de requerir información adicional respecto a la realizada, la cual permitirá un mejor entendimiento y análisis de forma de la solicitud de patente. De otro lado, conforme obra en el expediente, dentro del procedimiento administrativo, la oficina administrativa solicitó a The Regents of the University of California que presentara la debida secuencia de las legalizaciones, si The Regents of the University of California consideraba que se trataba de un requisito adicional a la solicitud de patentes no contemplado por la Decisión 486 ¿por qué no cuestionó de inmediato esa actuación? Según obra de autos, la sociedad indicada solicitó una ampliación del plazo en aplicación del artículo 39 de la Decisión 486 a efectos de cumplir con esa solicitud.
Al no haberse satisfecho ese requisito, como consecuencia, se declaró el abandono de la solicitud de patente[8]. En efecto, (i) Mediante proveído, recibido por el representante de The Regents of the University of California el 4 de abril de 2006, la OIN requirió a la solicitante que, dentro del término de dos meses, bajo apercibimiento de caer su solicitud en abandono, se sirva presentar copia del documento que acredite la cesión de derechos a su favor por parte de los inventores: Norman Rostoker, Vitaly Bystritskii, Yuanxu Song, Michael Anderson, Alan Vandrie y Eusebio Garate.
(ii) El 7 de abril de 2006, The Regents of the University of California solicitó una prórroga para presentar el documento requerido, la misma que le fue concedida por el término de dos meses adicionales (el plazo para que la solicitante cumpla con presentar a la OIN el documento requerido vencía el 4 de agosto de 2006). (iii) The Regents of the University of California, con fecha 1 de agosto de 2006, presentó copia simple del documento en el que acreditaba la cesión de derechos, el mismo que consistió en lo siguiente: - Firmas de los inventores legalizadas el 24 de marzo de 2006 por Lien Thinkim Nguyen, quien señala ser Notario Público de California bajo el nombramiento No. 1402267. - Copia del documento anterior certificada por Angela Wendel el 24 de abril de 2006. - Legalización de la firma de Angela Wendel, con fecha 24 de julio de 2006, por Notario Público Rally JO Hartwell bajo el nombramiento No. 1445581. - Legalización de la firma de Rally JO Hartwell, con fecha 25 de julio de 2006, por Tom Daly, Secretario Registrador del condado de Orange, representado por la encargada Rosalinda Mishlove. - Legalización de la firma de Rosalinda Mishlove, con fecha 25 de julio de 2006, por Bruce McPherson, Secretario de Estado de California, representado por la encargada Raquel J. Smith. - Legalización d ela firma de Raquel J. Smith, con fecha 26 de julio de 2006, por el Consulado General del Perú en Los Ángeles.
La oficina nacional competente observó que ninguna autoridad legalizó la firma de Lien Thinkin Nguyen, y que en reemplazo de ello se presentó la declaración de Angela Wendel, quien certifica que la copia adjuntada “es fiel al documento donde constan las firmas de los inventores”, “por lo tanto se trata de una certificación del documento, mas no de una certificación de las firmas que figuran en este” Finalmente, la República del Perú, tanto en su escrito de contestación de la demanda como en el de alegatos de conclusión, advierte que “la acción de incumplimiento no puede volverse un instrumento que reemplace los mecanismos administrativos y jurisdiccionales internos destinados a dirimir controversias que involucran intereses particulares”, tomando en cuenta que, al no haberse satisfecho con la exigencia de la OIN, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486[9], el proceso derivó en el abandono de la solicitud de patente.
Al respecto, es pertinente poner de relieve que la finalidad del derecho comunitario es la cooperación entre el Tribunal Comunitario con los tribunales nacionales respetando la cesión y la distribución de competencias que opera dentro del proceso de integración, aceptada y acatada por los Países Miembros. Asimismo, sobre este tema, este Órgano Jurisdiccional ha dicho: “(…) En este marco corresponde a este Tribunal una vez más precisar que si bien la acción de incumplimiento puede ser ejercida sobre la base de la expedición de actos administrativos nacionales contrarios a la normativa comunitaria, su ejercicio en este caso no puede confundirse con el trámite de un procedimiento de revisión de legalidad de tales actos administrativos a cargo de los jueces nacionales”[10].
Por lo expuesto, a través de la acción de incumplimiento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no puede convertirse en una instancia que revise los actos administrativos y jurisdiccionales internos de los Países Miembros. 5. De la relación entre el ordenamiento jurídico andino y el ordenamiento jurídico interno de los Países Miembros.
La supremacía del Derecho Comunitario Andino y el Principio de Complemento Indispensable. La actora hace referencia a que existe un conflicto entre lo establecido por una norma supranacional (Decisión 486) y lo establecido por una norma nacional (Decreto Legislativo 823 y el Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos del INDECOPI) respecto a los requisitos de los documentos de cesión de inventores otorgados por personas domiciliadas en el extranjero.
Advierte que la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías ha actuado en contravención a la norma comunitaria al exigir requisitos distintos y adicionales no previstos en la Decisión 486. En efecto, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual hace referencia en su Resolución a la aplicación del artículo 13 del Decreto Legislativo No. 823.
Este artículo establece que para el registro de cualquier acto referido a la propiedad industrial y salvo que la ley exija una formalidad mayor, basta que conste en instrumento privado y las firmas hayan sido certificadas por un Notario. A los fines de proveer sobre los alegatos en referencia, sobre la base de los criterios jurisprudenciales establecidos, es pertinente referir a la naturaleza de la relación existente entre el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y el ordenamiento interno de los Países Miembros.
Este Tribunal ha reconocido el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los Países Miembros, señalando que “(…) en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que ( ) la norma interna resulta inaplicable”. En efecto, el principio de aplicación directa y preferente del Derecho Comunitario deriva tanto del derecho positivo como de la creación Jurisprudencial que ha venido realizando este Tribunal.
Tales elementos, la ley y la jurisprudencia, son, a su vez, base fundamental para entender el principio de preeminencia de la ley comunitaria sobre la nacional. Los artículos 2 y 3 del Tratado de Creación del Tribunal determinan que “Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina” y que "Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior”.
A su turno, la jurisprudencia ha desarrollado el principio de la aplicación directa al expresar que: "Ha de tenerse en cuenta además, que el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Órganos del Acuerdo, lo mismo que por todos los Organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho Ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de Derecho, cual es la constituida en el Pacto Andino".[11] Con base en los principios de aplicación directa y preferente, el Tribunal ha prevenido sobre la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.
De esta manera, la norma de derecho interno que sea contraria a la ley comunitaria, o que de algún modo resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente cuando sea anterior a la norma integracionista y no podrá expedirse y si se expidiere no podrá entrar a regir, cuando sea posterior a aquélla.
El Órgano Jurisdiccional, sobre el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los países miembros, ha dicho que "en caso de conflicto la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que la norma interna resulta inaplicable" (Interpretación dictada en el expediente Nº 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año, e interpretación ratificada dentro del expediente 15-IP-05, del 9 de marzo de 2005).
El Tribunal ha resaltado, además, la claridad del principio de preeminencia cuando la ley comunitaria es precisamente norma posterior que debe primar sobre la anterior, de acuerdo con principios universales de derecho; advirtiendo, sin embargo, que ello no implica la derogatoria de la una sobre la otra, sino que lleva a la inaplicabilidad de la primera en la medida en que resulte incompatible con las previsiones del Derecho Comunitario, como se indicó anteriormente.
Asimismo, se considera oportuno indicar lo que el Tribunal ha manifestado acerca del principio de complementación indispensable: El principio de complementación indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.
Este principio implica que los Países Miembros tienen la facultad para fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, la normativa del ordenamiento comunitario andino, pero, en la aplicación de esta figura, las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él. El Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ’estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ …advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.
De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”.[12] En consecuencia de lo anterior, si bien en aplicación del principio de la supremacía del Derecho Comunitario Andino, la norma comunitaria prevalece sobre la norma de carácter interno, de conformidad con el principio de complementación indispensable, se debe aplicar la norma nacional cuando exista un vacío o cuando la norma comunitaria no regule determinada situación. La Decisión 486 no determina cuáles son los requisitos que deben cumplir los “documentos” de cesión de los inventores, cuya copia simple debe adjuntarse, para que sean considerados válidos, por lo que es de aplicación la legislación nacional que regule ese tema, es decir, en el caso peruano, el Decreto Legislativo 823 (artículo 13) y el Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos del INDECOPI aprobado por Decreto Supremo No. 110-2002-ITINCI, que disponen que el documento de cesión de los inventores deben contar con firmas debidamente legalizadas hasta por el consulado peruano, en el caso de documentos emitidos en el extranjero.
En consecuencia, el Tribunal estima que no existe contradicción entre la normativa comunitaria y la nacional aplicadas al caso en concreto. 6. Otras consideraciones. El Tribunal estima oportuno referir que el 9 de febrero de 2004, el estudio de abogados Barreda Moller S. Civil de R.L. presentó una acción de incumplimiento en contra de la República del Perú, por la supuesta violación de los artículos 26 literal k), 32, 38, 39, 45 y 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (PROCESO 8-AI-2004).
El Órgano Jurisdiccional, en esa oportunidad, emitió un auto el 3 de marzo de 2004 y concedió un término de quince (15) días continuos para que la actora regularice la demanda a efectos de que dé cumplimiento a lo previsto en el literal b) del artículo 47 del Estatuto del Tribunal y cumpla con precisar si actúa en el presente caso como Barreda Moller S. Civil de R.L. o en representación de las sociedades Abbot GMBH Co.
KG y Pfizer Products INC. Posteriormente, por auto de 7 de mayo de 2004, el Tribunal dispuso rechazar la demanda, por no haberse procedido a su regularización. Asimismo, el 7 de abril de 2004, el mismo estudio de abogados y en representación de las mismas sociedades, presentó una acción de incumplimiento en contra de la República del Perú, por la supuesta violación de los artículos 26 literal k), 32, 38, 39, 45 y 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (PROCESO 46-AI-2004).
Por auto de 26 de mayo de 2004, el Tribunal otorgó a la actora un término de quince (15) días a objeto de que regularice la demanda y presente los documentos faltantes. Finalmente, por auto de 14 de julio de 2004, el Tribunal decidió no admitir a trámite la demanda en contra de la República del Perú, ya que la actora habría dado cumplimiento total o parcial, según los casos, a las exigencias faltantes, previstas en los artículos 46 literal a), 47 literal b) y 49 literal c) del Estatuto del Tribunal, pero no a las previstas en los artículos 47 literal c), en concordancia con el artículo 41 del Estatuto del Tribunal y 49 literal b).
En los dos procesos referidos, la Secretaría General de la Comunidad Andina no encontró elementos de juicio suficientes, a tenor de la información presentada por el recurrente que le permitan deducir la existencia de un incumplimiento que motive la emisión de una Nota de Observaciones y se abstuvo de hacerlo. Sin perjuicio de ello, advirtió que las autoridades nacionales competentes sólo debieran solicitar pruebas adicionales en casos extraordinarios y como excepción y siempre que, en efecto, existiera una duda razonable previa sobre algún elemento de la solicitud.
Sobre la base de las consideraciones que anteceden, el Tribunal considera que si bien existe el Dictamen emitido por la Secretaría General que reconoce el incumplimiento de la República del Perú de la normativa andina en materia de propiedad industrial, los dictámenes de la Secretaría General no son vinculantes para este Tribunal, tal como la jurisprudencia lo ha reconocido, “Aunque no obligan ni son vinculantes con respecto a la decisión del juez comunitario, deben ser emitidos como una obligación de la Secretaría General y como un requisito sin el cual, la acción, por lo general, no puede ser establecida (…)”[13], por lo que cabría declarar sin lugar la demanda interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina en contra de la República del Perú. 7.
Costas Tanto la Secretaría General de la Comunidad Andina como la República del Perú, en sus escritos de demanda y contestación, han solicitado la condena en costas para la parte demandada y demandante, en su orden. El artículo 90, segundo párrafo del Estatuto del Tribunal, establece que “(…) La sentencia incluirá pronunciamiento del Tribunal en materia de costas siempre que haya sido expresamente solicitado en la demanda o en su contestación”.
De otro lado, el Reglamento Interno sobre Costas en su artículo 2 dispone lo siguiente: “Artículo 2: De acuerdo con el artículo 81 del Reglamento Interno del Tribunal, la norma general es la que de las costas correrán a cargo del demandante cuando se declare infundada su acción y a cargo del demandado cuando la acción se declare fundada y no habrá lugar a condena en costas cuando la acción sea parcialmente fundada o cuando a juicio del Tribunal se estime que existieron motivos razonables para litigar.” De conformidad con la última disposición transcrita, una vez verificada la conducta procesal de demandante y demandada y el examen de las razones para litigar, estima el Tribunal que procede la condena en costas a la Secretaría General de la Comunidad Andina.
Con fundamento en las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en ejercicio de su competencia, DECIDE: PRIMERO.- Declarar sin lugar la demanda interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina en contra de la República del Perú. SEGUNDO.- Condenar en costas a la Secretaría General de la Comunidad Andina.
De conformidad con lo previsto en los artículos 43 del Tratado de Creación del Tribunal y 98 de su Estatuto, notifíquese la presente sentencia y remítase copia certificada de su texto a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] - THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA presentó a la OINT con fecha 7 de marzo de 2006, una solicitud de concesión de patente de invención con el título “Sistema de Generación Eléctrico por Plasma”.
Se le asignó el número de expediente 000260-2006. - La OINT, mediante proveído del 24 de marzo de 2006, requirió a THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA la presentación del documento de cesión de la invención, debidamente legalizado, concediendo un plazo de 2 meses para presentar el referido documento bajo apercibimiento de declararse la solicitud en abandono. - Luego de haber solicitado una prórroga para la presentación del referido documento, la cual le fuera concedida, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA presentó, con fecha 1 de agosto de 2006, copia del documento de cesión de los seis inventores. - Mediante cédula de notificación de fecha 21 de agosto de 2006, la OINT resolvió que el documento de cesión adjuntado por el solicitante no cumplía con la secuencia de legalizaciones respectiva, debido a que la señora Angela Wendel, quien certificaba el documento, en opinión de la OINT, no estaba facultada para hacerlo.
Asimismo, declaró que, “habiendo vencido el plazo para presentar la cesión del inventor, el expediente queda en abandono”. - El 5 de septiembre de 2006, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA apeló ante la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI la mencionada resolución, haciendo especial énfasis en que el artículo 26 literal k) de la Decisión 486 regula la presentación del documento de cesión, exigiendo sólo “la copia del documento en el que conste la cesión del derecho de la patente del inventor al solicitante o su causante”.
En ese mismo sentido, se señaló en el escrito de apelación que el artículo 32 de la citada Decisión andina no permite a los Países Miembros exigir, respecto a la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la Decisión. - El 3 de octubre de 2006, se presentó en calidad de prueba una Declaración Jurada presentada ante la Notaría Pública del Condado de Orange, California, Estados Unidos de América, que contiene la certificación del Doctor en Derecho Kenneth S. Roberts, en el sentido que de conformidad con la ley del Estado de California, un Notario no puede certificar como válidas, copias de otros documentos. - La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 241- 2007/TPI-INDECOPI concluyó que en adición a los requisitos establecidos en el artículo 26 literal k) de la Decisión 486 es necesario cumplir con los requisitos formales de legalización que establece el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del INDECOPI, contenido en el Decreto Supremo 088.2005-PCM y el artículo 13 del Decreto Legislativo 823, que exigen como condición para la aceptación de un documento extendido en el extranjero, que el documento se encuentre legalizado por funcionario consular peruano. [2] GUILLERMO CABANELLAS.
“Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo III. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 1981. págs. 304 y 305, en su orden. [3] SG-F/0.5/1923/2003 de 7 de julio de 2003. [4] HERNÁN COELLO GARCÍA. “Teoría del Negocio Jurídico”. Universidad del Azuay. Facultad de Ciencias Jurídicas. 1992. p. 71. [5] “en cuanto procura otorgar certeza a la persona en su relación y vida social pero sin que sea o abarque a la justicia en cuanto valor absoluto que determina la igualdad que debe existir en esa relación y expresada a través del derecho”, es decir, “(…) seguridad que representa una realización parcial de la justicia, que procura otorgar certeza a la vida de los hombres en sociedad”.
EDUARDO BERMÚDEZ CORONEL. “Seguridad Jurídica. El Sistema Procesal como medio para la realización de la Justicia”. Memorias del Primer Ciclo de Conferencias”. Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo del Cañar. p. 66. [6] “Las formalidades no son, como frecuentemente se suele afirmar, un obstáculo puesto para impedir la agilidad en los negocios jurídicos.
Son, al contrario, recursos idóneos de los que se vale el Derecho para que su motivación radical, la seguridad (…) pueda realmente hacerse efectiva. Cabalmente. Si, por un momento, borramos las formalidades de los actos y contratos que requieren de una forma solemne, lo menos que podremos observar es que los asociados quedarán sometidos a la más completa inseguridad”.
HERNÁN COELLO GARCÍA. Op. Cit. p. 71. [7] EDUARDO BERMÚDEZ CORONEL. Op. Cit. p. 58. [8] Asimismo, afirma la demandada en su escrito de contestación de la demanda que “dicho requisito interno, referido a las condiciones que debe contener el documento de cesión para que éste sea considerado válido, ha sido previamente requerido por la OIN y atendido, en su oportunidad, por el apoderado de la empresa reclamante que inició el procedimiento de incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, prueba de ello es que en anteriores oportunidades (Expedientes No. 0405-05-OIN; 1391-05-OIN, 247-05-OIN, 1235-05-OIN, 0083-05-OIN) cumplió con la presentación de las copias simples de los documentos en los que consta la cesión de derechos de patente de los inventores a sus representados, la mayoría de ellos residentes en el extranjero, en donde se aprecia la secuencia de legalizaciones correspondientes, que permitieron a la OIN verificar que la cesión del derecho fue debidamente efectuada”. [9] “Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.
Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud”. [10] Proceso 127-AI-2004, de 25 de noviembre de 2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1294, de 8 de febrero de 2006, caso: VIVAX. [11] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia del 10-VI-87. Proceso 1-N-86. En G.O.A.C. No. 21, del 15-VII-87. [12] Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. No. 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA. [13] Proceso 24-AN-99, de 2 de febrero de 2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 542, de 8 de marzo de 2000.