PROCESO 102-IP-2008 Interpretación prejudicial del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literales d), h) e i) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Guayaquil, República del Ecuador.
Actor: EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFÉ S.A. Marca: GALÁPAGOS + GRÁFICA. Proceso Interno Nº 352-06-2. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de febrero del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 2, Distrito de Guayaquil, República del Ecuador, por intermedio de su Presidenta Ministra-Juez Patricia Vintimilla Navarrete, relativa a los artículos 172 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 352-06-2;
El auto de 28 de octubre de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFÉ S.A. Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI.
Tercero interesado: ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A. b) Hechos relevantes Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: El 16 de julio de 1999, la compañía ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A. presentó la solicitud de registro como marca del signo “GALÁPAGOS + GRÁFICA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase Internacional 31.
En el expediente se observa que mediante Resolución Nº 978220, de 30 de octubre de 2000 el Director Nacional de Propiedad Industrial (E), resuelve rechazar la observación presentada por la compañía COSTATRADING S.A. y denegar el registro del signo “GALÁPAGOS + GRÁFICA” solicitada a favor de ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A. Dicha compañía impugnó la resolución indicada.
Mediante Resolución Nº 12423, de 4 de diciembre de 2002 el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, otorgó a favor de la compañía ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A., el registro del signo “GALÁPAGOS + GRÁFICA”, de la Clase Internacional No. 31. De acuerdo a los hechos indicados en la demanda, el 12 de diciembre de 2005, la sociedad demandante planteó ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales, la acción de cancelación del registro de la marca “GALÁPAGOS + GRÁFICA”, clase 31, por no uso comercial en los 3 años precedentes, la misma que se encuentra en trámite.
Finalmente, EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFÉ S.A. presentó, en vía contencioso administrativa, recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra la Resolución Nº 12423. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La compañía EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFE S.A. manifiesta en su demanda que: 1.
“(…) tiene una trayectoria desde hace más de 15 años en la producción de CAFÉ GALAPAGOS; desarrollo de la marca, promoción, comercialización, distribución, etc., tanto a nivel mundial como internacional, razón por la cual el registro de la marca GALÁPAGOS + GRAFICA concedida a ELABORADOS DEL CAFÉ EL CAFÉ C.A., jamás debió haber sido otorgada, bajo ningún concepto por el IEPI”. 2.
“(…) es poseedora de la Hacienda El Cafetal, ubicada en la Isla San Cristóbal de Galápagos, por ello en el registro de la marca se incluyó la procedencia del producto que cultivamos y comercializamos, el proceso que hemos llevado a cabo para su elaboración, respetando las condiciones ambientales de las Islas Galápagos; de ahí que nuestro producto, identificado como un café Gourmet y Orgánico, ha sido ya reconocido a nivel mundial desde hace más de una década”. 3.
“(…) la compañía ELCAFÉ C.A., careciendo de fundamento legal, pretende adueñarse de un nombre como ‘GALÁPAGOS’, para vender toda clase de productos, mucho (sic) de los cuales no son susceptibles de cultivo y producción en el suelo de las Islas Galápagos, induciendo a los consumidores, tanto nacionales como extranjeros, a la confusión (…)”. 4.
Se puede producir confusión en el público consumidor al observar las marcas de la sociedad INTERCAFE S.A. y las otorgadas a EL CAFÉ C.A., como a continuación se lo detalla: - Registro de marca obtenida por EXPORTACIONES, IMPORTACIONES y REPRESENTACIONES INTERCAFE S.A: “CAFÉ DE LAS ISLAS GALÁPAGOS DE LAS MONTAÑAS DE LAS ISLAS ENCANTADAS” de 12 de junio de 2001.
“DISEÑO GALAPAGOS COFFEE”, GALAPAGOS COFFEE, From the mountains of the Enchanted Islands, de 26 de mayo de 2003. - Registro de marca obtenida posteriormente por ELABORADOS DE CAFÉ. EL CAFE C.A.: “GALÁPAGOS + GRAFICA” (En la gráfica subrepticiamente aparece el vocablo COFFEE) de 26 de mayo de 2003. 5. El registro concedido a la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFE C.A. “GALÁPAGOS + GRÁFICA”, no reúne los requisitos del articulo 134 de la Decisión 486 ya que “en el gráfico que consta la (sic) parte frontal de un quelonio (tortuga o galápago), curiosamente aparece la palabra ‘COFFEE’ lo cual no constituye un gráfico sino una palabra que debía constar en la parte denominativa de la marca (…), utilizando esta conducta impropia para inducir al engaño”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), al contestar la demanda, en lo principal, dice: “a.-Niego, pura, simple y llanamente, los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada. b.- Alego expresamente la legitimidad del acto administrativo impugnado (…) c.- Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal (…) d.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar la actora (…) e.- Ratifico la legalidad y validez del acto administrativo contenido en las Resolución emitida por el Comité de Propiedad Intelectual (…)”.
La contestación a la demanda por parte del Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, no se encuentra en el expediente. La compañía ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFÉ C.A., tercero interesado, contesta la demanda en los siguientes términos: 1. “Niego pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en este recurso contencioso administrativo (…)”. 2.
“(…) Alego expresamente la legitimidad y legalidad el acto administrativo contentivo en la Resolución Nº 12423 (…)”. 3. “Alego que las marcas CAFÉ DE LAS ISLAS GALÁPAGOS, DE LAS MONTAÑAS DE LAS ISLAS ENCANTADAS y DISEÑO GALÁPAGOS COFFEE, tengan derechos prioritarios sobre las denominaciones: GALÁPAGOS y GALÁPAGOS + GRÁFICA solicitadas y registradas por mi Representada para proteger los productos de las clases internacionales Nos. 30 y 31, respectivamente”. 4.
“Niego que la empresa recurrente tenga una trayectoria de más de 15 años en la producción de café y peor que este producto haya sido identificado con la marca GALÁPAGOS como falsamente afirma en su demanda. Debo recordar a la actora que con fecha 12 de junio de 2001; es decir, hace apenas 7 años ilegalmente registra la marca CAFÉ DE LAS ISLAS GALÁPAGOS, DE LAS MONTAÑAS DE LAS ISLAS ENCANTADAS, lo cual contradice la verdad; pues, la marca GALÁPAGOS de la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A., fue solicitada en legal y debida forma el 10 de marzo de 1997, es decir, hace más de 11 años, por tanto mi representada tiene absoluta preferencia y derecho prioritario sobre cualquier otro registro (…)”.
“Niego que la Empresa Actora haya planteado acción de cancelación al registro de la marca GALÁPAGOS + GRÁFICA (…) por falta de uso comercial (…)”.
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 172 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, la solicitud de registro como marca del signo GALÁPAGOS + GRÁFICA fue presentada el 16 de julio de 1999, en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que sobre la base de lo solicitado por el consultante, de oficio, se interpretarán los artículos 81, 82 literales d), h) e i) y 83 literal a) de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486;
Que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretará el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;
(…) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica, nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas.
(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;
(…)”. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) DE LA NULIDAD DEL REGISTRO Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.
(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”. 1.
Aplicación de la normativa comunitaria en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procedimental.
Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
Sin perjuicio de aplicar en lo que correspondiera lo previsto en el artículo 172, párrafo cuarto de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.
Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.
(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo “GALÁPAGOS + GRÁFICA” fue presentada el 16 de julio de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. 2.
La nulidad de un registro marcario Tomando en cuenta que a la fecha de la solicitud de nulidad del registro de la marca “GALÁPAGOS + GRÁFICA” se encontraba vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tribunal estima necesario referirse al artículo 172 de la referida Decisión. El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, resulta aplicable al caso por ser la norma vigente al momento de resolverse la acción de nulidad, y como sostiene el Tribunal “las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro marcario serán las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión mencionada que exige examinar, al momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable”.
(Proceso 01-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1369, de 12 de julio de 2006, marca: OXIGENE nominativa). Uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa, que se relaciona con las causales de irregistrabilidad de los signos como marcas.
Dicha distinción tiene una finalidad procesal de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad relativa, que opera a los cinco años. Conforme a la interpretación ya citada: “La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que las causales por las que procede no se relacionan con derechos de terceros titulares de registros marcarios o solicitantes prioritarios.
Se genera cuando un registro de marca se hubiese concedido en contravención a las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 134, primer párrafo y 135, y puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo”. (Proceso 1- IP-2006, ya citado). La nulidad relativa, por su parte, se genera cuando un registro de marca se hubiese concedido en contravención a las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 136 o cuando éste se hubiese efectuado de mala fe.
Aunque tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, quien debe ejercer la acción dentro de un plazo específico, de 5 años, también puede ser ejercida por cualquier persona. En efecto, de acuerdo a la citada normativa es la autoridad nacional competente la encargada de declarar, de oficio o a solicitud de cualquier persona interesada.
Por tanto, en principio, el orden sustancial común aplicable a los supuestos de nulidad denunciados, será el vigente para la fecha de la solicitud correspondiente, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el caso concreto, y en el orden procesal, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual, en su artículo 172, primer y segundo párrafos, prevé que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135;
(artículos 81 y 82 de la Decisión 344) y, decretará la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 (artículo 83 de la Decisión 344) o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Por lo tanto, la nulidad procederá, en lo principal, si el signo ha incurrido en las prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
El orden procesal aplicable al trámite de la demanda de nulidad será el vigente para la fecha en la cual ésta se interpuso, en este caso, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En cuanto a lo que debe entenderse por “autoridad nacional competente” para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, el Tribunal ha establecido que “ha de ser la autoridad administrativa o judicial establecida por la legislación interna de cada País Miembro y dotada de competencia para pronunciar la nulidad en cuestión (…)”.
(Proceso 38-IP- 2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC). 3. La marca y los requisitos para su registro Sobre la base del concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.
De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.
En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias letras, números o palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “Signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.
El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585, de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.
Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca GALÁPAGOS+GRÁFICA cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 4.
Clases de marcas. Comparación entre marcas denominativas y mixtas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas y a las marcas mixtas, ésto tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es “GALÁPAGOS + GRÁFICA” (mixto) y que las marcas de la sociedad que presenta la demanda son: “CAFÉ DE LAS ISLAS GALÁPAGOS DE LAS MONTAÑAS DE LAS ISLAS ENCANTADAS” (denominativa), y “DISEÑO GALÁPAGOS COFFEE”, GALÁPAGOS COFFEE, From the mountains of the Enchanted Islands, de 26 de mayo de 2003 (mixta).
Marcas denominativas Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.
(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). Marcas mixtas Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.
Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Comparación entre marcas denominativas y mixtas Sobre la base de la doctrina, el Tribunal ha manifestado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Comparación entre una marca mixta y una marca mixta con lema comercial Tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es “GALÁPAGOS + GRÁFICA” (mixto) y que una de las marcas de la sociedad que presenta la demanda es: “DISEÑO GALÁPAGOS COFFEE”, GALÁPAGOS COFFEE, From the mountains of the Enchated Islands, (mixta), el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a la comparación entre una marca mixta con una marca mixta con lema comercial, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.
Las reglas propuestas en la comparación de signos marcarios son aplicables al comparar un lema comercial con una marca mixta. En consecuencia, al realizar la comparación entre éstos se tendrá en cuenta los criterios expuestos por este Tribunal para la comparación marcaria, y que fueron mencionados anteriormente. En consecuencia, el juez consultante debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 5.
Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.
(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al público a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y en abundante jurisprudencia de este Tribunal. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).
El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.
(Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.
(Proceso 48-IP- 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.
(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
(Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos. 6. Signos descriptivos.
Denominaciones geográficas. Signos engañosos Signos Descriptivos Tomando en cuenta que la sociedad actora, en su escrito de demanda, alega que “el registro concedido a la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFÉ C.A. “GALÁPAGOS + GRÁFICA”, no reúne los requisitos necesarios por constar en la parte frontal de un quelonio (tortuga o galápago), en la que aparece la palabra “COFFEE”, ‘lo cual no constituye un gráfico sino una palabra que debía constar en la parte denominativa de la marca (…), utilizando esta conducta impropia para inducir al engaño’”, se hace necesario tratar el tema de los signos descriptivos, en cuanto informa sobre la calidad, lugar de origen y características del producto.
La norma comunitaria y calificada doctrina ha manifestado respecto a las denominaciones descriptivas, que son aquellas que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. El signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicios o cualesquiera de sus propiedades o características.
De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.
La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “ de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.
(Proceso 27-IP- 2001, G.O.A.C. Nº 686, de 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995). Denominaciones Geográficas Tomando en cuenta que la sociedad actora, en su escrito de demanda, alega que ““EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFÉ S.A., es poseedora de la Hacienda El Cafetal, ubicada en la Isla San Cristóbal de Galápagos, por ello en el registro de la marca se incluyó la procedencia del producto que cultivamos y comercializamos, el proceso que hemos llevado a cabo para su elaboración, respetando las condiciones ambientales de las Islas Galápagos; de ahí que nuestro producto, identificado como un café Gourmet y Orgánico, ha sido ya reconocido a nivel mundial desde hace más de una década”, y, que el signo en controversia es “GALÁPAGOS + GRÁFICA”, se hace necesario tratar este tema.
Entre los elementos no susceptibles de registro como signos distintivos, se encuentra el denominado lugar de origen; prohibición que radica en el hecho de que esa utilización produce que en la mente del consumidor se asocie el signo con una determinada localidad o zona geográfica. La denominación de origen está constituida por el nombre de un país, de una región, localidad o sitio específico que sirve para designar el origen de un bien y, con ello, sugerir sus cualidades por proceder exclusivamente de un lugar geográfico determinado.
Para que se configure el supuesto expresado, el Tribunal en su jurisprudencia ha manifestado que es ineludible que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurran los siguientes presupuestos: - Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado. - Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos. - Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión. En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado.
Este Tribunal, al respecto, reitera (…) las Indicaciones de procedencia, (…) son utilizadas en el tráfico económico para identificar el origen geográfico de los productos a distinguir con el signo. Desde el punto de vista de una clasificación funcional, las Indicaciones Geográficas pueden distinguirse entre Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen.
Mientras las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, suscitan en la mente del consumidor la idea de que en el producto de que trate concurren ciertas cualidades o características que son debidas, en mayor o menor grado, al medio geográfico del mismo, y que lo discriminan positivamente de los otros productos de igual especie o naturaleza.
Esta definición es tomada por la doctrina general, y detallada por el Profesor Manuel Botana Agra en la obra “Las Denominaciones de Origen” (Edit. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid 2001, p. 19)”. (Proceso 76-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1557, de 5 de noviembre de 2007). En efecto, en caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, se debe tener en consideración la prohibición del artículo 82 de la Decisión 344, teniendo siempre presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro.
Por tanto, de acuerdo al mencionado artículo para que se dé el supuesto enunciado, es necesario que concurran los siguientes presupuestos: 1. Que el signo reproduzca o imite una denominación de origen protegida, consista en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique. 2.
Que en su empleo pueda inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas. Ámbito de la Protección de una indicación de procedencia El artículo 86 de la Decisión 344 expresa que “Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto”.
En efecto, un signo que contenga un nombre geográfico deberá indicar al pie de ella, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto. Por tanto, se debe considerar la debida aplicación de esta regla. De ser una denominación caprichosa o de fantasía, tal exigencia debe también cumplirse. Signos engañosos Tomando en cuenta que la sociedad actora, en su escrito de demanda, alega que “(…) la compañía ELCAFÉ C.A., careciendo de fundamento legal, pretende adueñarse de un nombre como “GALÁPAGOS”, para vender toda clase de productos, mucho (sic) de los cuales no son susceptibles de cultivo y producción en el suelo de las Islas Galápagos, induciendo a los consumidores, tanto nacionales como extranjeros, a la confusión (…)”, se hace necesario tratar el tema de los signos engañosos.
La Decisión 344, en su artículo 82 literal h), hace referencia a la posibilidad de que los signos induzcan, por si mismos, a engaño al público o a los medios comerciales sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios. Al respecto el Tribunal ha señalado: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente.
La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”.
(Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). Esta prohibición tiene como objetivo resguardar el orden público amparando, por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado productos identificados con marcas de las cuales es éste titular.
Conforme lo ha manifestado este Tribunal, para que se configuren las prohibiciones previstas en este artículo debe contemplarse en el signo cuya registrabilidad es debatida, la indicación geográfica de procedencia del producto o servicio que pretende amparar, para lo cual será necesario que concurran los siguientes presupuestos: (i) Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado;
(ii) Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos; y, (iii) Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión (Proceso 78-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1228, de 12 de agosto de 2005, marca: VILCAGUA). 7.
Signos en idioma extranjero, palabras de uso común y la marca débil Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.
Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta).
Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(Proceso 16-IP-98, ya citado). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.
(Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI- FRUTTI). Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. 7.
Conexión competitiva Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos ubicados en diferente clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.
Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;
(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.
El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.
A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.
(Proceso 67-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 871, de 11 de diciembre de 2002, marca: GOODNITES). En la mencionada cita, y para el caso objeto de la presente interpretación, todo lo relacionado con productos debe ser aplicado igualmente a servicios. Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.
También considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.
Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.
(Proceso 09- IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, o se lo asocia el producto o servicio a un origen empresarial distinto.
Asimismo debe considerar que, cuando se dan los criterios de conexión competitiva, los mismos deberán aplicarse cuando concurran en forma clara y en grado suficiente y no en forma aislada. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.
De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. Sin perjuicio de aplicar en lo que correspondiera lo previsto en el artículo 172, párrafo cuarto de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
SEGUNDO: La acción de nulidad de un registro concedido, a efectos de privar la validez a un acto administrativo que de manera ilegal registró un signo causando perjuicios al titular de una marca y a los consumidores se encuentra consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El cuarto párrafo del artículo mencionado prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud.
La excepción implica que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación o ha cesado la vigencia de la disposición que consagre la causal invocada como fundamento de la demanda.
TERCERO: El Juez Consultante debe analizar si la marca GALÁPAGOS+GRÁFICA, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.
CUARTO: Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
En caso de que en la marca mixta no tenga prevalencia el elemento gráfico, y se tengan que cotejar los elementos denominativos de los signos y dentro de éstos se encuentren signos denominativos compuestos, en el examen de registrabilidad habrá de analizarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conformen. Si de la denominación forman parte uno o más vocablos que brindan al conjunto la fuerza distintiva suficiente con relación a una marca ya registrada o solicitada con anterioridad para su registro, el signo es registrable.
Las reglas propuestas en la comparación de signos marcarios son aplicables al comparar un lema comercial con una marca mixta.
QUINTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
SEXTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.
SÉPTIMO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.
OCTAVO: Para el caso de las indicaciones geográficas, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no puede ser susceptible de registro, según lo establecido en el artículo 82 literal i).
NOVENO: Según lo determina el artículo 82 literal h) de la Decisión 344, no son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios.
DÉCIMO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable.
OCTAVO: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 2, Distrito de Guayaquil, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 352-06-2, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA