PROCESO 119-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 147 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal a), 146, 148 y 150 de la misma Decisión. Marca: BLANCANOVA Actor: LABORATORIO CITY S.A. Proceso interno Nº 4917-2007 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil nueve.
VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidente Doctor Manuel Sánchez-Palacios Paiva, relativa a los artículos 147 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 4917-2007;
El auto de 3 de diciembre de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: LABORATORIO CITY S.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI.
Tercero interesado: sociedad WYETH, antes AMERICAN HOME PRODUCTS b) Hechos Del informe del consultante y de los documentos incluidos como anexos, se desprenden los siguientes hechos: 1. La sociedad LABORATORIO CITY S.A., por Resolución 9922-2001/OSD- INDECOPI, de 31 de agosto de 2001, obtuvo la cancelación del registro de la marca BLANCANOVA de la Clase 3, registrada a favor de AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, actualmente WYETH. 2.
El 13 de septiembre de 2001, LABORATORIO CITY S.A. solicitó el registro del signo BLANCANOVA para distinguir productos de la Clase 3. 3. La sociedad AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION presentó oposición al registro solicitado, sobre la base de su marca cancelada, en el Perú, BLANCANOVA. Afirmando que tiene el registro en Colombia. 4. Por Resolución Nº 7468-2003/OSD-INDECOPI, de 30 de junio de 2003, la Oficina de Signos Distintivos, declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado.
5. LABORATORIO CITY S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, que por Resolución Nº 1208-2003/TPI-INDECOPI, confirmó la Resolución impugnada. 6. Contra esta Resolución LABORATORIO CITY S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue admitida a trámite por la Segunda Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima. 7.
Por otra parte, el 27 de noviembre de 2001, WYETH solicitó el registro del signo BLANCANOVA alegando que al haber sido declara fundada su oposición y al haber sido denegado el registro del signo BLANCANOVA, no existía impedimento para que WYETH registre dicho signo.
8. LABORATORIO CITY S.A. presentó oposición sobre la base de la solicitud anterior del signo BLANCANOVA manifestando que tiene derecho preferente al haber obtenido la cancelación del signo solicitado para registro nuevamente. 9. Por Resolución Nº 14755-2003/OSD-INDECOPI, de 12 de diciembre de 2003, la Oficina de Signos distintivos, levantó una suspensión decretada y declaró “IMPROCEDENTE la oposición formulada por LABORATORIO CITY S.A. de Chile, e INSCRIBIR (…) a favor de WYETH la marca de producto constituida por la denominación BLANCANOCA (…)”. 10.
Contra dicha Resolución, LABORATORIO CITY S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, que por Resolución 0291-2004/TPI- INDECOPI, de 7 de abril de 2004, decidió “CONFIRMAR la Resolución Nº 14755- 2003/OSD-INDECOPI (…)”.
11. LABORATORIO CITY S.A interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones antes citadas. Por Resolución número 6, de 2 de mayo de 2007, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró “INFUNDADA la demanda (…)”. Contra dicha Providencia la actora interpuso recurso de apelación, el cual es conocido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que por solicitud de la demandante, suspendió el proceso para solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. c) Fundamentos jurídicos de la demanda LABORATORIO CITY S.A. interpone demanda argumentando que: 1.
“La resolución de INDECOPI no analiza que la empresa WYETH (…), fundamenta su derecho basándose en una marca registrada en Colombia; y que, nuestro mandante cuenta en el mismo país con un derecho sobre otra marca muy similar e inscrita para la misma clase (…). Por ello al haber dos titulares con derechos similares, debió analizar en derecho a cuál de las empresas le otorgaba el mejor derecho”. 2.
El Tribunal tampoco analiza que “nuestro mandante tiene un derecho preferente sobre la marca BLANCANOVA, clase 03, debido a que antes logró que se cancele la marca de la opositora, por el no uso la mencionada marca (…) es la misma empresa a la cual se le canceló la marca, la que solicita el registro del producto BLANCANOVA en base a un derecho Andino”. 3.
La Resolución que declara fundada la solicitud presentada por WYETH “carece de todo sentido económico y práctico, por cuanto se está amparando un derecho sobre una marca a un titular que perdió el registro por no haberla usado. Es cierto que existe un derecho Andino, pero también es cierto que cuando se solicitó la cancelación de ésta en el Perú, WYETH (…), tuvo la oportunidad de demostrar el uso no sólo en el Perú, sino en cualquier país de la Comunidad Andina”. 4.
La Resoluciones emitidas por el INDECOPI, “carecen de todo sentido lógico-jurídico, dado que se está exigiendo (…) que en casos como el presente se tenga que no sólo cancelar por el no uso la marca en nuestro país, sino además en todos los países de la Comunidad Andina donde esté registrada la marca, a pesar que la norma Andina otorga la oportunidad al titular de una marca registrada que se está cancelando, a demostrar el uso en cualquier país de la Comunidad”. 5.
Se debe considerar que amparar la solicitud de registro de marca, “es que el DERECHO PREFERENTE otorgado a la empresa que canceló una marca pierde todo sentido, porque se le da la oportunidad a la empresa a la cual se le canceló la marca, de volver a registrar la misma marca que fue cancelada. En consecuencia, la finalidad de la norma de cancelación pierde todo sentido (…).
La norma de cancelación por el no uso tiene por finalidad, asignar el recurso marca, a quien más lo valora, por ello es que se permite que terceros puedan cancelar una marca registrada, debido a que el titular de ésta no la ha usado en los últimos tres (3) años”. 6. (…) se debe preferir al DERECHO PREFERENTE que tiene nuestro mandante sobre el derecho a la Oposición Andina que tiene la otra parte, (…) más aún, si tomamos en cuenta que nuestro poderdante tiene también un derecho Andino (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI contesta la demanda argumentando que: 1.
“(…) si bien es cierto que Laboratorio City S.A., tenía la preferencia para solicitar el registro de la marca BLANCANOVA (…), en la medida que ella había obtenido la cancelación en el Perú de dicha marca, ello no significa que la autoridad marcaria nacional deba de manera automática conceder dicho registro, en otras palabras, no implica que dicha autoridad tenga que renunciar al análisis de registrabilidad y confundibilidad que le impone la legislación industrial”, esto es determinar si el signo solicitado cumplía con los requisitos de admisibilidad y no estaba comprendido en alguna prohibición. 2.
“(…) la oposición que presentó la empresa WYETH (…), se sustentó en el registro en Colombia, de su marca BLANCANOVA, para productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial. De esta manera, la oposición presentada por dicha empresa se efectuó al amparo de lo dispuesto por el artículo 147 de la Decisión 486 (Oposición Andina) (…)”. 3. “(…) carece de asidero la aseveración efectuada por Laboratorio City referida que al haberse amparado la oposición andina formuló la empresa Wyeth, ‘se estaría amparando un derecho sobre una marca a un titular que perdió el registro por no haberla usado’ (…) la acción de cancelación por falta de uso que interpuso lo que fue respecto de la marca BLANCANOVA, registrada en nuestro país, a favor de Wyeth (…) no respecto de la marca BLANCANOVA, registrada en Colombia, a favor también de Wyeth (…)”.
En este sentido, si es que la demandante consideraba que la marca BLANCANOVA, registrada en Colombia, a favor de WYETH, no estaba siendo utilizada, debió haber interpuesto igualmente, en dicho país, la acción de cancelación correspondiente por falta de uso, lo cual hasta la fecha no ha hecho”. 4. “tampoco es cierta la afirmación de la demandante referida a que el titular de una marca cancelada no puede volver a solicitar el registro de ella en el mismo país de la cancelación. En efecto, no existe ninguna disposición legal que establezca dicha prohibición (…) 5.
“la empresa demandante Laboratorio City, cuenta en Colombia con el registro de la marca BLANCANOVA PAMELA GRANT, la misma que coexiste en el registro de dicho país con la marca BLANCANOVA, ésta última de propiedad de la empresa WYETH (…) y que le sirvió de sustento a la oposición andina que interpuso en nuestro país” por lo tanto “La autoridad marcaria nacional no puede evaluar la legalidad de los registros otorgados a marcas en países extranjeros (…)”.
CONSIDERANDO
Que la norma contenida en los artículos 147 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, la solicitud de registro del signo como marca BLANCANOVA a favor de WYETH, signo sobre cuya registrabilidad versa la controversia, fue el 27 de noviembre 2001, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que conforme a lo expresamente solicitado por el Consultante, se interpretarán los artículos 147 y 168 de la Decisión 486; y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto corresponde interpretar de oficio los artículos 134, 136 literal a), 146, 148 y 150 de la misma Decisión; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
(…) Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.
No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.
La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.
Artículo 148.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación. (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…) Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.
(…)”. 1. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal solicita a la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 86-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1400, de 19 de septiembre de 2006, marca: STORVAS, emitida para la causa interna N°. 303-2004, que fue solicitada por la misma Corte Suprema de Justicia en su Sala Constitucional y Social Permanente que ahora hace la consulta.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca BLANCANOVA, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2. Comparación entre marcas nominativas En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.
Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.
En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión o de asociación, reglas para efectuar el cotejo y similitudes ortográfica, fonética e ideológica La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 86-IP-2006, ya citado.
En el presente caso, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada. En consecuencia, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse o distinguirse las marcas BLANCANOVA solicitada por WYETH y BLANCANOVA solicitada por LABORATORIO CITY S.A. Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 4.
Derecho preferente derivado de la cancelación de un registro marcario por falta de uso A pesar de que la cancelación por falta de uso no es un tema debatido dentro de los actos administrativos impugnados, tomando en cuenta que la sociedad LABORATORIO CITY S.A., como antecedentes con relación a la solicitud de registro del signo BLANCANOVA, señaló que ella formuló y obtuvo la cancelación por no uso de la marca BLANCANOVA, de propiedad de WYETH, marca por la cual la Oficina Nacional Competente negó el registro del signo BLANCANOVA, solicitada el 13 de septiembre de 2001; y, que, después, la sociedad demandante, el 27 de noviembre de 2001, haciendo “uso de su legítimo derecho”, solicitó nuevamente el registro del mismo signo, el Tribunal considera pertinente referirse al tema “Derecho Preferente derivado de la cancelación por falta de uso”.
El Tribunal se ha referido a los efectos de la cancelación de la marca por no uso, dentro de los cuales se encuentra el derecho preferente aludido, manifestando lo siguiente: “g. Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 1. Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. 2.
Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse partir de la presentación de la solicitud de de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación.” (Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1476, de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA).
El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 46-IP-2007, se ha referido a las características principales del derecho preferente que surge como consecuencia de la cancelación de un registro marcario por no uso, y se ha referido a: Titular del derecho El titular del derecho preferente es aquel que ha promovido el procedimiento de cancelación por no uso y ha logrado dicha cancelación. Objeto del derecho preferente Si lo que se pretende, al iniciar un procedimiento de cancelación por no uso, es posibilitar el posterior registro de una marca semejante o similar a la marca que se pretende cancelar, si se obtiene la cancelación, se debe invocar el derecho preferente para lograr el registro del signo solicitado, dentro del término previsto en la norma comunitaria.
Para entender el término de que dispone el titular del derecho preferente para su ejercicio, se debe precisar en qué momento nace el derecho preferente. El derecho preferente, de conformidad con lo anteriormente anotado, nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme. Es en este momento en que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho, situación ésta que debe acompasarse con la redacción del artículo 168 de la Decisión 486.
Cuando este artículo dispone que dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud, ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido. Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación. Por eso, lo que prevé la norma es que el solicitante de la cancelación por no uso pueda, desde la presentación de la solicitud dar aviso a la Oficina de Registro Marcario de su intención de utilizar el derecho preferente, de manera que la administración lo tenga en cuenta al momento de recepcionar y de tramitar otras solicitudes de registro del signo que se pretende cancelar.
Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho.
Además el solicitante de la cancelación por falta de uso de una marca podría presentar oposiciones a la solicitud de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar, o solicitar la suspensión de su trámite hasta tanto se defina el relativo a la cancelación. Aclarando lo anterior, el derecho preferente se puede ejercer en el plazo de tres meses contados desde que queda en firme la resolución de cancelación, sin perjuicio, como ya se anotó, que desde el mismo momento en que se hace la solicitud de cancelación por falta de uso del registro marcario, se informe a la Oficina Nacional del interés de hacer uso en su momento de tal derecho preferente.
Efectos del derecho preferente Un efecto obvio de la figura del derecho preferente es la facultad que tiene el solicitante de la cancelación de registro marcario por falta de uso, de actuar dentro del trámite de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar o que se canceló, presentado las respectivas oposiciones.
En segundo lugar, el titular del derecho preferente, al solicitar para registro la marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud tenga prelación relación a las demás solicitudes presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin de que se tome nota en relación con posibles solicitudes de registro de signos idénticos o similares a aquél que se ha solicitado cancelar.
Pero, como se deduce de los anteriormente expuesto esto no significa que el ejercicio del derecho preferente implique un derecho indiscutible e indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, analizando los diferentes requisitos de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas.
En consecuencia, el efecto del ejercicio del derecho preferente es que la solicitud presentada con base en dicho derecho sea tramitada con prelación a las demás que se presenten, por lo que se debe informar a la Oficina Nacional que se hará uso de dicho Derecho a fin de que la Oficina Nacional pueda establecer el derecho preferente respecto de la fecha de presentación de otras solicitudes de registro.
Finalmente, el Tribunal ha manifestado que “este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente—, ésta deberá ser examinada, es decir, se debe realizar el examen de registrabilidad, verificando que no se encuentre incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse dicha solicitud de registro, esto es, la Decisión que regía al momento en que nace el derecho de preferencia, fruto de la acción de cancelación por no uso de la marca”.
(Proceso 185-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1608, de 14 de abril de 2008, marca: VASTEN). 5. De las oposiciones: procedimiento y legitimación para presentar oposiciones en la Comunidad Andina La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de hacer oposición fundamentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los 30 días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos.
En el caso de existir oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los 30 días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas, de acuerdo al artículo 148 de la mencionada Decisión. En la Decisión 486 se distinguen dos situaciones para las oposiciones que son: 1.
De acuerdo al artículo 146, dentro de los 30 días siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés podrá presentar oposición. En este caso, el Tribunal ha considerado que estarán provistas de interés legítimo para presentar oposición, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto marcario. 2.
De acuerdo al artículo 147, también tendrá legítimo interés para presentar oposiciones en cualquiera de los Países Miembros, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
En este último caso para que prospere esta oposición es necesario que el opositor demuestre su interés real y efectivo en el mercado del País Miembro donde está interponiendo la oposición. La forma de demostrar este interés es solicitar el registro de la marca al momento de interponer la oposición. Lógicamente esta oposición se presentará dentro de los 30 días siguientes a la publicación. 2.1.
Si la oposición, se basa en una marca ya registrada en cualquiera de los Países Miembros, la oficina nacional competente podrá denegar el registro del signo solicitado. Esta facultad, constituye una discrecionalidad reglada de la oficina nacional competente, quien después de hacer el examen de registrabilidad entre el signo solicitado a registro y la marca registrada con fundamento en la cual se presentaron las oposiciones, y, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación concederá o negará el registro solicitado. 2.2.
En el caso de que la oposición se base en una solicitud de registro, previamente solicitada en cualquiera de los Países Miembros, lo que conlleva la obligación de solicitar el registro en el País en el que presenta la oposición, se suspenderá el registro del signo solicitado con posterioridad por la otra parte hasta que se resuelva el registro del signo opositor.
Igual que en el caso anterior, es una facultad discrecional reglada de la oficina nacional competente, conceder o negar el registro de los signos, basándose en un examen de registrabilidad. Una vez identificada la circunstancia que dio origen a la oposición y cumplido lo indica precedentemente el trámite continúa, es decir, una vez presentada la oposición se corre traslado al solicitante para que en término de 30 días, si lo estima conveniente, presente sus argumentaciones y pruebas.
Este término puede ser ampliado por una sola vez, por 30 días más. Vencido este plazo, o sin que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente realizará el correspondiente examen de registrabilidad y concederá o negará el registro. El Tribunal considera que “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).
En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición”. (Proceso 153-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº de 1172 de 7 de marzo de 2005, marca: HERBAMIEL mixta) El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca. El Tribunal observa que la existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.
(Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO). El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.
En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 en lo que fuere aplicable al caso concreto. La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar la marca BLANCANOVA cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.
SEGUNDO: Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.
TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
El Juez Consultante deberá determinar en qué medida el signo solicitado BLANCANOVA por WYETH y el signo solicitado por LABORATORIO CITY S.A. BLANCANOVA son similares o idénticos y si esta similitud o identidad es capaz de inducir a riesgo de confusión o de asociación al público consumidor.
CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia indicados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos.
QUINTO: El derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se ha cancelado pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero lo solicite.
SEXTO: En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).
En todo caso, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición, que se traduce en la solicitud de registro en éste, del signo que se viene tramitando en el País Miembro y que es el fundamento de la oposición. La oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, de conformidad con lo alegado y probado en autos.
La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 4917-2007, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA