PROCESO 124-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Signo: TOP GEAR (mixto) Actor: señor CHU SING CHIU Proceso interno Nº 2001-0157.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 81, 83 literales a) y b) y 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2001-0157;

El auto de 28 de enero de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: señor CHU SING CHIU Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad L.A. GEAR INC. b) Hechos 1. El 22 de abril de 1994, el señor Chu Sing Chiu solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo TOP GEAR (mixto) para distinguir productos de la Clase 25. 2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 406 de 31 de agosto de 1994, al que no se presentaron observaciones. 3.

Por Resolución Nº 50633 de 21 de diciembre de 1994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó, de oficio, el registro como marca del signo TOP GEAR, por considerar que es confundible con la marca ya registrada L.A. GEAR (mixta) a favor de la sociedad L.A. GEAR INC. Contra esta Resolución, el señor Chu Sing Chiu presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4.

El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 25676 de 29 de septiembre de 2000 confirmó la Resolución impugnada, quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda El señor CHU SING CHIU fundamenta su demanda manifestando que: 1.

Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 “por cuanto la marca TOP GEAR, solicitada por CHU SING CHIU, cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro (…)”. 2. El signo TOP GEAR (mixto) “no es susceptible de producir confusión con ninguna de las marcas previamente registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios o productos o servicios similares”. 3.

“Dentro del conjunto marcario solicitado para registro el factor gráfico y el factor nominativo, presentan equivalencia. De la comparación realizada, resulta evidente que el elemento gráfico aporta al signo nuevos elementos que le proporcionan distintividad, para que sea posible su registro para distinguir productos de la clase 25 internacional (…) los elementos nominativos de los signos en conflicto no presentan similitud que pueda inducir al público a confusión o error”. 4.

Existen varias marcas registradas que incluyen el signo GEAR y que éstas “coexisten pacíficamente en el mercado, y coexisten con la marca L.A. GEAR, por lo tanto no es lícito que el examinador determine, que el signo TOP GEAR, es irregistrable por incluir el signo GEAR”. 5. Se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, ya que la “División de Signos Distintivos no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344 ni se abstuvo (…) de expedir la resolución que niega el registro de la marca TOP GEAR”.

El actor, además, presenta un escrito de correcciones y aclaraciones a la demanda, en el que añade que: 6. “La partícula GEAR es genérica respecto de los productos de la clase 25, y por lo tanto debía ser excluida del análisis comparativo (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que: 1.

“(…) de la comparación de los signos TOP GEAR y L.A. GEAR se estableció que falla el requisito de DISTINTIVIDAD en el primero en relación con la marca registrada, toda vez que la impresión que dejan, percibidos en su conjunto, de forma sucesiva, por el consumidor medio, no permite diferenciarlos de manera tajante y la idea que viene a la memoria del cliente no es clara y se puede confundir un bien con otro, un producto de la clase 25 identificado con la marca L.A. GEAR, con otro identificado con el signo TOP GEAR, asimismo, confundirse la procedencia de los productos, que su origen sea el mismo (…)”. 2.

“(…) por tratarse de signos que no tienen significado alguno en nuestro idioma, el consumidor acude a sus sentidos visual y auditivo para fijarlos en su memoria, así, su expresión gráfica y sonora son relevantes en la medida que permiten identificar un producto específico dentro de su género y en el caso TOP GEAR y L.A. GEAR, signos que aluden a la misma clase de productos, su semejanza sonora y ortográfica fácilmente inducen a error al consumidor (…)”. 3.

“(…) el elemento predominante en la marca TOP GEAR mixta es el denominativo, por cuanto su elemento gráfico no le da mayor distintividad, así que no cuenta con los suficientes elementos adicionales para hacerlo distintivo dentro del mercado respecto a la marca L.A. GEAR”. 4. “En consecuencia, se concluye en forma evidente que los signos TOP GEAR y L.A. GEAR no pueden coexistir en el mercado (…) la marca TOP GEAR (…) es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 (…)”. e) Sociedad L.A. GEAR INC Si bien, en el Oficio Nº 1896 por medio del cual se remite la presente solicitud de interpretación prejudicial, se menciona que se envía la “Copia de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado en las resultas del proceso, LA SOCIEDAD L.A. GEAR INC.”, sin embargo, revisado el expediente, no se encuentra dicha copia.

CONSIDERANDO

Que, la norma contenida en los artículos 81, 83 literales a) y b) y 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de registro como marca del signo TOP GEAR (mixto) fue el 22 de abril de 1994, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 81 y 83 literal a) de la mencionada Decisión; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, no se interpretará el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 por no ser aplicable al caso concreto: Que, tampoco se interpretarán los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, ya que este Tribunal, en reiteradas ocasiones, ha expresado que esos artículos de la Decisión 344 hacen referencia a compromisos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, asumidos desde la entrada en vigencia de la Decisión 311; responsabilidades aquellas de carácter nacional, que no pueden ser invocadas respecto de los casos en que los particulares participen con intereses individuales.

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…)” 1. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, ya citado, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo TOP GEAR (mixto), cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 2. Marcas mixtas.

Su comparación En el caso de autos se solicita el registro del signo TOP GEAR (mixto), es decir, de un signo mixto constituido por una parte gráfica y por una parte denominativa compuesta por lo tanto el Tribunal considera que se debe realizar la comparación entre signos mixtos (con la parte denominativa compuesta). Sobre el tema el Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 132-IP-2006, de 27 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1451, de 9 de enero de 2007, marca: SUPER SUPLEX 2 EN 1 (mixta), emitida para la causa interna Nº 2001- 0374, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

En el caso concreto, cuando el Juez Consultante, realice el correspondiente examen de registrabilidad, de un signo solicitado como marca que esté constituido, también, por una denominación compuesta, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por si mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). Además, en el caso de que exista conflicto entre un signo mixto y otro signo mixto que en su elemento denominativo sea compuesto cuya registrabilidad se examina, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”.

(Proceso Nº 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta)). Por tanto, el signo mixto que cuente con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

El Juez Consultante deberá analizar si el signo TOP GEAR (mixto), al estar constituido, también, por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo. 3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas. Reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitido en la causa interna Nº 2002- 00270.

Tomando en cuenta el riesgo de confusión, la confusión directa e indirecta, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre el signo TOP GEAR (mixto) y la marca L.A. GEAR (mixta) y si la posible semejanza existente cause un riesgo de confusión al consumidor. 4.

Signos en idioma extranjero, palabras de uso común y la marca débil Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta).

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI- FRUTTI). Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo TOP GEAR (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

SEGUNDO: El signo mixto que cuente con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. El Juez Consultante deberá analizar si el signo TOP GEAR (mixto), al estar constituido, también, por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

QUINTO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable.

SEXTO: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2001-0157, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA