PROCESO 015-IP-2009 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre la base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Signo: UBS (nominativo). Actor: sociedad UBS A.G. Proceso interno Nº 2004- 00197. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil nueve. VISTOS: El Oficio Nº Nº 0072, de 22 de enero de 2009, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 03 de febrero de 2009, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-00197;
El auto de 1 de abril de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: UBS A.G. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Tercero interesado: United Parcel Service of America, Inc. b) Hechos 1. El 26 de mayo de 1997, la sociedad SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT, solicitó, ante la Oficina de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo UBS (nominativo) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.
El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 451 a la que presentó observaciones la sociedad United Parcel Service of America, Inc. De conformidad con la Resolución Nº 9825 de 9 de mayo de 1998, la observación se presentó sobre la base del registro de su marca UPS registrada en las Clases 39, 38, 9, 35 y 36, todas nominativas. 3.
Por Resolución Nº 9825, de 29 de mayo de 1998, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación y negó el registro del signo UBS (nominativo). Contra dicha Resolución la sociedad SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT por UBS A.G. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Posteriormente, se solicitó el cambio de nombre de la sociedad SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT por UBS A.G. 4.
El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 15198, de 29 de mayo de 2003, decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución impugnada. 5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº 4841, de 27 de febrero de 2004, también, confirmó la Resolución Nº 9825, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad UBS A.G. en su escrito de demanda manifiesta: 1.
Que la Superintendencia de Industria y Comercio, al emitir las Resoluciones impugnadas violó el artículo 134 de la Decisión 486 ya que “La marca (sic) ‘UBS’ que se emplea para distinguir servicios de operación turística, comprendidos en la clase 39 internacional, se trata de un signo indivisible, que es novedoso y se ha constituido en una marca con fuerza distintiva suficiente, respecto de otros signos o servicios con los que pudiere confundirse, por lo tanto cumple plenamente con el presupuesto de representación grafica (…) el cual no se encuentra afectado por la existencia previa de la marca nominativa ‘UPS’ clase 39, pues se trata de dos signos realmente diferentes”. 2.
Que, también, se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 toda vez que “aunque sí no aparece en los signos las letras UPS, signo base de la negativa corresponden a las iniciales del nombre de la compañía titular de la marca UNITED PARCEL SERVICE y las letras UBS, signo solicitado por mi representada corresponden a la sigla UNION DE BANCOS SUIZOS.
Es decir, en el mercado esta (sic) perfectamente establecido que la primera compañía explota los servicios de correo y la segunda, o sea, mi representada explota servicios financieros y similares por medio de establecimientos financieros y bancos”. 3. Que la Superintendencia, en otras ocasiones, ha tenido posiciones contradictorias respecto a los signos en cuestión. Y que “las marcas UBS y UPS, se encuentran registradas y vigentes en Colombia para la clase 36, y 16 y de hecho, están coexistiendo en Colombia (…)”. 4.
Manifiesta que desde el punto de vista fonético, visual, conceptual y ortográfico los signos en disputa son diferentes y no crean confusión. Y, finalmente que restringió el uso de el signo solicitado “a distinguir únicamente operación turística”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que: 1.
Con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…)”. 2. Tal como lo manifestó la División de Signos Distintivos ”la marca (sic) UBS, (solicitada), clase 39 presenta semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales con la marca ‘UPS’ para distinguir los servicios comprendidos en la clase 38 (sic) de la nomenclatura vigente, existiendo posibilidad de confusión, más aún si se tiene en cuenta que distinguen servicios de la misma clase”. 3.
“(…) la expresión ‘UBS’ solicitada como registro marcario, se tiene que consiste simplemente en una reproducción fonética de la marca previamente registrada ‘UPS’; ello por cuanto el signo solicitado reproduce parcialmente la marca registrada, en razón a que solamente se cambia la letra P por la B, las cuales evidentemente tienen muchas similitudes el público consumidor las percibe como BE y PE, por lo que de coexistir en el mercado generarían riesgo de confusión en el público consumidor”. 4.
“(…) resulta evidente que el signo solicitado ‘UBS’ pretendía amparar servicios de telecomunicaciones relacionadas con los servicios bancarios de la clase 38 (sic) y la marca previamente registrada ‘UPS’ ampara de manera general los servicios de telecomunicaciones, de transmisión, documentos y otros textos por telex, teléfono, medios electrónicos y por una o varias redes globales de computadores o por otros medios, dentro de los cuales pueden estar aquellos (sic) lo que igualmente puede conllevar al consumidor a error en cuanto a que puede asociar que ‘UBS’ tiene el mismo origen empresarial de ‘UPS’, más aún si se tiene en cuenta que amparar (sic) servicios de la clase 38 (sic) de la nomenclatura vigente”. 5.
“(…) que al tratarse de servicios de la clase 38 en ambos casos (sic)” se generaría “confusión en cuanto al origen empresarial, circunstancia que claramente incrementa el riesgo de confusión”. United Parcel Service of America, Inc., tercero interesado, no contestó la demanda.
CONSIDERANDO
Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);
Que, la solicitud de registro como marca del signo UBS (nominativo) se presentó el 26 de mayo de 1997, es decir, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, corresponde interpretar de oficio los artículos 81 y 83 literal a) de la misma Decisión, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Disposiciones Transitorias PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
(…). Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
( )”. 1. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan este tema, así como, el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitida para la causa interna Nº 2002- 00270, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.
De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.
En el caso de autos, la solicitud de registro como marca del signo UBS (nominativo) se presentó durante la vigencia de la Decisión 344. Esta disposición comunitaria contiene las normas que fijan lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como, las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al caso concreto. 2.
La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, ya citado, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo UBS (nominativo), cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 3. Comparación entre marcas denominativas En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.
Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.
En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 4. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 195-IP-2006, de 6 de febrero de 2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1495, de 10 de mayo de 2007, marca: UBS (nominativa), emitido en la causa interna Nº 2004-0196.
Tomando en cuenta el riesgo de confusión, la confusión directa e indirecta, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre el signo UBS (nominativo) y la marca UPS (nominativa) y si la posible semejanza existente causa un riesgo de confusión al público consumidor. 5.
Conexión competitiva En vista de que el signo que se pretende registrar UBS ampara servicios de la Clase 39 y el opositor manifiesta ser titular del signo UPS registrado para las Clases 9, 35, 36, 38 y 39 el Tribunal considera necesario referirse a la conexión competitiva. Por lo tanto, este Tribunal, también, exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 24-IP- 2008, de 24 de abril de 2008, publicada en la G.O.A.C. Nº 1635, de 14 de julio de 2008, signo: CNH, emitida para la causa interna N°. 2003-00015, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.
Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;
(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios. En consecuencia, el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. 6.
Coexistencia marcaria de hecho La coexistencia marcaria se da cuando existen en la subregión dos registros marcarios idénticos o similares. Esta coexistencia puede ser de derecho o de hecho. La primera se encuentra prevista en el artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La segunda, la coexistencia de hecho, nace sobre la base de la jurisprudencia emitida por este Tribunal y surge de la natural convivencia de los signos en el mercado, es decir, surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado.
Al respecto el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios ( ).
La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. (Proceso 15-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: TMOBIL). 7. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones Tomando en cuenta que la sociedad actora alegó en su escrito de demanda que la Superintendencia, en otras ocasiones, ha tenido posiciones contradictorias respecto a la resolución de casos de los signos en cuestión, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la Oficina de Registro Marcario para tomar sus decisiones en relación a anteriores decisiones proferidas.
Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008. “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR). Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.
O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71- IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M).
Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro Marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
Con ello no se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.
De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. SEGUNDO.- El Juez Consultante debe analizar si el signo UBS (nominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. TERCERO.- Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.
CUARTO. - No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
El Juez Consultante deberá determinar en qué medida el signo UBS (nominativo) es similar a la marca registrada UPS (nominativa) y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión o de asociación al público consumidor. QUINTO.- Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.
SEXTO. - Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos y servicios, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.
SÉPTIMO. - La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad. OCTAVO.- El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2004-00197 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA