PROCESO 37-IP-2009 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 108, 109, 110 y 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en base a la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Actor: Señor ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO. Marca: “EL TORITO”. Expediente Interno Nº 2004-0285. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete (7) días del mes de mayo del año dos mil nueve. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 22 de abril de 2008. 1. Antecedentes 1. Las partes La parte demandante es: ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO.
La parte demandada la constituyen: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. El tercero interesado es: OSBORNE Y COMPAÑÍA S.A. 2. Actos demandados El señor ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - No. 36262 de 31 de octubre de 2001, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual canceló por falta de uso el registro No. 127382 correspondiente a la marca nominativa “EL TORITO” en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza registrada a favor del señor ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO. - No. 32875 de 2 de diciembre de 2003, por la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. - No. 2933 de 30 de enero de 2004, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que resolvió el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes la decisión inicial. 3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: 1. El señor ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO es titular de los siguientes registros y enseñas comerciales: a) EL TORITO, como marca, clase 29, certificado No. 127.535. b) EL TORITO, como enseña, clase 29, certificado No. 4209. c) EL TORITO, como marca, clase 30, certificado No. 127.534. d) EL TORITO, como enseña, clase 30, certificado No. 4283. e) EL TORITO, como marca, clase 32, certificado No. 127.382. f) EL TORITO, como enseña, clase 32, certificado 4282. g) EL TORITO, como marca, clase 42, certificado No. 127.132. h) EL TORITO, como enseña, clase 42, certificado No. 4284. 2.
El 9 de julio de 1996, la sociedad OSBORNE Y COMPAÑÍA S.A. solicitó el registro del signo “EL TORO” par distinguir “vinos, espirituosos y licores”, productos comprendidos en la clase 33. 3. El 24 de septiembre de 1996, la solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 436, contra la cual el señor ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO formuló observaciones. 4.
El 11 de abril de 1997, la sociedad OSBORNE Y COMPAÑÍA S.A. formuló acción de cancelación del registro de marca por no uso, contra el certificado de registro “EL TORITO” No. 127382, en la clase 32, cuyo titular es el señor ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO. 5. La mencionada solicitud fue admitida a trámite mediante auto No. 4730 de 21 de julio de 1997, y se otorgó al titular del registro un término de 30 días con el objeto de que hiciera valer los alegatos tendientes a desvirtuar los argumentos presentados por la solicitante de la cancelación. 6.
El 8 de octubre de 1997, el señor ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO dio respuesta a la demanda de cancelación, con el objeto de desvirtuar los argumentos esgrimidos. 7. El 31 de octubre de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución No. 36262 por la cual canceló por falta de uso el registro No. 127382 correspondiente a la marca nominativa “EL TORITO” en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza registrada a favor del señor ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO. 8.
El 2 de diciembre de 2003, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución No. 32875, por la cual resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. 9. El 30 de enero de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la resolución No. 2933, por la cual resolvió el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes la decisión inicial. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda El señor ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - La marca “EL TORITO” no solo se encuentra registrada en la clase 32, sino también en las clases 29, 30 y 42, donde existen productos y servicios similares y conexos con los productos de la clase 32. - Las circunstancias de que la expresión EL TORITO se encuentra registrada como marca en las clases 29, 30 y 31, y además está registrada y es usada como enseña comercial para distinguir establecimientos relacionados con productos y servicios de las clases 29, 30, 31, 32 y 42, impide la declaratoria del Derecho Preferente al Registro, en la clase 32, a favor de OSBORNE Y COMPAÑÍA S.A. - No es cierto que la marca EL TORITO, en la clase 32, no ha sido usada, en los términos previstos en la ley, para lo cual se aportó y solicitó la práctica de pruebas tendientes a demostrar el uso de la marca. - Con el escrito de contestación de la demanda se aportaron las pruebas tendientes a demostrar el uso de la marca “EL TORITO”, en la clase 32, así como también se solicitó la práctica de pruebas tendientes a demostrar el uso de la marca. - Las resoluciones acusadas no tuvieron en cuenta la naturaleza de los productos y servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado, por tratarse de productos y servicios que se producen y se comercializan dentro de restaurantes y bares, como son los establecimientos de comercio de propiedad del señor ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO. - No es posible cancelar una marca de productos cuando se trata de productos de la clase 32, y sobre productos vinculados a una marca de servicios, de la clase 42 (hoy 45), como son las bebidas expendidas en el Bar y Restaurante EL TORITO. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) dentro del trámite de cancelación de la marca ‘EL TORITO’ clase 32, (…) la Superintendencia de Industria y Comercio, apreció y valoró las pruebas aportadas por el titular de la marca tendientes a demostrar el uso de la misma dentro del período comprendido entre los años 1994 y 1997, observando, acertadamente, que no se logró probar el uso de la marca registrada bajo el número 127382, tal como puede observarse dentro del expediente No. 92.230404”. - “Resulta evidente que existía legítimo interés de la sociedad solicitante de la cancelación de la marca en comento por cuanto se basa en que el registro cuya cancelación se pretende es un obstáculo para obtener el registro de la marca “EL TORITO” solicitada por su apoderado, (…)”. - “Si bien se acredita la titularidad del señor ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO para varias clases, pero no el uso de la marca ‘EL TORITO’ para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la nomenclatura vigente, objeto de la solicitud de cancelación de la marca que nos ocupa”. - “(…) los depósitos de enseñas comerciales, por los que se designan establecimientos comerciales, no demuestran ni la venta ni la disposición a título oneroso de productos distinguidos con la marca, sino el cumplimiento de trámites para la protección de los signos antes referenciados”. d) Tercero interesado La sociedad OSBORNE Y COMPAÑÍA S.A., considerada como tercero interesado en las resultas del proceso, no contestó la demanda.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 22 de abril de 2008. 2. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 136 literales b) y f), 155 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Sin embargo, este Tribunal considera procedente interpretar los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa a la cancelación del registro de la marca “EL TORITO”, por no uso, fue realizada el 11 de abril de 1997, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 108, 109, 110 y 111 de la Decisión 344 mencionada y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) DE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO “Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.
Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”.
“Artículo 109.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca. Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada”.
“Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.
“Artículo 111.- La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca”. (…) DECISIÓN 486 (…) DISPOSICIÓN TRANSITORIA “PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
(…) Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: La norma comunitaria en el tiempo; Cancelación del registro de la marca por falta de uso como defensa en el trámite de registro marcario; Prueba de uso de una marca; Derecho preferente derivado de una acción de cancelación.
1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.
El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, por cuanto, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), estableció que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue concedido.
La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya, asimismo, en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos válidamente concedidos.
La nueva normativa, en el ámbito procesal, se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que se encuentran en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. En este sentido este Tribunal ha sostenido que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.
Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. “Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos”. [1] En el caso de autos, se observa que si bien la actora demandó la nulidad de las Resoluciones Nos. 36262, 32875 y 2933 dictadas en el año 2001 (Decisión 486), por las cuales se canceló por falta de uso el registro 127382 correspondiente a la marca “EL TORITO”, clase 32, la solicitud relativa a la cancelación del registro de la marca “EL TORITO” fue realizada el 11 de abril de 1997, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que es ésta la normativa aplicable, en tanto que esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a la solicitud de cancelación de la marca por no uso, así como lo relacionado con la prueba del uso de la marca.
2. CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA POR FALTA DE USO COMO DEFENSA EN EL TRÁMITE DE REGISTRO MARCARIO Tomando en cuenta que: 1. El 9 de julio de 1996, la sociedad OSBORNE Y COMPAÑÍA S.A. solicitó el registro del signo “EL TORO” par distinguir “vinos, espirituosos y licores”, productos comprendidos en la clase 33. 2. El 24 de septiembre de 1996, la solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 436, contra la cual el señor ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO formuló observaciones. 3.
El 11 de abril de 1997, la sociedad OSBORNE Y COMPAÑÍA S.A. formuló acción de cancelación del registro de marca por no uso, contra el certificado de registro “EL TORITO” No. 127382, en la clase 32, cuyo titular es el señor ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO. El Tribunal estima adecuado referirse a la cancelación de registro de una marca por falta de uso como defensa en el trámite de registro marcario: El artículo 108 de la Decisión 344, con excepción de su último párrafo, establece lo relativo a la cancelación del registro marcario por falta de uso y los medios de prueba de uso de la marca.
El objetivo de solicitar el registro de un signo como marca es utilizarla para distinguir en el mercado los productos o servicios que pretende proteger, si esa finalidad no existe o no se demuestra que ha existido, será razón valedera para cancelar su registro. La cancelación produce la extinción del derecho de la marca por desuso de la misma, esta figura es uno de los mecanismos que contribuyen a garantizar el uso efectivo de las marcas, obligando a sus titulares a usarlas en productos o servicios para las cuales han sido destinadas.
En este sentido, Fernández–Novoa señala que “La falta de uso de la marca es, sin duda alguna, la causa de caducidad que tiene un mayor relieve desde una perspectiva funcional así como en la esfera práctica. En efecto, la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca”.[2] El artículo 108 atribuye competencia a la oficina nacional competente para cancelar el registro de una marca y establece los motivos con arreglo a los cuales procede dicha cancelación, a saber, la ausencia de uso de la marca, o la concesión que se hubiere hecho de la misma sin haber tenido en cuenta su identidad o similitud con otra ya concedida y que hubiere alcanzado la categoría de notoriamente conocida, motivos no de ilegalidad sino de “oportunidad o de conveniencia” (no uso, en el caso concreto) éstos sólo concebibles dentro de la competencia de la Administración. Asimismo, el artículo 108 de la Decisión 344 expresa que “La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada”.
En el proceso interno, la Superintendencia de Industria y Comercio en la contestación a la demanda arguye que “Resulta evidente que existía legítimo interés de la sociedad solicitante de la cancelación de la marca en comento por cuanto se basa en que el registro cuya cancelación se pretende es un obstáculo para obtener el registro de la marca “EL TORITO” solicitada por su apoderado, (…)”, es decir, la sociedad OSBORNE Y COMPAÑÍA S.A. estaba ejercitando la facultad concedida en el párrafo señalado del artículo 108.
En este orden, este Tribunal ha manifestado que de conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, cualquier persona interesada puede adelantar el trámite; empero, para poder adelantar dicho trámite, el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva y este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente[3].
Ha provisto, asimismo, que “(…) también debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada. Adicionalmente cabe recordar que, de conformidad con lo estatuido en la segunda parte del inciso primero del señalado 108 de la Decisión 344, la acción de cancelación puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en procedimientos de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada".[4] Según la norma indicada, existe un plazo sustancial para solicitar la cancelación de la marca.
La flexibilidad de este lapso se debe a que el titular de la marca puede ejercer en un tiempo razonable algunas actividades que asocien el signo a las mercaderías, emplazándolas finalmente a circulación. Finalmente, es pertinente advertir que el artículo 109 de la Decisión 344 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro Marcario, a saber: • Presentación de la solicitud. • Notificación al titular de la marca, para que dentro de los treinta días siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. • Vencido dicho plazo se decidirá sobre la solicitud de cancelación del registro, • Notificación a las partes de la decisión mediante una resolución debidamente motivada.
3.3. PRUEBA DE USO DE UNA MARCA La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, radica en que ésta no haya sido utilizada durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. En consecuencia, si el uso de la marca no ha sido justificado dentro de los tres años anteriores a la acción de cancelación, de manera consecutiva y, por tanto, si se ha hecho uso de ella a partir del inicio de la respectiva acción, procede la cancelación del registro por la Oficina Nacional Competente.
Es pertinente advertir que por el principio de uso real y efectivo de la marca, se deriva que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. En tanto que la función de un signo distintivo es precisamente la de distinguir productos o servicios en el mercado, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que cumpla con su función distintiva.
El principio del uso efectivo de la marca enunciado anteriormente se encuentra expresamente establecido en el primer párrafo del artículo 110 de la Decisión 344: “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”.
De igual modo, este artículo consagra unos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados; estos parámetros deben ser tenidos en cuenta para determinar si una marca ha sido usada de manera efectiva y real. Este Órgano Jurisdiccional ha manifestado, al respecto, que: • “La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.
Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. • La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.
No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc[5]”. Asimismo, en relación con estos parámetros cuantitativos, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.
El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese numero de operaciones tenga nivel comercial.
En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.
(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996). Ahora bien, para evitar que prospere la situación en comento –que la marca sea cancelada por no uso- el titular de la marca está en la obligación de usarla y debe probar que ha hecho uso de ella.
La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida estrictamente a este concepto de aprovechamiento y explotación, pues es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc.
La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Decisión 344. El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación”.
En tanto que se trata de un listado enunciativo, y como bien lo dispone el numeral tres del artículo trascrito, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable en el País Miembro.
Estos elementos de prueba deben señalar, de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella. Finalmente, se debe indicar que el titular de la marca puede justificar su falta de uso por circunstancias especiales que excusan tal falta.
Para tal efecto se ha regulado las causas que puede invocar el titular para argumentar sobre la existencia de acontecimientos no imputables a su voluntad que han impedido o han dificultado la utilización de la marca en el ámbito comercial, de tal modo que el titular deberá demostrar que se ha debido a los supuestos extraordinarios de fuerza mayor, caso fortuito, requisitos oficiales impuestos a los bienes o por restricción a las importaciones, para lo cual la prueba deberá ser contundente.
La causa interna que motivó la solicitud de Interpretación Prejudicial ante este Tribunal se refiere a la cancelación por no uso de la marca “EL TORITO”, presentada por la sociedad OSBORNE Y COMPAÑÍA S.A., luego de que el señor ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO propietario de dicha marca hubiera presentado observación al registro del signo “EL TORITO”, demostrando, a su decir, el uso de la marca “EL TORITO”, y alegando en su escrito de demanda que “No es cierto que la marca EL TORITO, en la clase 32, no ha sido usada, en los términos previstos en la ley, para lo cual se aportó y solicitó la práctica de pruebas tendientes a demostrar el uso de la marca”, “Con el escrito de contestación de la demanda se aportaron las pruebas tendientes a demostrar el uso de la marca “EL TORITO”, en la clase 32, así como también se solicitó la práctica de pruebas tendientes a demostrar el uso de la marca”; corresponde, entonces, con estos antecedentes, al funcionario administrativo o, en su caso, al juzgador, establecer si la prueba de uso de la marca “EL TORITO” ha sido o no demostrada correctamente dentro del proceso y que el uso de esta marca haya sido realizada con anterioridad a la observación presentada, a efectos de impedir el registro del signo “EL TORITO” y durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. DERECHO PREFERENTE DERIVADO DE UNA ACCIÓN DE CANCELACIÓN El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca se encuentra consagrado en el artículo 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Cabanellas concibe por Derecho de Preferencia (jus preferendi) al sinónimo de derecho de prelación; y a éste como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras, y a veces con total exclusión de ellas[6]. El principal efecto de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que ésta queda disponible para que terceros interesados en ella la obtengan.
A la luz de la disposición transcrita, el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro.
De acuerdo a la Decisión 344, el derecho preferente debe ser invocado dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca. Por otra parte, es importante destacar que el signo, objeto del derecho preferente, tiene que ser idéntico a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido.
Asimismo, debe incluir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada, aunque puede, obviamente, comprender menos. La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un “derecho preferente”, a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior.
Finalmente, este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente—, ésta deberá ser examinada, es decir, se debe realizar el examen de registrabilidad, verificando que no se encuentre incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse dicha solicitud de registro, esto es, la Decisión que regía al momento en que nace el derecho de preferencia, fruto de la acción de cancelación por no uso de la marca.
Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. En principio, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.
De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. La solicitud relativa a la cancelación del registro de la marca “EL TORITO” fue realizada el 11 de abril de 1997, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que es ésta la normativa aplicable, en tanto que esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a la solicitud de cancelación de la marca por no uso, así como lo relacionado con la prueba del uso de la marca. 2.
El titular de la marca tiene la obligación de usar la marca, y en caso de que se haya solicitado su cancelación, tiene también la obligación de probar que ha hecho uso de ella. La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, es que no haya sido utilizado durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.
La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida al concepto de aprovechamiento y explotación, pues, es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc. Los medios de prueba para demostrar que se ha usado la marca están reconocidos en la normativa comunitaria.
Asimismo, estos medios de prueba deben tener correspondencia con la marca registrada. 3. El derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero lo solicite.
De acuerdo a la Decisión 344, el derecho preferente puede ser invocado dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2004-0285, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. El Sistema Comunitario de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1995, p. 360. [3] PROCESO 4-IP-2008. Marca mixta “GLOBO POP”. Ponencia de 14 de mayo de 2008. [4] PROCESO 15-IP-99. Marca "BELMONT”. G.O.A.C. Nº 528, de 26 de enero de 2000. [5] PROCESO 4-IP-2008.
Marca mixta “GLOBO POP”. Ponencia de 14 de mayo de 2008. [6] CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires-Argentina. Décima Sexta Edición. Tomo III. 1981. p. 125.