PROCESO 026-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 136 literal h), 224 y 228 de la misma Decisión. Marca: TOTALDENT.

Actor: COLGATE PALMOLIVE COMPANY. Proceso interno Nº 2004-0406. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-0406;

El auto de 22 de abril de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y; Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad LA FORET (Suisse) LTD. b) Hechos 1. El 23 de julio de 2003, la sociedad LA FORET (Suisse) LTD., solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo nominativo TOTALDENT para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 532 de 30 de septiembre de 2003, al que presentó oposición la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY sobre la base de su marca COLGATE TOTAL registrada para distinguir, también, productos de la Clase 3. 3. Por Resolución Nº 1957, de 30 de enero de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo nominativo TOTALDENT.

Contra dicha Resolución la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 7021, de 30 de marzo de 2004, decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución impugnada. 5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº 10622, de 27 de mayo de 2005, también, confirmó la Resolución Nº 1957, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY en su escrito de demanda manifiesta: 1.

Que la Superintendencia de Industria y Comercio, al emitir las Resoluciones impugnadas violó los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486 ya que el signo solicitado no cumple con los requisitos de registrabilidad y que “la marca mixta (sic) solicitada a registro por LA FORET (SUISSE) LTD., (…) se asemeja y confunde con otras marcas previamente registradas (…) específicamente con la marca COLGATE TOTAL propiedad de mi representada”. 2.

Que la marca COLGATE TOTAL registrada “es una marca notoria y ampliamente reconocida en nuestro medio, para amparar productos de la clase 3 internacional, específicamente un dentífrico, gracias a la también indiscutible notoriedad mundial de la marca COLGATE”. 3. Que la Superintendencia también violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que “La semejanza de los signos en conflicto se desprende del simple cotejo visual (…)” esta confusión visual se debe a “la existencia de una identidad ortográfica, ya que las dos expresiones comparten la misma estructura ortográfica, reproduciéndose la marca previamente registrada en la marca posteriormente registrada (…)”, ya que “En el presente caso nos encontramos frente a un conflicto de sendas marcas nominativas (…)”. 4.

“entre las marcas en conflicto existe identidad en el término ‘TOTAL’, lo que produce una pronunciación idéntica al respecto (…)” sobre la similitud ideológica “las marcas en conflicto por el término ‘TOTAL’, al tener el mismo significado en nuestro idioma el cual es simple y comúnmente conocido, tienen una mayor recordación en la mente del consumidor que genera como consecuencia que al coexistir estas dos expresiones se presente error y riesgo de confusión”. 5.

Existe “vinculación competitiva entre los productos amparados por las marcas COLGATE TOTAL y TOTALDENT”. 6. “(…) la coexistencia de las marcas en cuestión en el mercado genera confusión indirecta, ya que se cumplen los supuestos exigidos por la norma consistentes en que hay identidad entre las marcas enfrentadas y hay relación de productos, existiendo el riesgo que el consumidor crea equivocadamente que los productos identificados por la marca COLGATE TOTAL tienen el mismo origen empresarial a los productos identificados tradicionalmente por la marca TOTALDENT”. 7.

Que se violó el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 ya que “el uso generalizado, ininterrumpido y público de la marca COLGATE TOTAL y su gran difusión en el mercado, ha logrado que el grupo de consumidores o usuarios de los productos de la clase 3ª, la identifiquen o conozcan a primera vista”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que: 1.

Con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. 2. “Efectuado el examen sucesivo y comparativo del signo solicitado a registro como marca ‘TOTALDENT’ (Nominativa) (…) para distinguir productos de la clase 3 de la nomenclatura vigente, frente a la marca registrada ‘COLGATE TOTAL’ (…) para distinguir productos de la clase 3, se concluye en forma evidente que no son semejantes entre sí, no existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto pueden coexistir en el mercado sin llevar a error al público consumidor”. 3.

La expresión TOTALDENT “tiene la suficiente fuerza distintiva (…)” y que entre los signos en conflicto “existen elementos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario solicitado, frente al registrado se hace suficientemente distintivo ante los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”. 4.

De acuerdo a la estructura de los signos “la sílaba tónica de los signos confrontados están (sic) compuestos (sic) por diferentes letras, y al ser diferente la composición mal puede alegarse confundibilidad o coincidencia respecto de la sílaba tónica, la cual en el signo solicitado TOTALDENT es DENT y en el registrado que consta de dos palabras COLGATE TOTAL es TAL”. 5.

El signo solicitado “para distinguir productos comprendidos en la clase 3 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 (…)”. La sociedad LA FORET (Suisse) LTD., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo: 1. Que las Resoluciones impugnadas se ajustan “al artículo 134 y al literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 de la comisión (sic) de la Comunidad Andina” y que el signo solicitado cumple con los requisitos para ser registrado. 2.

Que “La marca TOTALDENT no constituye un signo genérico o descriptivo de los productos de la clase 3ª, ni es confundiblemente similar a ninguna otra marca previamente registrada para identificar productos idénticos o confundiblemente similares”. 3. Que no se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que “Resulta evidente que entre las marcas en conflicto no existe ningún tipo de confusión en el plano gráfico” tampoco “se presenta coincidencia en la configuración fonética de las marcas” y en cuanto a la comparación conceptual que el signo solicitado “consiste en la unión de dos palabras escritas en inglés, en tanto la marca previamente registrada, corresponde a la unión de la marca COLGATE con la expresión TOTAL, por lo tanto no existe coincidencia conceptual”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 134, 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de registro como marca del signo TOTALDENT se presentó el 23 de julio de 2003, es decir, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486.

Conforme a lo facultado a la norma comunitaria no se interpretará el artículo 135 literales a) y b) y, de oficio, se interpretarán los artículos 136 literal h), 224 y 228 de la misma Decisión 486, por ser aplicables al caso concreto; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero (…)”.

Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial con base a una aplicación jurisprudencial al caso concreto: 1. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1403, de 25 de septiembre de 2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, emitida para la causa interna N°. 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca TOTALDENT cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2. Comparación entre signos denominativos simples y denominativos compuestos En el caso concreto, el signo que se solicitó para registro es TOTALDENT, mientras que la marca sobre la base de la cual se realizó la oposición es denominativa compuesta, COLGATE TOTAL, por lo tanto el Tribunal considera que se debe tratar el tema de la comparación entre un signo denominativo simple y un denominativo compuesto.

En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que es el caso de la marca opositora, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13- IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo y que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, denominativa compuesta, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”.

(Proceso 13-IP-2001, ya citado). En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. (Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta)).

El juez consultante deberá tomar en cuenta que en el caso concreto el signo opositor es denominativo compuesto y por lo tanto deberá aplicar la jurisprudencia transcrita en lo que sea aplicable al caso, es decir, deberá analizar si el elemento compuesto del signo opositor le da suficiente distintividad frente al signo solicitado y, por lo tanto, no se produciría riesgo de confusión entre el público consumidor. 3.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y/o de asociación, similitudes ortográfica, fonética e ideológica y reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitido en la causa interna Nº 2002- 00270.

Tomando en cuenta el riesgo de confusión y/o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre el signo solicitado TOTALDENT y la marca registrada COLGATE TOTAL. 4.

Signos evocativos Sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

El Tribunal ha manifestado al respecto que, “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.

(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL). 5. Comparación de signos que contengan palabras de uso común y marca débil Palabras de uso común son aquellas que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico.

Al realizar el examen de registrabilidad de signos que contengan palabras de uso común, éstas deberán quedar eliminadas de dicho examen y se tendrá que buscar la distintividad en el resto de elementos que conforman el signo. Por otro lado se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.

(Proceso 99-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). Por lo tanto, en el caso concreto, el juez consultante, deberá prestar atención al hecho de que los signos en conflicto están compuestos por una palabra de uso común, TOTAL, y proceder en consecuencia. 6. La marca notoriamente conocida y su prueba La demandante manifestó que la marca COLGATE TOTAL “es una marca ampliamente reconocida en nuestro medio, para amparar productos de la clase 3 internacional, específicamente un dentífrico, gracias a la también indiscutible notoriedad mundial de la marca COLGATE”, razón por la cual este Tribunal considera que se debe interpretar el tema de la marca notoriamente conocida.

La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Asimismo el Tribunal ha manifestado “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Por su parte el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, es decir, por fuera de la especialidad cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. Al respecto, el Tribunal Comunitario ha expresado en reiterada jurisprudencia lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”. (PROCESO 109-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1581, de 4 de febrero de 2008Marca mixta: LOMA´S. Sentencia de 4 de diciembre de 2007).

La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, estos son: “(…) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).

Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).

Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158)”.

(Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1586, de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal). El Tribunal considera que “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…)”.

(Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 253, de 7 de marzo de 1997). El juez nacional deberá analizar la dosis de prestigio de la que goza un signo y proceder en consecuencia, tal como se podría dar en el caso de estar en conflicto dos signos notoriamente conocidos, teniendo en cuenta al sector pertinente y la circunscripción a su propio mercado, dentro del cual ha alcanzado su grado de notoriedad.

En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, analizados en aparte anterior.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si la marca TOTALDENT cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. El juez consultante deberá tomar en cuenta que en el caso concreto el signo opositor es denominativo compuesto y por lo tanto deberá aplicar la jurisprudencia transcrita en lo que sea aplicable al caso, es decir, deberá analizar si el elemento compuesto del signo opositor le da suficiente distintividad frente al signo solicitado, lo que, en un principio, puede evitar el riesgo de confusión con el signo solicitado.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El Juez Consultante deberá determinar en qué medida el signo TOTALDENT es similar a la marca registrada COLGATE TOTAL y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión o de asociación al público consumidor.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éste ampara.

QUINTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

SEXTO: Palabras de uso común son aquellas que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico. Al realizar el examen de registrabilidad de signos que contengan palabras de uso común, éstas deberán quedar eliminadas de dicho examen y se tendrá que buscar la distintividad en el resto de elementos que conforman el signo. Por otro lado se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

SÉPTIMO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La notoriedad de un signo debe ser probada por quien la alega. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2006-0406, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA