PROCESO 030-IP-2009 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Actor: MERCK KGaA. Marca: “ARTROIN”. Expediente Interno: Nº 2005-00305.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 04 días del mes de junio del año dos mil nueve. VISTOS: El Oficio Nº 0134, de 29 de enero de 2009, recibido en este Tribunal el 20 de febrero de 2009, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2005-00305. 1.

Antecedentes 1. Las partes Demandante: MERCK KGaA, de Alemania. Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia. Tercero Interesado: GYNOPHARM S.A. 1.2. Hechos relevantes El 12 de febrero de 2004, GYNOPHARM S.A. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de registro del signo “ARTROIN” para distinguir productos comprendidos en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, entre los que se distinguen los productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas y herbicidas.

El 12 de mayo de 2004, MERCK KGaA, de Alemania, presentó oposición con base a su marca “ARTREN”, inscrita con Certificado Nº 131630, para amparar productos comprendidos en la misma Clase 05, entre los que se distinguen los productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y moldes dentales; desinfectantes y productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas, por considerar que entre el signo solicitado y la marca registrada existen claras similitudes que llevan al público consumidor a un riesgo de confusión. Asimismo, BAYER A.G., de Alemania, presentó oposición con base a su marca “ACTRON”, inscrita con Certificado Nº 121936, para amparar productos comprendidos en la misma Clase 05, entre los que se distinguen los productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y moldes dentales; desinfectantes y productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas, por considerar que el signo solicitado “ARTROIN” copia las cinco letras de la totalidad de su marca registrada, lo que produciría una confusión fonética, ortográfica y gráfica, lo que lleva a la conclusión de que existen claras similitudes que llevan al público consumidor a un riesgo de confusión. Mediante Resolución Nº 25971, de 22 de octubre de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo solicitado “ARTROIN”.

Posteriormente, mediante Resolución Nº 001890, de 31 de enero de 2005, la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió sobre el recurso de reposición, confirmando la decisión anterior. Finalmente, mediante Resolución Nº 006489, de 30 de marzo de 2005, la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió sobre el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución Nº 25971, de 22 de octubre de 2004.

Es así que, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó el registro del signo solicitado a través de las resoluciones mencionadas, registro cuyo título se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial correspondiente, declarando, de esta manera, infundadas las oposiciones presentadas por la demandante MERCK KGaA y BAYER A.G. 1. Fundamentos de la Demanda: La demandante MERCK KGaA aduce la violación de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486, motivo por el cual solicita se decrete la nulidad de las Resoluciones Nº 25971, Nº 1890 y Nº 6489 mediante las cuales se concedió el registro del signo solicitado “ARTROIN” (denominativa) dentro de la Clase Nº 05 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio, contesta la demanda en los siguientes términos: • Que con la expedición de las resoluciones objeto de la demanda no se ha incurrido en alguna violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. • Que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente las resoluciones acusadas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 2153, de 1992 y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. • Que de los documentos obrantes en el expediente de solicitud de registro de la marca “ARTROIN” (denominativa) se puede concluir que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en la materia, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

La empresa solicitante GYNOPHARM S.A., en calidad de tercera interesada, contestó la demanda, en los siguientes términos: • Que las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las cuales concedió y confirmó el registro de la marca “ARTROIN” para distinguir productos de la Clase Nº 05 de la Clasificación Internacional de Niza, se expidieron con pleno sometimiento a la normatividad vigente. • Que la expresión ARTR- es de uso generalizado y común en medicamentos farmacéuticos destinados a aliviar molestias músculo-esqueléticas, por lo que dicha partícula no es susceptible de apropiación, no pudiéndose impedir que terceros la utilicen en el mercado. • Que en reiterada jurisprudencia marcaria se ha establecido que, tratándose de marcas farmacéuticas, las expresiones genéricas o comunes no inciden en el examen de registrabilidad, por lo que el análisis debe hacerse respecto de aquellas partículas que les brindan distintividad. • Que el análisis de registro de la marca fue llevado a cabo por la entidad competente y el personal idóneo, los cuales determinaron que no había riesgo de confusión, en tal sentido, mal puede decirse que la Superintendencia de Industria y Comercio desentendió los parámetros establecidos en la materia. • Que el signo solicitado se ubica dentro de las llamadas “marcas débiles”, las cuales se caracterizan porque dentro de ellas se hace una evidente evocación a un género, por lo que la marca “ARTROIN” tiene perfecta cabida dentro del mercado.

CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 04 de mayo de 2009.

Que, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, este Tribunal considera que no resulta pertinente la interpretación del artículo 135 literal b). Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial con base a una aplicación jurisprudencial al caso concreto. 1. La marca y los requisitos para su registro. Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, marca: “DEPORTE INTERNACIONAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1403, de 25 de septiembre de 2006, emitida para la causa interna Nº 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca ARTROIN, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 de la misma Decisión. 2. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo marcario. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 78-IP-2006, marca: “NEUROFLEX” (nominativa), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, emitido en la causa interna Nº 2002-00270.

Por otra parte, tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre las marcas “ARTROIN”, “ARTREN” y “ACTRON”.

Comparación entre marcas denominativas. Respecto a la comparación entre marcas denominativas, se deberá tener presente la interpretación prejudicial 097-IP-2008, marca: “ROKOTTO” (denominativa), publicada en la Gaceta Oficial Nº 1674, de 27 de octubre de 2008, emitido en la causa interna Nº 2006-0371. 3. Marcas farmacéuticas Y OTROS PRODUCTOS DE LA CLASE 05.

Al igual que lo manifestado en la Interpretación Prejudicial Nº 183-IP- 2007, marca: “ACNIL”, actor: sociedad GALDERMA S.A., publicado en la Gaceta Oficial Nº 1542, de 27 de febrero de 2008, para establecer el riesgo de confusión o de asociación, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.

Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso 48-IP-2000, marca: BROMTUSSIN, publicado en la Gaceta Oficial Nº 594, de 21 de agosto de 2000). Asimismo, el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30- IP-2000, marca: AMOXIFARMA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 578, de 27 de junio de 2000). Finalmente, debe tomarse especial consideración en el presente caso, toda vez que los signos confrontados amparan también productos no farmacéuticos de la misma Clase 05. 4. Partículas de uso común. El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000 y 183-IP-2007 ya citados). En el caso de que el signo -destinado a amparar productos farmacéuticos y otros productos comprendidos dentro de la Clase 05- pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

(Proceso 78-IP-2003, marca: HEMAVET, publicado en la Gaceta Oficial Nº 998, de 13 de octubre de 2003). También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 31-IP- 2003, marca: & MIXTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, de 8 de agosto de 2003). 5. Marcas débiles. El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades (…)”.

(Proceso 99-IP-2004, marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación, así como, elaborar la debida comparación entre los signos denominativos enfrentados en el presente proceso, con base a las reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos.

CUARTO: El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la Clase 05 que no sean farmacéuticos para uso humano, tales como productos para uso veterinario, debe ser en extremo riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud con marcas que amparen productos farmacéuticos podría causarse riesgo en la salud humana, animal y vegetal.

QUINTO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

SEXTO: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA