PROCESO 67-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 82 literales a) y d), 83 literal a), 84, 94 literal b) y 118 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Interpretación, de oficio, de los artículos 81, 83 literales c), d) y e), 119, 120, 121 y 122 de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Actor: TABACALERA ANDINA S.A. TANASA. Lema comercial: “TOMALO SUAVE”. Expediente Interno N° 6608-LE. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a uno de julio del año dos mil nueve. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.
VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 3 de abril de 2009, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 4 de junio de 2009. 1.
Antecedentes El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1. Las partes La parte demandante es: TABACALERA ANDINA S.A. TANASA. La parte demandada la constituyen: EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, Y EL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
El tercero interesado es: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD. 2. Acto demandado La sociedad TABACALERA ANDINA S.A. TANASA., solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa No. 0971607 de 21 de julio de 1999, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual resolvió aceptar las observaciones presentadas por BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD., rechazando, en consecuencia, el registro del lema comercial “TOMALO SUAVE”, para proteger productos de la clase internacional No. 34, solicitado por la demandante. 3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los Hechos Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: 1. El 1 de noviembre de 1995, la compañía TABACALERA ANDINA S.A. TANASA solicitó el registro del lema comercial “TOMALO SUAVE” para ser utilizado con la marca de cigarrillos “LIDER” de su propiedad, para proteger productos de la clase internacional No. 34. 2.
El extracto de dicha solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 378 de 4 de noviembre de 1997. 3. El 16 de diciembre de 1997, la compañía BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD. presentó observaciones al registro del lema comercial “TOMALO SUAVE”. 4. Mediante Resolución No. 0971607 de 21 de julio de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió aceptar las observaciones presentadas por BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD., y, en consecuencia, denegó el registro del lema comercial “TOMALO SUAVE” solicitado por TABACALERA ANDINA S.A. TANASA. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda TABACALERA ANDINA S.A. TANASA. solicita la nulidad del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) la solicitud de registro del lema comercial “TOMALO SUAVE” fue presentada por TABACALERA ANDINA S.A. TANASA. el 1 de noviembre de 1995, mientras que el registro de la marca y lema comercial CASINO, TOMALO SUAVE fue solicitado por la sociedad observante con posterioridad, esto es el 10 de noviembre de 1995.
Por lo expuesto, BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD. (…), careció de todo derecho para presentar observaciones, y, en consecuencia, el Director Nacional de Propiedad Industrial no debió tramitar las observaciones planteadas por dicha sociedad y peor aún aceptarlas, violando así expresas normas legales”. - “(…) el lema comercial “TOMALO SUAVE” solicitado por mi mandante, conjuntamente con la marca “LIDER” con que será utilizado, constituye una unidad indisoluble, la cual no puede ser separada ni fraccionada, por lo que, no existe similitud al tratarse de un lema compuesto por una combinación de palabras especial y única, que no guarda relación con la marca y lema comercial de la sociedad observante”. - “(…) mi mandante presentó la solicitud de registro del lema comercial “TOMALO SUAVE” para ser utilizado con una marca acreditada, famosa y notoriamente conocida como es la marca de cigarrillos LIDER.
En efecto, “LIDER TOMALO SUAVE” sí constituye una frase publicitaria original, una locución que permite distinguirla de otras e identificar un producto”. - “Dicha marca y el lema comercial “LIDER TOMALO SUAVE” constituyen además una frase evocativa de los productos para los que se va a utilizar, justamente por tratarse de un “slogan” cuya finalidad principal será la de publicitar dichos productos, con sus características o propiedades.
(…) el lema comercial “TOMALO SUAVE” es una frase que no contraviene disposición legal alguna, por ser original y distintiva, que no es descriptiva respecto de los productos que va a usarse, (…)”. - “(…) la marca de fábrica y lema comercial CASINO, TOMALO SUAVE no son notoriamente conocidos en el ámbito comercial. (…) la extensión de su conocimiento en el público consumidor medio, no es suficiente para que constituyan en signos distintivos notorios de los productos que protegen.
Tampoco ha sido suficiente la intensidad, ámbito de difusión, publicidad y promoción para que se consideren como notoriamente conocidos en el ámbito comercial (…). Tampoco BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD. presentó prueba alguna sobre tal notoriedad”. c) Contestaciones a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), en su contestación a la demanda, expresa: - “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda”. - “Me ratifico en la Resolución 0971607, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”. - “Al momento de dictar sentencia sírvase acoger mis excepciones y rechazar la demanda”.
El Procurador General del Estado, al contestar la demanda, manifiesta que “el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, cuyo representante legal es su Presidente”; y que, “por lo tanto, corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”.
El Director Nacional de Propiedad Industrial, conforme obra del expediente, no contestó a la demanda. d) Tercero interesado La sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD. en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “Negativa general de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda”. - “Niego que la “solicitud” de denominación TOMALO SUAVE de TANASA haya sido “presentada” con anterioridad a la marca CASINO TOMALO SUAVE”. - “Alego que el lema comercial TOMALO SUAVE en el mercado ecuatoriano e internacional, ha venido usándose por mi representada con la marca CASINO, con anterioridad a la presentación de la solicitud de TANASA.
La marca y lema comercial CASINO TOMALO SUAVE son notoriamente conocidas en relación a los productos de la clase 34 y anteriores en uso a sus registros. De ahí, que la empresa TABACALERA ANDINA S.A. pretende aprovecharse de una imagen y esfuerzos productivos, comerciales y publicitarios realizados por mi representada”. - “Alego que entre la marca y lema comercial registrados de mi mandante CASINO, TOMALO SUAVE y el signo solicitado como marca de fábrica TOMALO SUAVE de TANASA existen semejanzas suficientes que pueden causar confusión en el público consumidor”.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 4 de junio de 2009. 2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 82 literales a) y d), 83 literal a), 84, 94 literal b), y 118 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Sin embargo, el Tribunal estima que procede únicamente la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del lema comercial “TOMALO SUAVE” fue presentada el 1 de noviembre de 1995, en vigencia de la Decisión 344 mencionada.
Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar de oficio los artículos 81, 83 literales c), d) y e) 119, 120, 121 y 122 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”;
(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
( ) c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;
(…) “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.
(…) “Artículo 94.- La oficina nacional competente no tramitará las observaciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: (…) b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa”; (…) “Artículo 118.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.
Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. “Artículo 119.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará”. “Artículo 120.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que pueda perjudicar a dichos productos o marcas”.
“Artículo 121.- Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo”. “Artículo 122.- Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de marcas de la presente Decisión”. (…) DECISIÓN 486 (…) DISPOSICIÓN TRANSITORIA “PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
(…) 3. Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - La norma comunitaria en el tiempo; - Conceptos de marca, de lema comercial y elementos constitutivos; - Aplicación de las normas sobre marcas al registro de lemas comerciales; - Impedimentos para el registro marcario usado en lemas comerciales: La identidad y la semejanza.
Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos; - Ámbito de protección del lema comercial: Comparación entre un lema comercial con una marca y lema comercial; - Irregistrabilidad de los signos: Signos evocativos y descriptivos; - La Marca y Lema Comercial Notorios y su prueba: La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido.
Confusión con la marca y nombre comercial notoriamente conocidos; - Legitimación para presentar observaciones.
1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.
Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Con el mismo sentido y finalidad este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.[1] Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.
Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.
Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…)”.
“( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario (…).
(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.[2] De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del mismo.
Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.
En conclusión, la solicitud de registro del lema comercial “TOMALO SUAVE”, fue presentada el 1 de noviembre de 1995, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de los lemas comerciales, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.
3.2. CONCEPTOS DE MARCA, LEMA COMERCIAL Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Concepto de Marca El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que es una marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
Concepto de Lema Comercial La Decisión 344 ha determinado que el lema comercial es un complemento de la marca que acompaña, y lo define como “( ) la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. El lema comercial es un signo distintivo y, al igual que las marcas, que las denominaciones de origen, o que el nombre comercial, busca la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia el concepto de lema comercial expresado por Víctor Bentata: “los lemas (slogans) son tipos de marcas, extensiones prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad.
Son esencialmente utilizadas para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un “clima” o “atmósfera” de valorización ( )”.[3] Es decir, se consagra la posibilidad de registrar los lemas comerciales que refuercen la distintividad de una marca, tomando en cuenta las respectivas legislaciones nacionales.
Al respecto, ha señalado el tratadista Manuel Pachón: “Resulta difícil desentrañar cuál es el alcance de la norma, pareciera indicar que de conformidad con lo dispuesto en la legislación interna se pueden registrar como marcas las palabras o frases, sin perjuicio [de] que conforme a la Decisión 344 -313- los mismos signos puedan registrarse como lemas comerciales y se les apliquen las disposiciones especiales que sobre dicho tema consagra la legislación comunitaria”.
“Adicionalmente, no parece que se trate de un mandato conforme al cual el registro de los lemas comerciales se hará como si se tratara de marcas y en la forma que determine la legislación interna, porque esta manera de entender la norma riñe con lo establecido en el artículo 122 de la Decisión 344 –artículo 111 de la Decisión 313- cuando señala que las disposiciones sobre marcas establecidas en la norma comunitaria son aplicables al registro de los lemas comerciales”.[4] Pueden ser registrados como lemas comerciales, aquéllos signos que cumplan a cabalidad con los requisitos establecidos por la norma comunitaria en sus artículos 81, 118 y 119 de la Decisión 344, además de que no se debe incurrir en ninguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 82, 83 y 120 de la Decisión 344 en lo que sea aplicable al caso.
Elementos constitutivos Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, siendo éstos también aplicados en los lemas comerciales; éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los requisitos mencionados; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse una idea concreta acerca de él, utilizando, entre otros, palabras o figuras. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales y la capacidad que tiene el signo de distinguirse de otros en el mercado. En relación al requisito de la distintividad, es pertinente referir que la normativa comunitaria relacionada al lema comercial establece en el artículo 122 de la Decisión 344 que “Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión”; en consecuencia, también son aplicados para los requisitos que debe reunir un lema comercial las disposiciones relativas al capítulo de marcas.
En efecto, uno de los requisitos que el lema comercial debe cumplir es el de distintividad, esto es, debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita, para lo cual debe gozar, por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función. En consecuencia, el lema comercial debe poseer la aptitud distintiva respecto del carácter complementario, lo cual implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada.
De ello deriva que si el lema comercial carece de aptitud distintiva respecto a los productos o servicios que se pretende distinguir, estaría incurso en la causal referida y, por tanto, no se lo podrá registrar. Sobre este tema, es pertinente referir jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional, relacionado a la distintividad como requisito para el registro de un lema comercial[5]: La distintividad es la capacidad para distinguir productos o servicios en el mercado.
Este requisito debe siempre estar presente en el lema. Víctor Bentata comenta: “El lema, en cuanto marca, y por más débil que ésta sea, debe ser suficientemente distintivo a fin de calificar para su registro. No puede consistir en expresiones genéricas ni descriptivas, ya que ello privaría de la libertad de usarlas a los competidores.
Aunque el margen de tolerancia de su distintividad sea grande, mal pudieran funcionar como marcas, expresiones necesarias. Si así no fuese, tampoco tendría el lema, en cuanto tal, la posibilidad de acción por infracción de terceros” (Bentata V. ob cit, pág 231). Sobre el elemento distintivo, este Tribunal Comunitario en el proceso N° 20- IP-98 marca ”RIO CLARO”, de fecha 7 de agosto de 1998, así como en el N° 44- IP-99 marca “RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON” de 2 de febrero del 2000, ha señalado: “La Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, enseña y lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios” (Resaltado de la presente sentencia).
Otro aspecto que debemos tomar en cuenta, es el de apoyar la distintividad en la presencia de la marca registrada. Sobre este punto comenta Bentata: “Un malentendido generalizado consiste en varios países en vías de desarrollo, en aceptar al registro cualquier proposición de lema, por más pálido e insignificante que sea, atribuyendo el requerimiento de distintividad a la marca registrada que acompaña por el simple hecho de repetir que es el acompañamiento de una marca.
Pero es un error: nada es registrable sin un mínimo de capacidad de diferenciación” (Bentata V. ob. cit, pág. 232). De la misma forma, es pertinente el comentario que al respecto formula este autor cuando expresa: “El lema es una cuasi – marca, sin llegar jamás a ser propiamente marca. Por ello su titularidad no es transferible sino con la marca misma.
Ello es obvio porque en la medida de la publicidad efectuada, el lema acaba, no solo por sugerir, sino que puede llegar incluso a identificar en cierta forma al producto mismo. Su publicidad acoplada a la marca contrariamente a la creencia cómoda de que refuerza puramente la marca, acaba por distinguirla de la marca misma, dándole una cierta autonomía. En la medida en que el lema es efectivo, podemos nosotros mismos hacer experimentos dejando flotar al lema solo sin marca.
De tal manera que el lema se apoya tanto en la marca como la marca se apoya en el lema. Por eso se requiere un mínimo de distintividad y no son registrables simples trivialidades o descripciones del producto o de función” (Bentata V. ob. cit, pág 234). En tal sentido, y al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, la consultante deberá analizar si el lema comercial solicitado a registro cumple con el requisito de distintividad que debe poseer todo signo distintivo para ser registrado, no con la exigencia que le es aplicada a las marcas, pero si determinando que posee un mínimo de distintividad.
De esta manera para que un lema llegue a gozar del amparo que le confiere la propiedad industrial, debe ser capaz de distinguir los bienes respectivos (distintividad intrínseca) e igualmente debe poder distinguir dichos bienes de los demás en el mercado (distintividad extrínseca), teniendo presente el comentario supra formulado. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
3. APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE MARCAS AL REGISTRO DE LEMAS COMERCIALES Tanto el lema comercial como la marca sirven como medios que permiten a los industriales o comerciantes identificar de manera efectiva sus productos y servicios dentro del tráfico mercantil. El Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 344 señala en su artículo 122, como se expresó anteriormente, que para los efectos del registro de los lemas comerciales, se aplicarán, en lo que resulte pertinente, las disposiciones referentes al Capítulo de Marcas, es decir, que le son aplicables sustantivamente las disposiciones comunitarias en materia marcaria.
Para obtener el derecho de uso exclusivo sobre un lema comercial es necesario que se dé efectivo cumplimiento a los requisitos contemplados en el artículo 81 de la Decisión 344 para el registro de marcas, ya mencionados: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.
3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO MARCARIO USADO EN LEMAS COMERCIALES La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83. Asimismo, el literal c) del mencionado artículo expresa que no pueden ser objeto de registro los signos que sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error.
Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[6] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Organismo acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de aquéllos pretenda distinguir.
En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.[7] Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.[8] El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre los signos distintivos. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas, aplicable al presente caso: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.[9]
3.5. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL LEMA COMERCIAL El lema comercial es protegido dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial a través del registro ante la oficina nacional competente, que le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo o ius prohibendi, sobre el conjunto verbal que lo forma. El artículo 118 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone que “Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales”.
Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La disposición prevista en el artículo 118, segundo párrafo, de la Decisión 344, establece que el lema comercial es “la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.” (Sentencia dictada en el expediente Nº 33-IP- 2003, de 13 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio del mismo año, caso “ONE STEP UP mixta”).
La función complementaria del lema encuentra confirmación en las exigencias según las cuales la solicitud de su registro deberá especificar el signo solicitado o registrado como marca y con el cual se usará (artículo 119), y su transferencia deberá llevarse a cabo conjuntamente con el signo al cual se encuentra asociado y de cuya vigencia depende (artículo 121), así como en la prohibición de su registro, caso que aluda a marcas o productos idénticos o similares, o que los pueda perjudicar (artículo 120).
Esta prohibición revela además que, para ser registrable, el lema debe ser distintivo. La función complementaria en referencia se observa por último en su disciplina normativa (Sección VIII), toda vez que la misma forma parte de la correspondiente a las marcas (Capítulo V). La citada disciplina prescribe que los Países Miembros se encuentran facultados para registrar como marca los lemas comerciales (artículo 118) y que, a los efectos de su registro, les serán aplicables las disposiciones pertinentes del Capítulo sobre Marcas.
(artículo 122)”.[10] Sobre este tema es importante, por otro lado, recalcar que el artículo 83, literal c) de la Decisión 344 dispone que la existencia de un lema comercial puede presentarse como una causal de irregistrabilidad marcaria, siempre y cuando se presenten dos circunstancias: • Que el signo que se pretende registrar como marca sea idéntico o se asemeje a un lema comercial registrado. • Y que dadas las circunstancias pudiera inducirse al público consumidor a error.
De conformidad con lo anterior, para que un lema comercial registrado impida el registro de un signo como marca, además de que exista identidad o similitud entre los signos, se hace necesario que de acuerdo con los productos o servicios amparados, se genere riesgo de confusión en el público consumidor. De igual modo, a contrario sensu, en el caso concreto, para que una marca registrada impida el registro de un lema comercial, además de que exista identidad o similitud entre los signos, debe generarse riesgo de confusión en el público consumidor, de acuerdo con los productos o servicios amparados.
Comparación entre un lema comercial con una marca y lema comercial Tomando en cuenta que la sociedad TABACALERA ANDINA S.A. TANASA solicitó el registro del lema comercial “TOMALO SUAVE” y que la compañía BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD. presentó observaciones a dicha solicitud de registro sobre la base de su marca y lema comercial “CASINO, TOMALO SUAVE”, es pertinente referirse a la comparación entre signos denominativos compuestos.
Las reglas propuestas en la comparación de signos marcarios son aplicables al comparar un lema comercial con una marca y lema comercial. En consecuencia, al realizar la comparación entre éstos se tendrá en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina[11], han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que fueron ya mencionados anteriormente.
Los signos denominativos se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
Al ser el lema comercial también un signo denominativo, los criterios adoptados por el Tribunal en relación con la comparación de marcas denominativas son perfectamente aplicables al caso en controversia. Incluyendo en las marcas denominativas, los signos denominativos compuestos que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. [12] Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.
( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.[13] De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el lema comercial “TOMALO SUAVE” y la marca y lema comercial “CASINO, TOMALO SUAVE”, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.
3.6. IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS Signos descriptivos y evocativos Tomando en cuenta que TABACALERA ANDINA S.A. TANASA expresó en su escrito de demanda que “Dicha marca y el lema comercial “LIDER TOMALO SUAVE” constituyen además una frase evocativa de los productos para los que se va a utilizar, justamente por tratarse de un “slogan” cuya finalidad principal será la de publicitar dichos productos, con sus características o propiedades, (…) el lema comercial “TOMALO SUAVE” es una frase que no contraviene disposición legal alguna, por ser original y distintiva, que no es descriptiva respecto de los productos que va a usarse, (…)”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de los signos descriptivos evocativos.
A los lemas comerciales le son aplicables en lo pertinente el capítulo de marcas, en consecuencia, las elaboraciones jurisprudenciales en relación con signos genéricos, descriptivos y evocativos son plenamente aplicables en el análisis de registrabilidad de los lemas comerciales, haciendo, eso sí, una valoración en relación con la naturaleza del lema comercial.
En este sentido, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos que son aquéllos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.
Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen o describan la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios; si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.
Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.
En cuanto a los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.
El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.[14] Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.
Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.
En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.
Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado. En relación con los lemas comerciales que pudieran considerarse como genéricos o descriptivos, el Tribunal ha señalado que “tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga”.[15] Asimismo, la doctrina enseña que el lema comercial “No puede consistir en expresiones genéricas ni descriptivas, ya que ello privaría de la libertad de usarlas a los competidores.
Aunque el margen de tolerancia de su distintividad sea grande, mal pudieran funcionar como marcas, expresiones necesarias. Si así no fuese, tampoco tendría el lema, en cuanto tal, la posibilidad de acción por infracción de terceros” (BENTATA, Víctor; op.cit., p. 231); que “(…) Se trata de recursos publicitarios que están en el dominio público.
Otorgar un derecho exclusivo sobre cualesquiera de estas expresiones a quien primero lo solicite, sería perjudicar a terceros quitándoles lo que hoy les pertenece a todos por igual” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”; Editorial Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, pp. 47, 48); y que la originalidad de la frase publicitaria no debe confundirse “con las distintas palabras que lo forman.
Estas últimas, tomadas aisladamente, no importan un derecho exclusivo por el solo hecho de formar parte del conjunto, aunque en forma individual algunas puedan ser marcas por sí mismas. Es muy común, por otra parte, el incluir en los conjuntos palabras descriptivas, y por ello irregistrables. Esto no hace que el conjunto lo sea, y tampoco impide que otros puedan incluir en sus frases o publicidad estas palabras de uso común, desde luego de una forma que no provoque confusión” (OTAMENDI, Jorge; op.cit., p. 49).
3.7. LA MARCA Y LEMA COMERCIAL NOTORIOS Y SU PRUEBA Tomando en cuenta que TABACALERA ANDINA S.A. TANASA. argumentó que “(…) la marca de fábrica y lema comercial CASINO, TOMALO SUAVE no son notoriamente conocidos en el ámbito comercial. (…) la extensión de su conocimiento en el público consumidor medio, no es suficiente para que constituyan en signos distintivos notorios de los productos que protegen.
Tampoco ha sido suficiente la intensidad, ámbito de difusión, publicidad y promoción para que se consideren como notoriamente conocidos en el ámbito comercial (…). Tampoco BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD. presentó prueba alguna sobre tal notoriedad”. Y que la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD. en su contestación a la demanda, expresó que “La marca y lema comercial CASINO TOMALO SUAVE son notoriamente conocidas en relación a los productos de la clase 34 y anteriores en uso a sus registros.
De ahí, que la empresa TABACALERA ANDINA S.A. pretende aprovecharse de una imagen y esfuerzos productivos, comerciales y publicitarios realizados por mi representada”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema: “La Marca y Lema Comercial Notorios y su prueba”. El Tribunal señala que la marca notoria (aplicado también a lemas comerciales) es aquélla en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
La difusión de la marca (y del lema comercial) en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.
Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”.[16] El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).
De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.[17] Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”.[18] La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega.
Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.
Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER). En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.
La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.
La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido En el caso de la marca notoria (y lema comercial), la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto o servicio de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio.
Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad, como ya se indicó, es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.
La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.[19] A tenor de la disposición citada del artículo 83 literal d), el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios correspondientes.
Confusión con la marca y lema comercial notoriamente conocidos El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, pues, en el evento de existir similitud entre los signos, podría perfectamente producirse riesgo de confusión. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos.
Generalmente la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar: El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado al respecto: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.
En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP-96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997).
En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada.”.[20] En este caso, con relación a la independencia de la clase internacional de los productos y de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad es anterior a la solicitud de registro del signo, así como ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador y si hay riesgo de confusión.
8. LEGITIMACIÓN PARA PRESENTAR OBSERVACIONES Tomando en cuenta que TABACALERA ANDINA S.A. TANASA ha expresado que “(…) la solicitud de registro del lema comercial “TOMALO SUAVE” fue presentada por TABACALERA ANDINA S.A. TANASA. el 1 de noviembre de 1995, mientras que el registro de la marca y lema comercial CASINO, TOMALO SUAVE fue solicitado por la sociedad observante con posterioridad, esto es el 10 de noviembre de 1995.
Por lo expuesto, BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD. (…), careció de todo derecho para presentar observaciones, y, en consecuencia, el Director Nacional de Propiedad Industrial no debió tramitar las observaciones planteadas por dicha sociedad y peor aún aceptarlas, violando así expresas normas legales”. Y que, a su turno, la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD. en su contestación a la demanda, indicó “Niego que la “solicitud” de denominación TOMALO SUAVE de TANASA haya sido “presentada” con anterioridad a la marca CASINO TOMALO SUAVE”, el Tribunal estima adecuado referirse a la “legitimación para presentar observaciones”.
El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, regula un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro de un signo, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado –se entiende- en uno cualquiera de los Países Miembros (artículo 93, primer párrafo).
Éste es el plazo de que dispone el tercero para formular observaciones que, a los fines de su admisión, deberán estar debidamente fundadas, por lo que resulta forzoso que, en el plazo mencionado, la petición de irregistrabilidad del signo sea presentada, simultáneamente o no, con la prueba de su fundamento, lo que hará posible a la oficina nacional competente pronunciarse en debida forma acerca de su admisión y, al peticionario, ejercer apropiadamente su derecho a la defensa.
El artículo 93 de la Decisión, segundo párrafo, determina qué sujetos poseen interés legítimo para presentar observaciones a la solicitud de registro de un signo: quien sea titular de una marca idéntica o semejante a la solicitada, y quien haya pedido primero su registro, para amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
La disposición revela el interés general de prevenir la confusión de los consumidores o usuarios ante signos idénticos o semejantes que amparen, en el territorio de uno cualquiera de los Países Miembros, productos idénticos o semejantes. En el contexto que antecede, es del caso poner de relieve la declaración del Tribunal, entre otras de distinta índole, según la cual no cabe admitir que la observación andina implique “( ) una protección extraterritorial de la marca ya que, aún durante la vigencia de la Decisión 344, para que aquella produzca efectos en los Países Miembros, es necesario proceder a registrarla en cada uno de ellos, sin que exista la posibilidad de que la inscripción en uno solo pueda extenderse a los demás” (Sentencia dictada en el expediente N° 93-AI-2000, del 22 de enero de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 764, del 26 de febrero del mismo año, relativa a la acción de incumplimiento ejercida por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú).
A la luz de las consideraciones expuestas, procede interpretar que el interesado legítimo puede presentar sus observaciones en el País Miembro donde se formuló la solicitud de registro del signo, o desde un País Miembro distinto, en el entendido de que, en uno y otro caso, la pretensión del observador, es decir, del titular de la marca y lema comercial idénticos o semejantes, o de quien haya pedido primero su registro, para amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, es la denegación del registro solicitado.
La oficina nacional competente podrá admitir las observaciones a trámite o rechazarlas si, en este último caso, hubiesen sido presentadas extemporáneamente, o se hubiesen fundamentado en una solicitud de registro de fecha posterior, o en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro donde se estuviese llevando a cabo el trámite de la solicitud, o si el observador no hubiese pagado las tasas de tramitación correspondientes (artículo 94).
Una vez admitidas las observaciones, la oficina nacional competente las notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles siguientes a su notificación, es decir, “(…) ejerza su derecho fundamental a la defensa, derecho cuyo impedimento, privación o restricción viciaría de nulidad el procedimiento descrito” [21] Vencido el plazo, la oficina decidirá sobre las observaciones, a la luz de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad, de carácter obligatorio, y a otorgar o a denegar el registro del signo, a la vista de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.
Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 2.
El lema comercial es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca a la cual acompaña; la función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. Por tal razón, debe gozar en sí mismo de la distintividad requerida para cumplir dicha función. 3.
Entre los requisitos que el lema comercial debe reunir se encuentra la aptitud distintiva; e igualmente su carácter complementario, el cual implica que la distintividad no puede fundamentarse en la sola presencia dentro del lema de la marca registrada. Tampoco podrán registrarse como lemas comerciales, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos, ni las que carezcan de fantasía, como todas aquellas que se limiten a elogiar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita, ni las frases genéricas o descriptivas en relación con los productos o servicios que la marca y el lema distinguen.
El lema comercial, al igual que las marcas, las denominaciones de origen o el nombre comercial, busca la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. 4. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literales a) y c), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso del lema comercial pueda inducir al público a error. 5.
El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. Basta que exista riesgo de confusión para que el signo no sea registrable. 6. Al ser el lema comercial un signo denominativo, los criterios adoptados en relación con la comparación de marcas denominativas compuestas son perfectamente aplicables al caso. 7.
El lema comercial descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género; sin embargo, si una o varias indicaciones otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas.
Los signos evocativos que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo, son registrables. 8. El signo notoriamente conocido es el que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundido entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.
La calidad de “notoriamente conocido” no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro del signo en uno o más países no le otorga la categoría de notorio, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad del signo, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue el mismo. 9.
No se podrá registrar como lema comercial, un signo que sea confundible con una marca y lema comercial notoriamente conocidos, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, conforme consta en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 interpretada. 10. De conformidad con el artículo 93, primer párrafo, de la Decisión 344, cualquier persona provista de interés legítimo podrá presentar observaciones al registro de marca o de un lema comercial solicitado en uno o en cualquiera de los Países Miembros, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud.
Una vez admitidas las observaciones, la Oficina Nacional Competente las notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles siguientes a su notificación. Vencido el plazo, la oficina decidirá sobre las observaciones, a la luz de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad, de carácter obligatorio, y a otorgar o denegar el registro del signo, a la vista de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 6608-LE, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso Nº 114-IP 2003.
Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] BENTATA, Víctor. “Reconstrucción del Derecho Marcario”. Editorial jurídica Venezolana. Pág. 230. Año 1994. [4] PACHON, MANUEL. “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez 1995. Pág. 301. (Resaltados del Tribunal). [5] Proceso No. 74-IP-200, sentencia de 30 de enero de 2002.
Lema Comercial: “NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [10] Proceso 109-IP-2004, sentencia de 22 de septiembre de 2004. Lema comercial: “SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] BREUER MORENO, Pedro.
“TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. [12] Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [13] FERNANDEZ Novoa, Carlos. “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984.
Págs. 199 y ss. [14] Ibídem. [15] Proceso 74-IP-2001. G.O. 765, de 27 de febrero del 2002. Caso: Lema Comercial: “NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [16] FERNANDEZ Novoa, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo, S.A. 1984, p. 32. [17] OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. [18] Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”.
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [19] Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [20] Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [21] Proceso 28-IP-2003. Sentencia del 7 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 947, del 16 de julio del mismo año, caso “VIDRIO ANDINO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.