PROCESO 71-IP-2009 Interpretación prejudicial del artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: BATA BRANDS S a.r.l. Marca: “VERLON-V” (ETIQUETA). Expediente Interno N° 2007-0187. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a uno de julio del año dos mil nueve.
En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintiocho (28) de mayo de 2009. 1.
Antecedentes 1. Las partes La parte demandante es: BATA BRANDS S a.r.l. La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 2. Actos demandados BATA BRANDS S a.r.l. solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - No. 017165 de 29 de junio de 2006, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual ordenó el archivo de la solicitud de TRANSFERENCIA de BATA LIMITED a BATA BRANDS radicada el 19 de Diciembre de 2005 de la marca VERLON-V (ETIQUETA) certificado de registro No. 116548. - No. 028773 de 27 de octubre de 2006, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto y confirmó la resolución anterior. - No. 36533 de 28 de diciembre de 2006, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto y se confirmó la Resolución No. 017165. 3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: 1. El 19 de diciembre de 2005, el apoderado de la sociedad BATA BRANDS S a.r.l. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la transferencia de Bata Limited a Bata Brands, de la marca VERLON-V (ETIQUETA) con certificado de registro No. 116548 para la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.
El 27 de diciembre de 2005, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante oficio No. 13932, solicitó un requerimiento en relación con el trámite de transferencia a efectos de que adjunte documento de transferencia que respalde la inscripción solicitada. 3. El 16 de febrero de 2006, se dio respuesta al requerimiento, y se consignó copia auténtica del documento de traspaso de las marcas de BATA LIMITED a BATA BRANDS. 4.
El 29 de junio de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 017165, mediante la cual ordenó el archivo de la solicitud de TRANSFERENCIA de BATA LIMITED a BATA BRANDS, a la luz de las disposiciones contenidas en los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo que expresan lo siguiente: “Art. 12.- Solicitud e informaciones o documentos adicionales.
Si las informaciones o documentos que proporcione el interesado al iniciar una actuación administrativa no son suficientes para decidir, se le requerirá, por una sola vez, con toda precisión y en la misma forma verbal o escrita en que hay actuado, el aporte de lo que haga falta. Este requerimiento interrumpirá los términos establecidos para que las autoridades decidan.
Desde el momento que el interesado aporte nuevos documentos o informaciones con el propósito de satisfacer el requerimiento, comenzarán a correr otra vez los términos pero, en adelante, las autoridades no podrán pedir más complementos y decidirán con base en aquello de que dispongan”. “Art. 13.- Desistimiento. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud si hecho el requerimiento de completar los requisitos, los documentos o las informaciones de que tratan los dos artículos anteriores, no da respuesta en el término de dos (2) meses.
Acto seguido se archivará el expediente sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente una nueva solicitud”. 5. La sociedad BATA BRANDS S a.r.l. interpuso y sustentó los recursos de reposición y en subsidio de apelación. 6. El 27 de octubre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 028773, por la cual resolvió el recurso de reposición y confirmó la Resolución impugnada. 7.
El 28 de diciembre de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 36533, por la cual resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución No. 017165. b) Fundamentos de la Demanda La sociedad BATA BRANDS S a.r.l. solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - Se ha violado el artículo 161 de la Decisión 486 “por cuanto, con la negativa del registro de la transferencia de la marca VERLON en la clase 25, que hiciera BATA LIMITED a BATA BRANDS, se están solicitando requisitos adicionales que la Norma supranacional (…) no contempla”. - “El contrato de sesión (sic) de marcas de BATA LIMITED a BATA BRANDS, es supremamente claro en el sentido de transferir todas las marcas de las que era titular BATA LIMITED en la República de Colombia”. - “(…) la intención de BATA LIMITED, fue la de enajenar a BATA BRANDS, todos los derechos de propiedad intelectual registrados en Colombia a nombre de BATA LIMITED, y adjuntó un listado de marcas, en los que se especifica NOMBRE, y registro y/o numero (sic) de expediente”. - “Dentro de las marcas transferidas está la expresión VERLON: dicha marca por sí sola es particular, única, y no se presta a ningún tipo de confusión”. - “La Superintendencia de industria (sic) y comercio (sic) le está dando una interpretación a la norma que no tiene, pues se negó a registro la transferencia de la marca VERLON, con el predicado de que la intención de los contratantes, no era enajenar esa marca, porque no estaba relacionado el número del certificado”. - “Pero es que el número del certificado o del expediente, es un agregado que le quisieron dar los contratantes, mas no un elemento esencial para que proceda la inscripción de la referencia, pues su mera nominación, para este caso VERLON, es suficiente elemento determinante y particular para que opere el registro”. - “(…) en el documento de cesión de las marcas de BATA LIMITED a BATA BRANS, ni siquiera aparece la clasificación a la que pertenece la marca, sino que la cesión se hace en bloque de todas y cada una de las marcas que BATA LIMITED tuviera en la república (sic) de Colombia”. - “Si por vía de ejemplo se consulta la página www.sic.gov.co de la superintendencia (sic) de industria (sic) y (comercio), y se verifica la expresión VERLON como marca, con total certeza aparecerá que son y fueron BATA LIMITED y BATA BRANDS, los únicos propietarios de la expresión VERLON en Colombia, luego, sobradas razones existen para concluir la violación del citado artículo por falta de aplicación, pues, se solicitaron requisitos adicionales que la Norma legal no trae”. - “Si de otra parte, conforme a la ley domestica (sic), el contrato es ley para las partes, y Bata Limited le cedió a BATA BRANDS, la totalidad de los derechos sobre marcas, particularmente la expresión VERLON, por qué la Superintendencia quiere hacer entender, que los únicos registros cedidos son los que aparecen en la lista adjunta con número de certificado, cuando se vendió la expresión VERLON????”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) el Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidieron legal y válidamente las Resoluciones acusadas ordenando legal y válidamente el archivo de la solicitud de transferencia de Bata Limited a Bata Brands radicada el 19 de diciembre de 2005 de la marca ‘VERLON-V’ (etiqueta), clase 25 certificado No. 116548, por cuanto el requerimiento formulado por la oficina nacional competente bo (sic) fue cumplido satisfactoriamente por el peticionario”. - “Debe reiterarse en primer término que la División de Propiedad Industrial a través del oficio No. 13932 (…) y con fundamento el (sic) el artícul (sic) o12 (sic) del Código Contencioso Administrativo requirió al interesado para que allegara el documento que acreditara la inscripción de la transferencia solicitada en lo que atañe a la marca ‘VERLON-V’ (etiqueta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 25 de la nomenclatura vigente, certificado No. 116548”. - “Tal como se desprende de los documentos obrantes dentro del expediente No. 92-3662369, al solicitarse la transferencia de la marca ‘VERLON-V’ expediente 92-366369, certificado 11654, el apoderado del solicitante no allegó el documento suscrito por las partes que probara la cesión efectuada.
En virtud de lo anterior, se requirió al solicitante para que probara la cesión efectuada, requerimiento que fue contestado dentro del término previsto, allegando copia del contrato mediante el cual se efectuó el traspaso de varias marcas, identificadas con la denominación del signo y su número de registro, dentro de los cuales aparece incluido VERLON, con registro número 85496 y VERLON con número de expediente 05-014924 (que corresponde al registro 304389). - “(…) para efectuar la transferencia de una marca es requisito aportar el documento mediante el cual las partes realizan dicha transferencia. Efectuando una debida identificación de la marca objeto de la misma, indicando la denominación del signo y su número de certificado, mientras que en el contrato aportado por el solicitante no se identificó la marca, por cuanto los números de certificado y expediente consignados corresponden a las marcas indicadas, y el aludido requisito no fue cumplido en la contestación del requerimiento, no siendo dable que la administración efectúe nuevos requerimientos, siendo procedente en consecuencia, el archivo de la solicitud de transferencia que nos ocupa”.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 28 de mayo de 2009. 2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El Tribunal estima que procede la interpretación del artículo solicitado, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que el 19 de diciembre de 2005, el apoderado de la sociedad BATA BRANDS S a.r.l. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la transferencia de Bata Limited a Bata Brands, de la marca VERLON-V (ETIQUETA), es decir, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En consecuencia, el texto de la norma a ser interpretada es el siguiente: DECISIÓN 486 (…) De las Licencias y Transferencias de las Marcas “Artículo 161.- Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca.
La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión”.
( ) Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - El registro de la transferencia o cesión del registro marcario. Sus requisitos y el procedimiento ante la Oficina Nacional Competente. - La relación entre el ordenamiento jurídico andino y el ordenamiento jurídico interno de los Países Miembros.
La supremacía del Derecho Comunitario Andino y el Principio de Complemento Indispensable.
3.1. EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL REGISTRO MARCARIO. SUS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO ANTE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma.
El artículo 161 del Capítulo IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca.
La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión".
De conformidad con lo anterior, el titular de una marca concedida puede, mediante contrato escrito, transferir el derecho sobre un registro marcario. Dicha transferencia deberá ser inscrita ante la Oficina Nacional Competente, para efectos de su oponibilidad frente a terceros. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia, empero, expresa, que debe constar por escrito y que debe registrarse ante la Oficina Nacional Competente: “Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca.
La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito”. En consecuencia, el contrato de transferencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 161 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no surtirá efectos.
Es importante destacar que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas. Asimismo, a tenor del artículo 163 de la Decisión 486, la oficina nacional también denegará el registro de la transferencia de la marca si el contrato correspondiente no se ajusta al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, así como a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia. En el ámbito comunitario, se trata del régimen previsto en las Decisiones 283, 284, 285, 291, 456 y 457.
El Tribunal, en su jurisprudencia, se ha referido a los elementos del contrato de licencia, jurisprudencia que es pertinente destacar, en tanto que hace mención a la transferencia o cesión de un registro marcario: “La cesión que presupone ‘básicamente la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario’, se contrarresta con la licencia para permitir el uso de la marca, en el que intervienen tres elementos: el licenciante (titular de la marca); el licenciatario (al que se le confiere el derecho al uso) y la marca licenciada que debe estar registrada.
La licencia ‘implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de ésta los restantes derechos relativos al signo en cuestión’ (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, ‘Derecho de Marcas’, Editorial Heliasta S.R.L., tomo segundo pág. 302. Al licenciatario se le conoce también en la doctrina como “usuario autorizado”.
En la licencia, una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o se restringe al licenciatario a ciertos derechos, ejerciendo el licenciante ‘el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos’. (Bertone y Cabanellas ob. citada pág. 305).
(…) En forma general, en los contratos de licencia se especifican cláusulas tales como la duración del contrato, la vigilancia o inspección o control del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el licenciatario, el reconocimiento a la propiedad exclusiva de la marca por parte del licenciante y la facultad o poder para que el licenciatario pueda enfrentar los litigios que se presenten respecto a la marca.” (Interpretación Prejudicial del 8 de mayo de 1998, expedida dentro del proceso 30-IP-97).
En efecto, la transferencia difiere de la licencia en tanto que supone el traspaso de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario. La Oficina Nacional Competente analizará la solicitud de registro de la transferencia y deberá determinar, si la transferencia no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.
Sobre el riesgo de confusión en relación con el contrato de licencia, aplicable a la transferencia de un registro marcario, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “Dada la finalidad del contrato de licencia marcaria, consistente en otorgar el derecho de uso de la marca a un tercero, a la Oficina Nacional Competente le corresponde al momento de inscribir un contrato de esta naturaleza, velar porque este cumpla las exigencias de la ley marcaria, entre ellas naturalmente la de que el uso de la marca no genere confusión en el mercado de bienes y servicios, referida en otra parte de esta sentencia”.
(Interpretación Prejudicial del 21 de abril de 1998, dentro del proceso 29-IP-97). Asimismo, cabe advertir que la transferencia puede ser respecto a todos los productos o servicios, o respecto de algunos en específico. En ese sentido, la cesión o transferencia parcial del registro de una marca, en principio, es factible y procedente, siempre y cuando, los productos o servicios que se vayan a identificar con el mismo registro marcario, a pesar de encontrarse en la misma clase, no tengan relación en cuanto a su naturaleza, características, medios de comercialización y de distribución, y no se genere, en consecuencia, riesgo de confusión en el público consumidor.
Por lo anterior, en el trámite de una transferencia o cesión parcial de un registro marcario, la Oficina Nacional Competente debe evitar que la coexistencia que se puede generar pueda inducir a error al consumidor, previniendo la coexistencia de marcas idénticas que identifiquen productos relacionados pertenecientes a titulares diferentes.
Así las cosas, si los productos y servicios tienen la misma naturaleza, finalidad y mismos medios de comercialización, no se debe aceptar la transferencia o cesión parcial, porque de lo contrario, se permitiría la inducción a error al consumidor respecto de la procedencia empresarial del producto, además de su calidad y características, circunstancia que se debe evitar en defensa del interés general del público consumidor.
Por el contrario, la transferencia o cesión parcial de un registro marcario será factible y procedente, si la coexistencia marcaria que se genera, no lleva o confusión al público consumidor. Para concluir, es posible tanto vender una marca como celebrar un contrato de licencia de uso de la misma dentro de una franquicia, actos estos que, como se expresó, deben ser inscritos ante la Oficina Nacional Competente para que surtan efectos frente a terceros.
Una vez vendida o en cualquier otra forma transferida la titularidad sobre una marca, el nuevo titular adquiere el derecho al uso exclusivo de la misma, en iguales condiciones que quien la transfirió y, en tal virtud, puede celebrar negocios jurídicos en relación con la marca, incluida la licencia de uso, con terceros.
2. DE LA RELACIÓN ENTRE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ANDINO Y EL ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS. LA SUPREMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO Y EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE Tomando en cuenta que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 017165, mediante la cual ordenó el archivo de la solicitud de TRANSFERENCIA de BATA LIMITED a BATA BRANDS, a la luz de las disposiciones contenidas en los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo que expresan lo siguiente: “Art. 12.- Solicitud e informaciones o documentos adicionales.
Si las informaciones o documentos que proporcione el interesado al iniciar una actuación administrativa no son suficientes para decidir, se le requerirá, por una sola vez, con toda precisión y en la misma forma verbal o escrita en que hay actuado, el aporte de lo que haga falta. Este requerimiento interrumpirá los términos establecidos para que las autoridades decidan.
Desde el momento que el interesado aporte nuevos documentos o informaciones con el propósito de satisfacer el requerimiento, comenzarán a correr otra vez los términos pero, en adelante, las autoridades no podrán pedir más complementos y decidirán con base en aquello de que dispongan”. “Art. 13.- Desistimiento. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud si hecho el requerimiento de completar los requisitos, los documentos o las informaciones de que tratan los dos artículos anteriores, no da respuesta en el término de dos (2) meses.
Acto seguido se archivará el expediente sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente una nueva solicitud”. Que la sociedad actora observa que se ha violado el artículo 161 de la Decisión 486 “por cuanto, con la negativa del registro de la transferencia de la marca VERLON en la clase 25, que hiciera BATA LIMITED a BATA BRANDS, se están solicitando requisitos adicionales que la Norma supranacional (…) no contempla”;
“que el número del certificado o del expediente, es un agregado que le quisieron dar los contratantes, mas no un elemento esencial para que proceda la inscripción de la referencia, pues su mera nominación, para este caso VERLON, es suficiente elemento determinante y particular para que opere el registro”. Y que la Superintendencia de Industria y Comercio expresa que “Debe reiterarse en primer término que la División de Propiedad Industrial a través del oficio No. 13932 (…) y con fundamento el (sic) el artícul (sic) o12 (sic) del Código Contencioso Administrativo requirió al interesado para que allegara el documento que acreditara la inscripción de la transferencia solicitada en lo que atañe a la marca ‘VERLON-V’ (etiqueta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 25 de la nomenclatura vigente, certificado No. 116548”, “Tal como se desprende de los documentos obrantes dentro del expediente No. 92-3662369, al solicitarse la transferencia de la marca ‘VERLON-V’ expediente 92-366369, certificado 11654, el apoderado del solicitante no allegó el documento suscrito por las partes que probara la cesión efectuada.
En virtud de lo anterior, se requirió al solicitante para que probara la cesión efectuada, requerimiento que fue contestado dentro del término previsto, allegando copia del contrato mediante el cual se efectuó el traspaso de varias marcas, identificadas con la denominación del signo y su número de registro, dentro de los cuales aparece incluido VERLON, con registro número 85496 y VERLON con número de expediente 05- 014924 (que corresponde al registro 304389);
“(…) para efectuar la transferencia de una marca es requisito aportar el documento mediante el cual las partes realizan dicha transferencia. Efectuando una debida identificación de la marca objeto de la misma, indicando la denominación del signo y su número de certificado, mientras que en el contrato aportado por el solicitante no se identificó la marca, por cuanto los números de certificado y expediente consignados corresponden a las marcas indicadas, y el aludido requisito no fue cumplido en la contestación del requerimiento, no siendo dable que la administración efectúe nuevos requerimientos, siendo procedente en consecuencia, el archivo de la solicitud de transferencia que nos ocupa”; el Tribunal estima adecuado referirse a los siguientes temas: La relación entre el ordenamiento jurídico andino y el ordenamiento jurídico interno de los Países Miembros.
La supremacía del Derecho Comunitario Andino y el Principio de Complemento Indispensable. A los fines de proveer sobre los alegatos en referencia, sobre la base de los criterios jurisprudenciales establecidos, es pertinente referir, en primer lugar, la naturaleza de la relación existente entre el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y el ordenamiento interno de los Países Miembros.
Este Tribunal ha reconocido el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los Países Miembros, señalando que “(…) en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que ( ) la norma interna resulta inaplicable”. En efecto, el principio de aplicación directa y preferente del Derecho Comunitario deriva tanto del derecho positivo como de la creación jurisprudencial que ha venido realizando este Tribunal.
Tales elementos, la ley y la jurisprudencia, son, a su vez, base fundamental para entender el principio de preeminencia de la ley comunitaria sobre la nacional. Los artículos 2 y 3 del Tratado de Creación del Tribunal determinan que “Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina” y que "Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior”.
A su turno, la jurisprudencia de este Tribunal ha expresado que: "Ha de tenerse en cuenta además, que el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Órganos del Acuerdo, lo mismo que por todos los Organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho Ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de Derecho, cual es la constituida en el Pacto Andino".[1] Con base en los principios de aplicación directa y preferente, el Tribunal ha prevenido sobre la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.
De esta manera, la norma de derecho interno que sea contraria a la ley comunitaria, o que de algún modo resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente cuando sea anterior a la norma integracionista y no podrá expedirse y si se expidiere no podrá entrar a regir, cuando sea posterior a aquélla.
El Órgano Jurisdiccional, sobre el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los países miembros, ha dicho que "en caso de conflicto la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que la norma interna resulta inaplicable" (Interpretación dictada en el expediente Nº 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año, e interpretación ratificada dentro del expediente 15-IP-05, del 9 de marzo de 2005).
El Tribunal ha resaltado, además, la claridad del principio de preeminencia cuando la ley comunitaria es precisamente norma posterior que debe primar sobre la anterior, de acuerdo con principios universales de derecho; advirtiendo, sin embargo, que ello no implica la derogatoria de la una sobre la otra, sino que lleva a la inaplicabilidad de la primera en la medida en que resulte incompatible con las previsiones del Derecho Comunitario, como se indicó anteriormente.
Asimismo, tomando en cuenta que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 017165, mediante la cual ordenó el archivo de la solicitud de TRANSFERENCIA de BATA LIMITED a BATA BRANDS, a la luz de las disposiciones contenidas en los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo, se considera oportuno indicar lo que el Tribunal ha manifestado acerca del principio de complemento indispensable: ¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario? Acerca de este cuestionamiento, el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable.
En ese sentido, el Órgano Jurisdiccional ha reiterado que la facultad reglamentaria de la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable, el cual consagra que “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.
(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Según lo anterior, los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.
En efecto, el principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.
El Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ’estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ …advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.
De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”.[2] En consecuencia de lo anterior, si bien en aplicación del principio de la primacía del Derecho Comunitario Andino, la norma comunitaria prevalece sobre la norma de carácter interno, de conformidad con el principio de complemento indispensable, se debe aplicar la norma nacional cuando exista un vacío o cuando la norma comunitaria no regule determinada situación. Finalmente, deviene necesario advertir que el proceso de registro del contrato de licencia no está regulado en la normativa comunitaria y, por lo tanto, podría ser regulado por la norma interna de los Países Miembros, de conformidad con el principio de complemento indispensable.
Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. La transferencia de la marca, se encuentra regulada en el artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El contrato de transferencia de un registro marcario deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional del País Miembro.
Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no surtirá efectos. La Oficina Nacional Competente analizará la solicitud de registro de la transferencia y deberá determinar si la marca cedida no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor. 2. El Tribunal ha prevenido sobre la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.
De esta manera, la norma de derecho interno que sea contraria a la ley comunitaria, o que de algún modo resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente cuando sea anterior a la norma integracionista y no podrá expedirse y si se expidiere no podrá entrar a regir, cuando sea posterior a aquélla.
De conformidad con el principio de complemento indispensable, se debe aplicar la norma nacional cuando exista un vacío o cuando la norma comunitaria no regule determinada situación. 3. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no determina cuáles son los requisitos que deben cumplir los “contratos” de transferencia o cesión de los registros marcarios y su trámite ante la Oficina Nacional Competente, por lo que es de aplicación la legislación nacional que regule ese tema, en todo lo que no se contradiga a la norma comunitaria.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2007-0187, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 1-N-86.
Sentencia del 10 de junio de 1987, publicada en la G.O.A.C. No. 21, del 15 de julio de 1987. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. No. 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA.